Resoluciones de la OAMI, sentencias de los Tribunales españoles de marcas y diseños comunitarios y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE
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Esta subsección ha sido elaborada en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS) por los Profs. Dres. MARÍA DEL MAR MAROÑO GARGALLO, JAVIER FRAMIÑÁN SANTAS y ÁNGEL GARCÍA VIDAL, bajo la dirección del Prof. Dr. MANUEL BOTANA AGRÁ.
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RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO DE 2001 EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICÓN NÚM. B 677.577
Entre la marca prioritaria «Corona Extra» registrada para cervezas (clase 32) y servicios de bares, restaurantes y clubes nocturnos (clase 42) y la marca Corona Australis solicitada para identificar bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas, vinos, vinos espumosos y vinos espirituosos) [clase 33]existe riesgo de confusión.
Comparación de productos y servicios: Para apreciar la similitud entre los productos designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, su carácter competidor o complementario, los canales de distribución (en particular, los puntos de venta), el público relevante y el origen usual de los productos.
Evaluación global del riesgo de confusión: El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados.
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE RECURSO DE 18 DE MARZO DE 2005
La marca «Megarexia» para «productos y bebidas dietéticas para uso médico» (clase 5) y «servicios médicos» es descriptiva.
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El articulo 7, apartado 1, letra e), del RMC persigue un objetivo de interés general que exige que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro queden a la libre disposición de todas las empresas a fin de que los puedan utilizar para describir las mismas características de sus propios productos. Tales signos o indicaciones no pueden ser monopolizados y, por ello, no son registrables como marcas según la citada disposición, excepto por aplicación del artículo 7, apartado 3, del RMC.
No es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos o servicios como los solicitados, sino que, como indica el propio tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 26 DE JULIO DE 2005
Apreciación global de riesgo de confusión: El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 24 DE AGOSTO DE 2005
Concepto de uso efectivo de la marca prioritaria: Una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca.
Prueba del uso efectivo de la marca: La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.
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Concepto de renombre o notoriedad: El renombre debe ser entendido como la exigencia de un umbral de conocimiento. Este requisito implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. Sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior (...). Todos los elementos pertinentes de autos deben ser tomados en consideración, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.
Relevancia de la similitud fonética: El grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, se incita al público pertinente a percibir la marca que los designa de forma visual; no obstante, cuando los productos de que se trata se compran en puntos de venta distintos de los autoservicios, el acto de la compra implica necesariamente la pronunciación de los dos componentes fonéticos del signo cuyo registro se ha solicitado.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO DE 2001 EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN NÚM. B 677.577
HECHOS
La sociedad Philippe Henri Raymond Subra solicitó la marca comunitaria «Corona Australis» en relación con los productos de la clase 33: bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas, vinos, vinos espumosos y vinos espirituosos). La sociedad Cervecería Modelo, S. A. de C. V. se opuso al registro de la marca «Corona Australis» alegando la existencia de riesgo de confusión con su marca comunitaria mixta «CORONA extra» concedida para cervezas (clase 32) y servicios de bares, restaurantes y clubes nocturnos (clase 42). La División de Oposición estima la oposición y deniega la concesión de la marca «Corona Australis».
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Riesgo de confusión
De acuerdo con el artículo 8, apartado 1, del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la solicitud de marca: b)Page 1012 cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
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Comparación de productos y servicios
Según ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «para apreciar la similitud entre los productos designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores Incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario» (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc [1998] DO OAMI12/98, pág. 1419, párrafo 23). Otros factores incluyen los canales de distribución (en particular, los puntos de venta), el público relevante y el origen usual de los productos.
La oposición se dirige contra los siguientes productos de la solicitud: bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas, vinos, vinos espumosos y vinos espirituosos), clase 33.
Las bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas, vinos, vinos espumosos y vinos espirituosos) solicitadas y las cervezas de la marca anterior pertenecen a una gran categoría, la de las bebidas. Estos productos comparten la misma naturaleza (bebidas que contienen alcohol), propósito, productores, puntos de comercialización y clientes. Estos productos se sirven en bares y restaurantes o se compran en supermercados (en las mismas secciones). Además, las cervezas y lasbebidas alcohólicas (con excepción de las...
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