STS, 15 de Marzo de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:1623 |
| Número de Recurso | 4768/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Marzo de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 4768/2002, interpuesto por la Entidad CAFES CASTEL, S.A., representada por el Procurador Don Javier Ungría López, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 448/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de marzo de 2002, recaída en el recurso nº 395/1998, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.989.656 "L´ASTELL"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad CAFÉS CASTEL, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de octubre de 1997, desestimatoria en recurso ordinario interpuesto contra otra de 16 de junio de 1997, que concedió la inscripción de la marca nº 1.989.656 "L´ASTELL", para designar productos de la clase 30ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de junio de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (CAFÉS CASTEL, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 6 de septiembre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al no acomodarse a las normas de los arts. 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional e incongruencia.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, y jurisprudencia aplicable, sentencia de 30 de abril de 1997.
Terminando por suplicar sentencia en la que se declare que ha lugar al recurso, se estimen los motivos de casación en él aducidos, case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, y se declare:
- Que la Administración debió haber dado curso a la limitación que la peticionaria de la marca nº 1.989.656 "L´ASTELL" (con gráfico) efectuó respecto de los productos inicialmente solicitados para su marca y que en los archivos registrales se ha de hacer constar dicha limitación, de manera que han de quedar excluidos de la protección de la marca anteriormente citada aquellos productos de los que hizo renuncia expresa su titular, a saber "café en grano, molido y soluble, cacaos, malta, achicoria y azúcar", en la forma en que dicho titular dejó redactada la descripción de su marca en el expediente.
- Que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para conceder la inscripción de la marca nº 1.989.656 y que, por contra, es procedente su denegación, por ser incompatible en la inscripción registral con la marca oponente nº 1.675.685.
Por providencia de la Sala, de fecha 22 de abril de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 12 de mayo de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 29 de noviembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 8 de marzo de 2005, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la marca "L'ASTELL" con gráfico nº 1.989.656, de la clase 30 para "café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo". Entiende la OEPM que:
"la aplicación al presente caso de los criterios legales antes expuestos pone de manifiesto que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro del art. 12.1 LM, ya que las marcas enfrentadas, de un lado la impugnada "L'ASTELL" con gráfico (1.989.656, cl, 30) y de otro lado las recurrentes "CASTEL" (1.675.685, cl.30) y "CAFE CASTEL" con gráfico (1.277.414, cl. 30), presentan suficientes diferencias de conjunto, tanto fonéticas como gráficas, como para poder convivir en el registro de marcas sin que ello suponga riesgo de error o confusión para el consumidor. De hecho, las marcas recurrentes han convivido durante años con una marca idéntica a la actualmente recurrida, "L'ASTELL" con gráfico (1.234.600, cl. 30), que se halla caducada desde marzo del presente año. También las marcas recurrentes conviven con un signo idéntico al impugnado que pertenece al titular recurrido, y que distingue en cl. 39 servicios de transporte, distribución, depósito de determinados productos alimenticios (marca "L'ASTELL" gráf., 1.989.657), teniendo en cuenta todas estas circunstancias, no se considera necesaria, a efectos de declarar la compatibilidad de los signos enfrentados, la limitación de productos propuesta por el titular recurrido en su escrito de alegaciones de 23-10-97, por lo que se mantiene la concesión de la marca tal y como fue inicialmente solicitada"
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra esta resolución la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dictó sentencia desestimatoria con apoyo en los siguientes fundamentos jurídicos:
[...] Por lo que se refiere al supuesto ahora enjuiciado debe hacerse referencia a la doctrina que establece a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1997, siguiendo las líneas marcadas en la de 25 de abril de 1996 ha considerado que, en casos en que las marcas cuestionadas o alguna de ellas consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda, de cuyo distintivo forma parte como complemento del vocablo designante o como simple sumando de un conjunto complejo, la representación gráfica de un dibujo de animal, cosa, letras mayúsculas o números aislados, etc., la jurisprudencia viene declarando: a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico, pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sobre las concretas cuestiones fonéticas o gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las arcas a tratar para que no quepa reivindicación en exclusiva de las marcas y c) que no es posible invocar en el cotejo elementos heterogéneos como son un vocablo y un gráfico pues ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar su significado o traducción oral. Las marcas denominativas tiene como único soporte la palabra, en contraposición con las gráficas y mixtas, en la que también son los elementos exclusivos el diseño, el color o la imagen debiendo ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética o gráfica".
Aduce el recurrente en su primer motivo de casación incongruencia de la sentencia recurrida al no resolver sobre todas las cuestiones planteadas en la demanda. Esta omisión la plantea desde una doble perspectiva: a) inaplicación de la jurisprudencia que cita la sentencia al caso de autos, y b) no haberse resuelto sobre la renuncia que el solicitante de la marca hizo en la fase de alegaciones del procedimiento administrativo, sobre determinados productos (café, azúcar y similares), y que en la demanda se pone de manifiesto.
El primer aspecto del motivo debe rechazarse, ya que la aplicación de jurisprudencia inadecuada constituiría en su caso una infracción de norma materiales denunciable a través del cauce del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, pero no a través del c) en que se hace referencia a ella.
En relación con el segundo aspecto del motivo deben tenerse presente los siguientes hechos: a) en el escrito formulado por el solicitante de la marca contestado al recurso interpuesto por el oponente, se especifica que "como medida alternativa y para evitar cualquier riesgo de error o asociación, que esta parte no considera existente, se presenta nueva hoja de descripciones, renunciando a los productos que pudieran coincidir con los de la marca oponente en concreto se renuncia a «café en grano, molido o soluble, cacaos, maltas, achicoria y azúcar»", y acompaña un nuevo impreso de solicitud; b) La OEPM al resolver el recurso ordinario hace constar que "no se considera necesaria, a efectos de declarar la compatibilidad de los signos enfrentados, la limitación de productos propuesta por el titular recurrido en su escrito de alegaciones de 23-10-97, por lo que se mantiene la concesión de la marca tal y como fue inicialmente solicitada"; y c) en el suplico de la demanda se hace constar que :
«"formulado el Recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución registral de fecha 20 de marzo de 1997, que concedió la inscripción de la marca nº 1.989.656, y contra la desestimación del recurso contencioso administrativo ordinario por resolución expresa de fecha 28 de octubre de 1997; y, previos los trámites de Ley, se sirva en su día dictar sentencia, por la que, estimando el presente Recurso, se declare que las resoluciones registrales anteriores son totalmente nulas y que en su lugar procede la denegación de la marca nº 1.989.656 "L'ASTELL" (con gráfico), de la clase 30 del Nomenclátor Internacional Oficial. Para el supuesto de que la Sala no acceda a esa petición principal de esta parte, se solicita de la misma declare que la Administración debió haber dado curso a la limitación que la peticionaria de esa marca efectuó respecto de los productos inicialmente solicitados para su marca y que en los archivos registrales se ha de hacer constar dicha limitación, de manera que han de quedar excluidos de la protección de la citada marca nº 1.989.656 "L'ASTELL" (con gráfico) aquello productos de los que hizo renuncia expresa su titular, a saber "café en grano, molido y soluble, cacaos, malta, achicoria y azúcar", en la forma en que dicho titular dejó redactada la Descripción de su marca en el impreso del folio 9.7 del expediente"
Debe estimarse este aspecto del motivo puesto que la sentencia de la Sala de instancia no resuelve esta cuestión, que además tiene trascendencia en el derecho material del recurrente, habida cuenta de que si prosperase su pretensión subsidiaria, el ámbito aplicativo de la marca concedida quedaría limitado a los productos que no se han excluido por la solicitante. Se ha producido, por tanto, infracción del artículo 67 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto impone que la sentencia "decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso".
Admitido este motivo, procede entrar en el examen del fondo del asunto en los términos en que se ha planteado el debate en primera instancia, de conformidad con el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas, establece la prohibición de registro de marcas iguales o semejantes fonética, gráfica o conceptualmente con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares. Esta prohibición impone un primer examen comparativo de las marcas enfrentadas con el fin de determinar si en las misma se da la similitud que produzca como consecuencia un riesgo de confusión o asociación, en el bien entendido de que, como reiteradamente ha dicho esta Sala -sentencias de 3 de julio de 2002, 3 de octubre de 2003 y 6 de octubre de 2004, entre otras-, este riesgo, aún para marcas notorias, no cabría admitirlo desde el momento en que no se apreciara identidad o semejanza, al derivar la norma dicho peligro únicamente de la identidad o semejanza.
Pues bien, concretado el enfrentamiento, como quiere el recurrente a las marcas nº 1.989.656 (solicitada) y a la nº 1.675.685 (oponente) para productos de la clase 30 del Nomenclator Internacional, en el presente caso no se da la semejanza al tener el signo solicitado suficientes diferencias de conjunto tanto denominativas como gráficas del signo oponente. En efecto, tanto la grafía de "L'Astell" -en el que, pese a lo dicho por el recurrente no se aprecia la similitud entre la letra inicial L de una y la C de otra-, como su audición tienen peculiaridades muy marcadas, que permiten encontrar diferencias relevantes con la marca "CASTEL", pues no cabe la menor duda que tanto la visión de la primera sílaba como su sonido son distintos, hasta el extremo de que son apreciables desde una primera impresión, sin posibilidad de confundirlas. Si a ello se une la forma diferente de su escritura, con trazos mucho más gruesos en la marca solicitante, que además tiene una conformación en cursiva de la que carecen las oponentes con una estrella de cuatro puntas a su inicio, se puede concluir que el consumidor medio no va a tener ninguna dificultad para distinguir el origen empresarial de los productos que las marcas enfrentadas amparan.
A este respecto debe añadirse, que las citas jurisprudenciales que se hacen en el escrito de demanda tienen un valor relativo dado el carácter eminentemente casuístico que la materia de marcas presenta en la que es difícil encontrar casos que se adapten a las peculiaridades propia del caso que se examina, salvo en lo que refiere a conceptos generales o criterios de interpretación.
Por otra parte, al acogerse la pretensión subsidiaria del recurrente en orden de restringir el campo aplicativo de la marca solicitada solo a aquél a que se refiere el nuevo impreso presentado con el escrito de alegaciones del recurso, ya que no puede desconocer la OEPM la renuncia al resto de productos que se hacen por el solicitante, por así inducirse del artículo 52.2 de la Ley de Marcas de 1988, es claro que dado el principio de especialidad de la marca, introducido por dicha Ley, la prohibición desaparecería, además de por lo dicho anteriormente, porque desde el momento en que la marca solicitada y la oponente se refieren a diferentes productos, al amparar la oponente los que precisamente han sido renunciados por la solicitada, ya no cabe apreciar la prohibición del artículo 12.1.a).
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4768/2002, interpuesto por la Entidad CAFES CASTEL, S.A., contra la sentencia nº 448/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de marzo de 2002, recaída en el recurso nº 395/1998, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de octubre de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 16 de junio de 1997, anulando el acto impugnado y declarando que la inscripción de la marca nº 1.989.656 debe contraerse exclusivamente a los productos a los que no se renunció por el solicitante; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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