SAP Barcelona 45/2006, 3 de Febrero de 2006
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2006:2572 |
| Número de Recurso | 710/2005 |
| Número de Resolución | 45/2006 |
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 710/05-3ª
JUICIO ORDINARIO Nº 815/2003
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 24 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm. 45/06
Iltmos. Sres.
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IGNACIO SANCHO GARGALLO
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JORDI LLUIS FORGAS FOLCH
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BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a tres de febrero de dos mil seis.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 815/2003 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 24 de los de Barcelona, a instancia de NUTRICARE, S.L., representada por el Procurador Antonio María Anzizu Furest, contra COLOMER BEAUTY AND PROFESIONAL PRODUCTS S.L., representada por la Procuradora Esther Suñe Oller, quien a su vez formuló reconvención. Estos autos penden ante esta sala en virtud de los recursos apelación interpuestos por la demandada COLOMER BEAUTY AND PROFESIONAL PRODUCTS S.L. contra la sentencia dictada en los mismos el día 3 de mayo de 2004 .
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Estimo parcialmente la demanda formulada por Nutricare SL representada por el procurador Sr. Anzizu Furest contra Colomer Beauty and Profesional Products SL comparecida por la procuradora Sra. Suñer Oller y consecuentemente:
Primero, declaro:
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que la sociedad Nutricare SL como titular de la marca comunitaria número 1.192.731 y el nombre comercial número 174.218 tiene derecho exclusivo y excluyente por la utilización de la misma.
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que la demandada Colomer Beauty and Profesional Products SL carece del derecho de utilizar la denominación "nutricare" en sus productos.
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que mediante la comercialización de productos con la denominación "nutricare" se están infringiendo los derechos de Nutricare SL sobre su marca comunitaria y nombre comercial antedichos, causándoles perjuicios de carácter económico a la entidad Nutricare SL.
Segundo, consiguientemente condeno a la demandada principal Colomer Beauty and Profesional Products SL: A) a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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a cesar en todo uso de la denominación Nutricare en los productos que fabrica, importa, distribuye o comercializa.
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a cesar en la fabricación, importación, exportación, distribución, venta y comercialización de productos que incorporen la denominación "nutricare".
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a retirar del mercado y a su costa todos y cada uno de los productos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen la denominación "nutricare" para los productos descritos.
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a indemnizar a Nutricare en concepto de daños y perjuicios comprendiendo tanto el daño emergente como el lucro cesante a la actora principal Nutricare SL en la suma de 10.936,67 euros, desestimando el resto de las pretensiones económicas instadas por Nutricare SL en su escrito de demanda frente a Colomer Beauty and Profesional Products SL por vía de indemnización subsiguiente a la infracción marcaria.
Tercero, dispongo que cada contendiente abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad en el presente procedimiento.
Igualmente desestimo íntegramente y por tanto absuelvo con todos los pronunciamientos favorables a Nutricare SL de la demanda reconvencional en su contra formulada por Colomer Beauty and Profesional Products SL a fin de que se declarara la nulidad parcial de la marca comunitaria número 1.192.731 Nutricare y en concreto su nulidad respecto a los siguientes productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el pelo, en base al apartado c) art. 7.1º del Reglamento de Marca Comunitaria . Impongo las costas causadas por esta demanda reconvencional a la demandada principal y demandante reconvencional.
La representación procesal de Colomer Beauty and Profesional Products SL interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. La celebración de la vista del recurso se señaló para el día 25 de enero de 2006.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
Objeto de la apelación
La sentencia recurrida declara que la sociedad Nutricare SL es titular de la marca comunitaria número
1.192.731 "NutriCare" -para productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional- y del nombre comercial español "Nutricare SL." número 174.218, y que la demandada (Colomer Beauty and Profesional Products SL, en adelante COLOMER) ha infringido sus derechos sobre dichos signos distintivos al utilizar la denominación "nutricare" en algunos de los productos que comercializa en España. Consiguientemente, condena a la demandada a: cesar en el uso, fabricación, importación, exportación, distribución, venta y comercialización de productos que incorporen la denominación "nutricare"; retirar del mercado los productos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen la denominación "nutricare"; e indemnizar a la actora principal Nutricare SL la suma de 10.936,67 euros.
Al mismo tiempo, la sentencia de primera instancia desestima la reconvención formulada por COLOMER, con la que pretendía se declarara la nulidad parcial de la marca comunitaria número 1.192.731 "Nutricare" para determinados productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional (jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el pelo, dentífricos), por tratarse de un término descriptivo.
La sentencia dictada en primera instancia es primeramente apelada por la demandada COLOMER, quien vuelve a interesar que se declare la nulidad parcial de la marca comunitaria 1.192.731 "NutriCare" para determinados productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional (jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el pelo, dentífricos), por estar incursa en una de las prohibiciones absolutas previstas en el art. 7.1.c) del Reglamento de la Marca Comunitaria (en adelante RMC), por tratarse de una indicación descriptiva de las características del producto. Además, y para el caso de que no se apreciara el anterior motivo que daría lugar a la desestimación de las pretensiones ejercitadas en la demanda, COMOLER excepciona frente a esta acción de violación de la marca comunitaria que el uso realizado por ella del termino "nutricare" ha sido de carácter descriptivo, conforme a las practicas leales y corrientes en el sector, y que en todo caso ni supone una infracción de la marca comunitaria "NutriCare" ni del nombre comercial "Nutricare SL". Además, se opone a la indemnización impuesta ya que supone una aplicación automática e injustificada del art. 43.5 LM, y debería haberse acreditado que la supuesta violación de la marca ha ocasionado daños y perjuicios.
Por su parte, la actora aprovecha el anterior recurso de apelación para impugnar los pronunciamientos que la sentencia hace sobre la indemnización de daños y perjuicios y la no imposición de costas, pretendiendo se estime su petición inicial al respecto.
Nulidad de la marca comunitaria
El art. 7.1.c) RMC prohíbe la inscripción de marcas descriptivas, que son aquellas que hacen referencia a alguna cualidad o característica relevante del producto distinguido, lo que legitima para, caso de haberse alcanzado la inscripción, que se inste su nulidad al amparo del art. 51.1
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RMC . De este modo, debemos analizar si la denominación "NutriCare" en que consiste la marca comunitaria 1.192.731 para productos de la clase 3 del Nomenclator internacional es descriptiva de las características de los productos a los que se aplica: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el pelo, dentífricos.
Quien insta su nulidad, alega que se trata de un neologismo fruto de la unión de los términos descriptivos "NUTRI" y "CARE", que da lugar a un término igualmente descriptivo, al no haberse unido de forma inusual. Para COLOMER, desde la perspectiva del consumidor medio de estos productos de cosmética, "NUTRI" sirve para describir las cualidades o efectos nutricionales del producto, y "CARE" para significar cuidado y atención, siendo muy utilizado para unirlo a otros términos que describen en inglés los efectos de otros productos de esta clase (HAIR CARE, productos para el cabello; SUN CARE, protector solar; BATH CARE, productos para el cuidado en el baño; PERSONAL CARE, para el cuidado personal). Además, para el consumidor anglófono la secuencia inicial "Nutri", al aparecer en muchas palabras que derivan del latín "nutrire", resulta natural atribuirle un significado relacionado por nutrir, y el término "Care" es absolutamente descriptivo de la acción de cuidar del producto.
El apelante invoca la STJCE 12 febrero de 2004 (caso "BIOMILD"), según la cual "la mera combinación de elementos descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva -89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, que contiene una regulación similar al art. 7.1.c) RMC y al art. 5.1.c) LM2001 -, aunque dicha combinacioìn forme un neologismo. En efecto, el mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos o servicios.
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