STS, 9 de Diciembre de 2004
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:7950 |
| Número de Recurso | 650/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Diciembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 650/2002, interpuesto por Doña Carla, representada por la Procuradora Doña María Eugenia de Francísco Ferreras, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 975/2001 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de noviembre de 2001, recaída en el recurso nº 775/1998, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.020.459 "PSICOLEX" con gráfico; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad CONSTITUCIÓN Y LEYES, S.A., representada por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad CONSTITUCIÓN Y LEYES, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de diciembre de 1997, desestimatoria en recurso ordinario formulado contra la de 5 de febrero de 1997, que concedía la inscripción de la marca mixta nº 2.020.459 "PSICOLEX" con gráfico, para designar productos de la clase 42ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por Doña Carla, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de diciembre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (Carla) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de enero de 2002 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los artículo 12.1.a) y 13 c) de la Ley 32/1988 de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia estimando el motivo de casación aludido, casando la resolución recurrida y en su lugar dictando otra que declare ajustado a Derecho el registro de la marca nº 2.020.459 "PSICOLEX" con gráfico, ordenando que se mantenga dicho registro, con expresa imposición de las costas de la instancia y del presente recurso a la parte recurrida.
Por providencia de la Sala, de fecha 2 de julio de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 15 de septiembre de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y CONSTITUCIÓN Y LEYES, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 1 y 30 de octubre de 2003 respectivamente, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare la inadmisibilidad del recurso, o subsidiariamente no haber lugar al mismo, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 28 de septiembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 30 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala.
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.020.459 PSICOLEX con gráfico, de la clase 42 para los siguientes servicios: "mediación familiar, servicios psicológicos y servicios jurídicos", pese a la oposición formulada por la entidad CONSTITUCIÓN Y LEYES S.A. con base en su marca nº 1.970.331 de la misma clase para "servicios de alquiler de tiempo de acceso a una base de datos sobre jurisprudencia y legislación, informaciones jurídicas; servicios de alquiler de programas de ordenador y de discos compactos de memoria solo lectura (CD-ROMS) que incorporan repertorios de legislación y jurisprudencia", con gráfico de tres flechas, dos en sentido descendente y una ascendente.
La marca solicitada consiste en el símbolo de la Psicología, la letra P griega cruzada por una L mayúscula, con dos palomas enfrentadas sobre los extremos superiores de la letra griega. Las dos letras están incluidas en un semicírculo en cuya base se encuentra la denominación "Psicolex" en mayúsculas. La marca oponente es gráfico denominativa.
La OEPM llegó a su conclusión de compatibilidad entre ambas marcas, con independencia de la relación o coincidencia aplicativa existente, porque presentan disparidades gráfica. denominativa y conceptual, teniendo en cuenta el carácter descriptivo del sufijo "lex", respecto de los servicios o la información jurídica, y por tanto su imposible apropiación en exclusiva, salvo de un conjunto más amplio, dotado de distintividad.
En el recurso que contra esta resolución se interpuso por la indicada entidad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia estimatoria del recurso con base en los siguientes fundamentos:
"En esta dirección jurisprudencial, la comparación de las denominaciones COLEX Y PSICOLEX permita apreciar la gran similitud inherente al hecho de que toda la denominación de la primera está repetida en la segunda, precedida de la raíz significativa PSI, cuyo sonido es el de la letra vigésima tercera del alfabeto griego, y la cual raíz lo es de todos los vocablos de este origen relativos al alma. Pues bien, esa yuxtaposición denominativa PSI y COLEX evoca significativamente la posibilidad de un servicio más, añadido a los varios que realiza la titular de la marca COLEX, la cual tiene una cierta notoriedad en el ámbito de los servicios a que se refiere, con lo cual genera un riesgo de asociación con la marca anterior. A esta razón impeditiva del registro habría añadido el artículo 124.11 del Estatuto de la Propiedad Industrial la prohibición de las marcas formadas con denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo, y no cabe duda de que la raíz PSI es un vocablo significativo.
A todas estas razones obstativas del registro se añade la de la similitud de los servicios a que una y otra marcas se refieren. Pero incluso sin esto, es decir, aunque los servicios no tuviesen esa semejanza (la codemandada la niega), la razón obstativa subsistiría por otra causa: la notoriedad y el riesgo de asociación de las marcas implica asimismo la posibilidad de un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca precedente por parte de la impugnada, lo cual viene impedido por el artículo 13 c) de la Ley de Marcas.
Finalmente, y a pesar del esfuerzo probatorio de la codemandada la demandante ha probado que usaba su marca con mucha anterioridad al tiempo en que la codemandada hacía uso de la marca impugnada".
Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación con apoyo en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, recurso que hay que considerar admisible, rechazando la inadmisión invocada por la parte recurrida, pues en el escrito de interposición se cumplen los requisitos que para él establece el artículo 92.1 de la Ley Jurisdiccional al expresar los motivos en que se funda con indicación de las normas y jurisprudencia que estima infringidos.
Aduce en primer lugar el recurrente que se ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre, porque la comparación efectuada por la Sala de instancia en el sentido de que al término "COLEX" se le añadió "PSI", no es correcta, pues lo realmente efectuado es añadir al término "lex", inapropiable por ser de carácter común, la expresión "psico" con la finalidad de simbolizar en una sola palabra los dos tipos de servicios que en el ámbito de la mediación familiar, se prestan bajo el auspicio de la marca. Añade que aún en el supuesto de que se encontraran semejanzas fonéticas los productos que se amparan por ellas son diferentes. En segundo término señala que el artículo 13 de la Ley de Marcas ha sido aplicado indebidamente por la sentencia recurrida, puesto que hay que relacionarlo con el artículo anterior, de modo que si no hay riesgo de confusión con la marca anterior no puede suponerse que haya aprovechamiento indebido de la reputación de otro signo registrado precedentemente.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o error al realizar la comparación de los signos enfrentados. En efecto, del examen de ambos resulta que lo relevante es el término "psicolex" en la solicitada y "colex" en la precedente, al ser los que van a llevar al consumidor a identificar el servicio que solicita. El prefijo que se agrega a la primera no es suficientemente distintivo ya que puede identificarse como un nuevo campo de actuación a que se pretende extender la marca "colex", lo que sin duda producirá confusión, que es lo que se trata de evitar con la prohibición contenida en el artículo 12 de la Ley de Marcas. Hay además coincidencia en los campos aplicativos pues "los servicios jurídicos" forman parte integrante de ambas, los que además están íntimamente conexionados con los psicológicos en el ámbito de las relaciones familiares. De esta forma, ante la posibilidad de confusión tanto en las denominaciones como en los servicios, habrá de extremarse el rigor en las comparaciones, máxime cuando la marca precedente tiene notoriedad en el mundo de los servicios jurídicos, lo que abocaría a que el consumidor asociara una marca con la otra produciendo el riesgo a que se refiere el artículo 12 de la Ley.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 650/2002, interpuesto por Doña Carla, contra la sentencia nº 975/2001 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de noviembre de 2001, recaída en el recurso nº 775/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
