STS, 5 de Octubre de 2004
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 05 Octubre 2004 |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Octubre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 4226/2001, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora Doña Rocío Sampere Meneses, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 549/2001 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 1493/1998, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.052.988 "BK BLINKER"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad BANKINTER, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de julio de 1998, desestimatoria en recurso ordinario de la de 20 de enero de 1998, que concedía la inscripción de la marca mixta nº 2.052.988 "BK BLINKER", para designar productos de la clase 6ª del Nomenclator.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de junio de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (BANKINTER, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 20 de julio de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los arts. 12.1 a) y 13 d) de la Ley de Marcas.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la semejanza fonética entre marcas.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la imposibilidad de conceder protección a marcas que se limiten a adicionar un término a otro similar o idéntico previamente registrado.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la Jurisprudencia contenida en la sentencia del TSJ. de Madrid de fecha 19 de enero de 2000.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.
El recurso de casación fue admitido por providencia de esta Sala de fecha 1 de octubre de 2002, ordenándose por otra de fecha 28 de octubre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO) a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 17 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de septiembre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso entablado por la entidad BANKINTER, S.A contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que otorgó la inscripción de la marca nº 2.052.988 "BK BLINKER", para productos de la clase 6 -metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales- al no observar que hubiera incompatibilidad con diversas marcas BANKINTER, una de ellas registrada en la misma clase 6 (nº 591.274) BANKINTER para "productos metálicos".
El Tribunal de instancia funda su fallo en las siguientes consideraciones:
"La función de las marcas es de identificación ya que con ellas se trata de diferenciar unos productos o servicios de otras para evitar que se confundan entre sí. A tal efecto, el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas prohibe registrar los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Del tenor literal del precepto transcrito se infiere que son dos las circunstancias que deben confluir para denegar el registro de una marca en base a tal prohibición: a) identidad o semejanza de los distintivos; b) identidad o similitud de los productos o servicios que designan las marcas. No puede olvidarse, por otra parte, que reiterada doctrina jurisprudencial ha proclamado que la comparación entre los distintivos enfrentados debe efectuarse apreciando la totalidad de sus elementos componentes, debiendo prevalecer la estructura de conjunto, siendo criterio esencial para determinar la compatibilidad que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia o imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación meramente sintética, sin más que una sencilla visión, lectura o audición.
Pues bien, la aplicación de la anterior doctrina conduce al rechazo del presente recurso. En primer lugar, el principio de especialidad exige, para apreciar incompatibilidad, que las marcas confrontadas amparen productos idénticos o similares, requisito que en este supuesto sólo se da con una de las marcas oponentes (nº 591.274, BANKINTER, clase 6, referida a productos metálicos), de manera que hay que proclamar la compatibilidad entre la marca solicitada y las restantes marcas opuestas por la actora, debiendo destacarse, a la vista de los argumentos invocados en la demanda, que la sociedad recurrente no puede impedir el uso por terceros de las consonantes B y K, que son letras del alfabeto no apropiables en exclusiva y cuyo valor distintivo está vinculado a la disposición, forma o color que presenten; hay que descartar, por ello, la vulneración artículo 13.d) de la Ley 32/88, ya que el distintivo cuestionado no reproduce ni imita creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Dicho lo anterior y centrando la tarea comparativa las marcas BANKINTER y BK BLINKER, la Sala aprecia la existencia de diferencias que permiten su convivencia en el mercado. En efecto, el distinto número de sílabas que integran cada marca, la ausencia en la marca pretendida de la vocal A y la consonante T, así como la inclusión de la letra L y la duplicidad de las consonantes B y K, dan lugar a un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva característica, presentando cada marca una distinta visión, sonoridad y recepción auditiva, a lo que debe añadirse el diseño que incluye la marca 2.052.988, que también integra el distintivo y ha de ser considerado al realizar la comparación. Y esas disparidades gráficas y fonéticas evitan el riesgo de confusión en el mercado al ser desigual la impresión de conjunto de cada marca, lo que igualmente excluye la posibilidad de asociación y el indebido aprovechamiento de la reputación del signo previamente registrado, aunque ambos amparen productos similares"
.
El recurrente funda su recurso en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Disconforme con la sentencia de instancia se articula un primer motivo de casación al amparo del artículo 88.1d), de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13 d) - aunque sobre la infracción de este último precepto el motivo no contiene razonamiento alguno-, de la Ley 32/1.998, de 10 de Noviembre, de Marcas, por cuanto entiende, que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas desde el punto de vista fonético, así como identidad aplicativa, en contra de lo afirmado por la sentencia de instancia, ya que el consumidor poco avisado confundirá aquellas marcas, por la coincidencia de las dos primeras letras que las conforman y la indudable similitud del resto y que existe una absoluta identidad aplicativa entra las marcas en confrontación, en cuanto a la marca BANKINTER de Clase 39.
En su segundo motivo, apoya las anteriores afirmaciones en determinadas sentencias de esta Sala.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
Pues bien, en el presente caso no se observa que la comparación efectuada por el Tribunal de instancia sea arbitraria o irracional. Por el contrario, se puede apreciar sin mayores dificultades que los signos enfrentados poseen indudables diferencias que permitirá su convivencia pacífica en el mercado, pues no cabe duda que los gráficos son distintos y, aunque pudiera encontrarse cierta similitud en las letras, la disposición, de las mismas y el conjunto caprichoso que forman, incluso su colorido, las hace fácilmente distinguible de las que integran las marcas opositoras. Si a ello se añade el distinto sonido que cabe apreciar entre los términos "blinker" y "bankinter", puede afirmarse con toda seguridad que el consumidor no va a experimentar confusión en orden al origen del producto. Por lo demás, el principio de especialidad permite, como ya se dijo, la compatibilidad con otras marcas semejantes pero que tengan campos aplicativos distintos, por lo que la conclusión a la que llega la sentencia de comparar sólo las que se refieran a un mismo sector de mercado es adecuada.
En conclusión, la apreciación de la Sala sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no podemos revisar en casación, hace inaplicables los preceptos alegados, lo que conlleva a la desestimación de los dos primeros motivos.
En el tercer motivo se invocan sentencias de esta Sala sobre la comparación parcial de las marcas al objeto de determinar su semejanza. Pues bien, además de reiterar aquí lo ya antes razonado sobre las dificultades que entraña en materia de marcas tener en cuenta precedentes jurisprudenciales que no siempre guardan analogía -no la tienen las invocadas-, cabe añadir, que, aún partiendo de esa comparación parcial, también existe otra jurisprudencia que indica que cuando se trate de letras lo relevante es su caprichosa escritura y disposición -STS 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993-, y no hay duda de que la "BK" de la marca solicitada, muestra relevantes diferencias con las letras de la oponente en la que la B no aparece claramente definida, aparte de su distinto colorido.
Procede en conclusión desestimar este motivo.
Como también ha de serlo el cuarto de los motivos de casación articulado, infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de enero de 2000, pues basta desestimar este motivo con recordar la jurisprudencia a que se refiere el precepto citado que de modo reiterado se establece por el Tribunal Supremo en sus sentencias, al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que es lo que complementa el ordenamiento jurídico según el artículo 1.6 del Código Civil, y no la que pueda resultar de resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia.
Mas, en todo caso, la parte estaría aquí confundiendo el renombre (cierto renombre, como dice en el desarrollo del motivo) con la notoriedad, cuando tienen ámbitos de aplicación diverso. Si BANKINTER pudiera ser notoria, en el ámbito de los seguros o finanzas, desde luego no lo sería para la Clase 6, de que ahora se trata, y los productos y servicios que ella ampara.
Procede por ello desestimar los motivos de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4226/2001, interpuesto por la Entidad BANKINTER, S.A., contra la sentencia nº 549/2001 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 1493/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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