STS, 16 de Julio de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 508/2001, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 30 de noviembre de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo. Sin costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA recurso de casación que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 20 de enero de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de marzo de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito junto a sus copias, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación preparado contra la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en el Recurso 508/2001, con fecha 30 de noviembre de 2005, admitiéndolo a trámite, y dicte Sentencia casando la Sentencia recurrida y declarando anular y dejar sin efecto por su evidente disconformidad con el ordenamiento jurídico las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 27 de febrero de 2001, recaídas en los expedientes 05771/00 y 05772/00, y referidas a las marcas 2.222.028-MAFRESA Y 2.222.029-MAFRESA MADERAS FRUTOS-RELAÑO, todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada.

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Por Providencia de fecha 23 de marzo de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 7 de mayo de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 13 de junio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 13 de mayo de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8 de julio de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de noviembre de 2005, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA contra las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 27 de febrero de 2001, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 20 de marzo de 2000, que acordaron conceder el registro de las marcas número 2.222.028 "MAFRESA" (mixta), para amparar servicios en clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas y número 2.222.029 "MAFRESA MADERAS FRUTOS-RELAÑO, S.A." (mixta), que ampara servicios en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] Pues bien, según criterio jurisprudencial, la apreciación global de las marcas enfrentadas pone de manifiesto la absoluta imposibilidad de error o confusión en el mercado si se produce la convivencia de las mismas, ya que hay elementos de contraste entre los distintivos enfrentados.

A lo cual han de añadirse dos consideraciones: los productos protegidos tienen distinta naturaleza y pertenecen a esferas mercantiles distintas, por lo que la similitud fonética y gráfica ha de verificarse con menor rigor; y, segunda las marcas protegidas en la resolución impugnada responde al nombre y apellido del titular de la marca, con lo que ha de tratarse de forma especial.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia interpretativa de la referida disposición legal, se reprocha a la sentencia recurrida que no haya apreciado el evidente parecido denominativo entre las marcas confrontadas, debido a que coinciden en cinco de las letras y tienen una raíz común, la semejanza fonética, ni la coincidencia de los servicios que protegen, que sería determinante de la declaración de incompatibilidad por existir riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación, y que haya contradicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los criterios que deben prevalecer en el juicio comparativo de las marcas en conflicto.

El segundo motivo de casación, por infracción de los artículos 4.4 y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y de la jurisprudencia interpretativa de los mismos, imputa a la sentencia recurrida que no haya tomado en consideración que la inscripción de las marcas aspirantes impugnadas, que protegen servicios similares en la clase 39, beneficia injustificadamente a su titular con el prestigio y reputación de la marca prioritaria de titularidad de la entidad aseguradora, y que no haya tenido en cuenta que constituye un acto de deslealtad el comportamiento de imitación de los signos distintivos anteriores, que resulta idóneo para crear confusión con la actividad de otros empresarios, dada la notoriedad, fama, prestigio y reconocimiento de la denominación "MAPFRE", registrada como marca comunitaria, como marca nacional, en 35 clases, y como nombre comercial.

Sobre el primer motivo de casación: la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El primer motivo de casación no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», que se revela razonable y coherente con los criterios hermenéuticos de la lógica y con las reglas de la experiencia del buen sentido, al basarse el pronunciamiento de compatibilidad de las marcas enfrentadas en la concreta apreciación de la existencia de diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre los signos en pugna, examinados desde una visión global o de conjunto, y en la valoración de la distinta naturaleza de los servicios designados, que excluye que se cree riesgo de confusión y riesgo de asociación.

En efecto, cabe referir que la Sala de instancia, aunque incurra en una cierta imprecisión jurídica al determinar la capacidad individualizadora de las marcas configuradas con nombres y apellidos, al excluir el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o arbitrariedad, puesto que, tras examinar los elementos distintivos dominantes de las marcas en conflicto, concluye en la declaración de que no existe riesgo de confusión entre las marcas solicitadas número 2.222.028 "MAFRESA" y número 2.222.029 "MAFRESA MADERAS FRUTOS-RELAÑO, S.A.", que amparan servicios de almacén y distribución de maderas y tableros para la construcción en la clase 39, con la marca comunitaria 110.809 "MAPFRE ASISTENCIA", que protege servicios de la clase 39 (servicios de asistencia en viajes, incluidos los de avería de vehículos; transporte de vehículos, personas y transportes en ambulancia; reserva de plazas en medios de transporte, alquiler de vehículos, servicios de recuperación de equipajes, todos ellos cubiertos por seguros...), y con las marcas comunitarias números 104.133 y 385.278, que se configuran con el distintivo "MAPFRE", que designan servicios relacionados en clase 37 (construcción; reparación; servicios de instalación; servicios de reparación cubiertos por seguros, tales como los referentes a electricidad, fontanería, pintura, albañilería y ebanistería...), al no poder aplicarse, en este caso, criterios de apreciación del riesgo de confundibilidad mas rigurosos o estrictos, debido al carácter distintivo de los signos en pugna, los servicios para los que se han solicitado y la percepción de los sectores de que se trata.

En la sentencia de esta Sala de 11 de julio de 2007 (RC 7183/2004 ), en relación con idénticos argumentos aducidos por la entidad mercantil recurrente, dijimos:

Aceptar la tesis de la recurrente supondría tanto como negar, en definitiva, la posibilidad de registrar cualquier vocablo que incluya, en cualquier forma, la partícula "map", pretensión ésta de la entidad aseguradora recurrente que hemos rechazado ya en sentencias precedentes (por ejemplo, en la recientemente dictada el 26 de abril de 2007, desestimatoria de su recurso de casación número 6039/2004, en relación con la marca "Cosmap")

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Por ello, cabe rechazar que la Sala de instancia se separe, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, de los criterios formulados por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), en las que se sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que basa la ratio decidendi de su decisión en la apreciación de la disimilitud existente entre sus elementos denominativos, fonéticos y gráficos y en el análisis de la naturaleza diferenciadora de los servicios reivindicados que excluye todo riesgo de confusión.

En este sentido, estimamos que el fallo de la Sala de instancia, al resolver que los nuevos signos no son susceptibles de confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras anteriores, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria, que goza de reputación en la actividad de mediación de seguros, entre los que se incluyen los seguros de hogar y, en consecuencia, en las actividades de reparación de daños cubiertos por seguros, frente a competidores que pretendan indebidamente aprovecharse del crédito ajeno, al garantizarse que el usuario que contrata servicios de la aseguradora MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA puede distinguir sin dificultad la identidad del origen empresarial de los servicios ofrecidos por las marcas impugnadas.

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, es, asimismo, conforme con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, del prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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La circunstancia de que las marcas aspirantes reivindiquen servicios que coinciden en la clase 39 de los servicios amparados por las marcas prioritarias oponentes, no impide su convivencia pacífica, ya que, como se ha expuesto, el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica, y la evidente diferenciación de los campos aplicativos de los servicios designados, promueve que entre los consumidores o usuarios no se suscite riesgo de confusión ni riesgo de asociación que provoque error en la determinación del origen empresarial.

Observamos que la sentencia de la Sala de instancia, que declara la compatibilidad de las marcas en conflicto, ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio informador del Derecho de Marcas se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que los signos que caracterizan las marcas aspirantes evoquen los servicios reivindicados por la aseguradora MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA y se cree riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos servicios.

La Sala de instancia no contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se expone en la sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95 ), porque las directrices que se formulan en la interpretación del artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no resulta aplicable directamente en este supuesto, al no poder estimar que la semejanza denominativa y fonética aducida, derivada de la incorporación de un término de raíz común "MAFRE", sea determinante, porque este vocablo posea un carácter distintivo particular intrínseco o debido a la notoriedad de que goza entre los consumidores, que cree un riesgo de confusión o riesgo de asociación con las marcas aspirantes, que contienen elementos denominativos y gráficos que les dotan de capacidad individualizadora y las hacen perfectamente distinguibles de las marcas anteriores.

Cabe concluir el examen de este primer motivo de casación, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, con la declaración de que las marcas aspirantes número 2.222.028 "MAFRESA" y número 2.222.029 "MAFRESA MADERAS FRUTOS-RELAÑO, S.A.", que distinguen servicios de la clase 39, son compatibles con la marca comunitaria registrada opuesta número 110.809 "MAPFRE ASISTENCIA" y con las marcas comunitarias "MAPFRE", que designan servicios en la clase 37, al ser suficientemente diferentes las denominaciones y los gráficos contrapuestos para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión, ya que, en ningún caso, se deduce que la coexistencia entre los signos enfrentados genere dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.

Sobre el segundo motivo de casación: la infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Procede rechazar el segundo motivo de casación en que la parte recurrente denuncia que la Sala de instancia infringe el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", porque debe señalarse que, conforme a una consolidada doctrina de esta Sala, la aplicación de este precepto, con carácter general, no puede disociarse del juicio de confundibilidad entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado por la Sala sentenciadora que no se produce riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquella disposición legal deviene inaplicable.

En efecto, no obstante deber destacar que la sentencia recurrida no contiene ningún pronunciamiento explícito sobre la falta de concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro establecida en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, referente al aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas, procede recordar que exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas prioritarias gozan de renombre entre los consumidores y las empresas competidoras, y que es reconocida por el público en general, más allá de los consumidores o usuarios del sector afectado, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, y que goza de un alto prestigio o buena fama.

Por ello, procede rechazar la tesis que propugna la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente de que la Sala de instancia ha ignorado la jurisprudencia sobre la consideración de la notoriedad como elemento que debe tomarse en consideración en el juicio de comparación de las marcas.

Cabe recordar que, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), las marcas notorias son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, a diferencia de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, en que es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

Por ello, procede significar que la Sala de instancia no ha aplicado inadecuadamente la protección reforzada de la marca notoria, que garantiza el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en su conexión con el artículo 3 de la citada Ley, al estimar razonablemente que la convivencia de las marcas enfrentadas no produce riesgo de confusión ni riesgo de asociación en los consumidores, por el reconocimiento de que gozan en el mercado las marcas comunitarias prioritarias, debido a la disparidad denominativa, fonética y gráfica existente y los diferentes campos aplicativos de los servicios reivindicados.

La invocación del artículo 4.4 de la Ley de Marcas -sobre el que no se pronuncia el tribunal de instancia, sin que ello se haya calificado de incongruente por la parte que recurre- no es apropiada en el seno de este proceso. Dicho precepto se limita a regular las consecuencias de la falta de uso de una marca ya registrada (apartados 1 y 2) disponiendo que se considera uso válido el hecho por terceros con consentimiento del titular (apartado 3) y que el uso de la marca para un determinado producto o servicio sirve para acreditar tal uso respecto de otros servicios o productos similares o asociables (apartado 4). En este litigio no se ha suscitado cuestión alguna sobre el uso de las marcas ya registradas ni de las nuevas, por lo que la invocación del precepto citado carece de pertinencia. La referencias que el apartado cuarto contiene al "riesgo de asociación" se hacen a los meros efectos de clarificar la noción de uso de la marca.

Procede, asimismo, descartar que la sentencia recurrida haya infringido los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, porque la posibilidad aducida de anular los signos distintivos registrados por inducir a error con otro notorio o renombrado, a través del ejercicio de la acción declarativa de deslealtad, corresponde a la jurisdicción civil en el marco de un proceso entre partes privadas y no a la jurisdicción contencioso-administrativa cuando juzga la validez de una decisión administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concede el registro de un signo distintivo.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de noviembre de 2005, dictada en el recurso contencioso- administrativo 508/2001.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de noviembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 508/2001.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.