STS, 6 de Julio de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 1117/99, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 30 de octubre de 2000, por la que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de Mc DONALD'S CORPORATION, contra la resolución de 16 de marzo de 1998 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había estimado el recurso interpuesto por D. Fidel contra la resolución de 5 de diciembre de 1997, declarando la misma conforme con el ordenamiento jurídico.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Mc DONALD'S CORPORATION recurso de casación, que la Sección novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 10 de enero de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 26 de febrero de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de marzo de 1998 por la que se concedió el registro de la marca número 2.064.381 en la clase 42 y disponiendo en su lugar la denegación de dicha marca.».

La Sala, por Auto de fecha 11 de octubre de 2002, admitió el recurso de casación en cuanto al primer motivo articulado, y acordó la inadmisión respecto a los motivos segundo y tercero del escrito de interposición.

Por providencia de la Sala de fecha 23 de enero de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 7 de febrero de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de la Sala de fecha 17 de marzo de 2003 se acordó tener por personado y parte a la Procuradora Dª María José Corral Losada en nombre y representación de D. Fidel en concepto de recurrido, y entregar copia del escrito de formalización del recurso, a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 30 de abril de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que tenga por presentado este escrito junto con sus copias, tenga por impugnado en tiempo y forma el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de MCDONALD'S CORPORATION contra la sentencia dictada, con fecha 30 de octubre de 2000, por la Sección Novena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y, estimando los motivos de impugnación, declare, sin celebración de vista, no haber lugar al mismo, confirmando la sentencia recurrida en su integridad, condenado en costas a la parte recurrente, con todo lo demás que en derecho proceda.».

Por providencia de fecha 21 de abril de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat y se señaló este recurso para votación y fallo el día 22 de junio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de octubre de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por MC DONALD'S CORPORATION, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de marzo de 1998, que acordó la concesión de la marca 2.064.381 BOCATERÍA "MC PAPA'S" ANDORRA con gráfico, para amparar productos de la clase 42 del Nomenclator Internacional de marcas, al estimar el recurso formulado contra la resolución precedente de 5 de diciembre de 1997.

La sentencia de la Sala de instancia, en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, basa la declaración de compatibilidad de la marca aspirante 2.064.381 "MC PAPA'S" (con gráfico) acompañada de dos palabras Bocatería y Andorra, que se sitúan encima y debajo de la denominación, que no se reivindican a título privativo, para amparar productos de la clase 42, restaurantes, bares, cafeterías, hamburgueserías y servicios de hostelería en general, con las marcas enfrentadas número 1.506.573 "MC" gráfica, número 1.320.371 "MC STOP" y número 573.243 "MC DONALD'S", todas ellas que amparan servicios de la clase 42, en la motivación que se advierte en el fundamento jurídico cuarto en los siguientes términos:

El tema ha de interpretarse a la luz del art. 12.1 de ella Ley 32/88 de Marcas. Dicho precepto prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. En este mismo sentido se pronunciaba el art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que prohibía el acceso al Registro como marcas de aquellos distintivos que por su semejanza fonética, o gráfica con otros ya registrados puedan producir error o confusión en el mercado. Por su parte, el art. 118 del citado Estatuto, se refería al tradicional principio de especialidad, al definir como función específica de la marca la de distinguir en el mercado los propios productos o servicios de los similares. Por ello, para hacer un examen comparativo de los signos que se enfrentan deben ponerse en relación, de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual, y de otra parte, la eventual coincidencia de su ámbito aplicativo, pues la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

Por tanto, la cuestión debe centrarse en decidir si pueden o no convivir en el mercado ambas marcas. El TS viene entendiendo que la marca es un signo o medio material utilizable para distinguir de ellos similares los productos de la industria. Debe tener capacidad diferenciadora, que a su vez se refleja en la finalidad consistente en evitar cualquier confusión respecto de otros objetos o actividades, debido a los cuales se prohibe el acceso al registro a los distintivos que presenten semejanza con otros ya inscritos. Esta semejanza, como recoge la sentencia de 14 de mayo de 1988, constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función tanto de datos fonológicos y gráficos, como de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, según las reglas de la sana crítica y del buen sentido común, y no técnico, con una indeterminación que no pone en manso de la Administración ninguna potestad discrecional. La Jurisprudencia utiliza una serie de criterios, propugnando una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, sin desarticular su unidad fonética o gráfica. También se toma en consideración la existencia o inexistencia de riesgo de confusión en el mercado, y entre los consumidores, en perjuicio de quien tiene inscrito su signo distintivo, y finalmente, debe tenerse en cuenta el área comercial a que van dirigidos los productos o servicios amparados.

Estas pautas interpretativas deben aplicarse en el presente supuesto para determinar si las marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado. Se trata de proteger a los titulares de las mismas, con sus intereses, y también a los consumidores, que son los destinatarios de los productos en cuestión. En el presente caso, examinando las marcas enfrentadas, se observan suficientes elementos de distinción para evitar confusiones. Así Mc Donald's y Bocatería Mc Papa's Andorra con la simple denominación presentan suficientes diferencias. Limitándonos a la denominación más corriente "Mc Donald's " y "Mc Papa's" se observan suficientes diferencias, puesto que el vocablo Mc en sí mismo no significa nada en lengua española, y se utiliza en otras muchas marcas, sin que su uso condicione nada respecto a las mismas.

A ello debe añadirse que los gráficos son tan absolutamente diferenciados que no puede existir riesgo alguno de confusión, puesto que la simple visión de conjunto hace que las marcas sean distintas, y ello con independencia de que abarquen un ámbito semejante en el mercado, cual es el sector de alimentación, cafeterías, establecimientos de comida... puesto que MC Donald´s es una marca notoriamente conocida. Precisamente alega esta circunstancia en el sentido de que al ser tan notoria debe ser enérgicamente protegida. Sin embargo, siendo ello cierto, también lo es el hecho de que tal notoriedad impide aún más la posibilidad de confusión, puesto que los consumidores distinguen perfectamente la marca Mc Donald´s cuyo logotipo es inconfundible.

Por todo ello, no existe riesgo de confusión, por lo que la marca que se impugna puede coexistir con la previa MC Donald' s.

.

El examen del recurso de casación se circunscribe al enjuiciamiento de la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, al haberse inadmitido, por Auto de la Sección Primera de esta Sala de 11 de octubre de 2002, los motivos de casación segundo y tercero formulados al amparo del artículo 88.1 d) de la ley jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico de marcas.

El motivo de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por vulneración del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se sostiene por la defensa letrada de MC DONALD'S CORPORATION en la alegación de que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia, ya que no ha decidido todas las cuestiones litigiosas objeto de debate, porque sólo enjuicia la compatibilidad de las marcas "MC PAPA'S" y "MC DONALD'S" omitiendo toda referencia a las marcas "MC" y "MC STOP", que también fundamentan la impugnación, así como elude pronunciarse sobre la posible existencia de riesgo de asociación, que constituye una cláusula de prohibición del registro de marcas establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas.

Procede rechazar el motivo de casación que se funda en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que, en concordancia con lo establecido en el artículo 67.1 de la Ley procesal matriz de esta jurisdicción, institucionaliza el principio procedimental de congruencia al expresar que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, y decidiendo todos los puntos litigiosos.

La lectura de la sentencia objeto de recurso de casación desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que se infringe el principio de congruencia, al desprenderse que la Sala de instancia, que realiza el juicio de confundibilidad entre las marcas enfrentadas tomando como referente la apreciación de similitud entre la marca obstaculizadora número 573.243 "MC DONALD'S" y la marca aspirante número 2.064.381 Bocatería "MC PAPA'S" Andorra, que integra el conjunto denonimativo, apreciando la relevancia distintiva denominativa y gráfica en la dimensión denominativa completa y reducida o común, al referir en el fundamento jurídico quinto que el vocablo MC, que constituye la demostración de la marca obstaculizadora número 1.506.573, e integra la denominación de la marca número 1.320.371 "MC STOP", y que, según se refiere por la Entidad recurrente, constituye el común denominador de las marcas de la Compañía recurrente, según se observa en el primer fundamento de derecho de la sentencia, en sí mismo no significa nada, lo que permite apreciar la inexistencia de riesgo de confusión y, consecuentemente, de riesgo de asociación entre la marca aspirante y las tres marcas obstaculizadoras.

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 37/2001, de 12 de febrero, la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (R.C. 7083/1997) "el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales".

Debe concluirse que la Sala de instancia ha juzgado dentro de los límites del objeto del proceso que se encuentra enmarcado por la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de marzo de 1998, concretamente impugnada, y las pretensiones de la parte recurrente que se concretizan en la declaración de nulidad de la marca aspirante número 2.064.381 "MC PAPA'S" (gráfica) según la identifica, articulándose sustancialmente el escrito procesal de demanda vertido en la instancia en la invocación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, que prohibiría la convivencia en el tráfico mercantil de la marca aspirante con las marcas obstaculizadoras de su titularidad, y en la mención de la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo, cuando afirma la directriz de que el juicio de riesgo de confundibilidad debe efectuarse desde el examen comparativo de los elementos más caracterizadores y provistos de especial fuerza distintiva de las marcas enfrentadas, debiendo apreciarse la relevante circunstancia de que las marcas confrontadas distinguen servicios coincidentes, fundamentos a los que la sentencia da adecuada respuesta.

Y debe advertirse que el recurso contencioso-administrativo, a la luz de los artículos 24, 106 y 107 de la Constitución se comprende no sólo como un proceso destinado a enjuiciar a la Administración, a examinar la legalidad del acto administrativo, sino además como un proceso hábil para satisfacer la tutela judicial de los derechos de los intereses legítimos de los ciudadanos frente a la actuación imputable a los poderes públicos administrativos, que ha sido en este supuesto debidamente garantizada.

Procede, consecuentemente, declarar no haber lugar al recurso de casación, formulado contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de octubre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1117/1998.

De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a las partes recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación formulado por la representación procesal de la Entidad MC DONALD'S CORPORATION contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de octubre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1117/1998.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.