STS, 3 de Octubre de 2006
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2006:5784 |
| Número de Recurso | 412/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 3 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 412/1.996, interpuesto por MUSWELLBROOK LIMITED, representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de febrero de 1.995 en el recurso contencioso-administrativo número 299/1.991, sobre concesión de marcas números 1.156.105 y 1.156.106 "NIKE".
Es parte recurrida NIKE INTERNATIONAL, LTD., representada por la Procuradora Dª Isabel Campillo García.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de febrero de 1.995, desestimatoria del recurso promovido por D. Alejandro contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de julio de 1.990, por las que se acuerda la concesión de las marcas números 1.156.105 y 1.156.106 "NIKE", ambas de tipo mixto, para productos de las clases 18 y 25, respectivamente, del nomenclátor, al estimar los recursos de reposición interpuestos por Nike International contra la denegación inicial del registro de dichas marcas por sendas resoluciones de 5 de mayo de 1.989.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por la Sala de instancia, que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Alejandro -a quien posteriormente sucedió procesalmente Dª Ana María, y a ésta Muswellbrook Limited, que adquirieron sucesivamente la titularidad de la marca 88.222- compareció en forma en fecha 26 de diciembre de 1.995, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.3º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1.956, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 43.1 y 80 de la misma Ley jurisdiccional, y
- 2º, basado en el apartado 1.4º del mencionado artículo 95 de la norma procesal, por infracción del artículo 124.1º, en relación con el 150.2º, ambos del Estatuto de la Propiedad Industrial, y de la doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida y que ordene, en su lugar, la definitiva denegación de las marcas números 1.156.105 y 1.156.106.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 7 de marzo de 1.996.
Personada Nike International Ltd., su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se confirme íntegramente la recurrida y con ella las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de concesión de los registros de marcas españolas números 1.156.105 y 1.156.106 "NIKE con gráfico" para los productos que reivindican en las clases 18 y 25 del nomenclátor, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.
Señalado para la deliberación y fallo del recurso de casación el día 24 de abril de 2.002, se dictó sentencia en fecha 6 de mayo de 2.002.
Presentado en fecha 29 de septiembre de 2.005 escrito por la representación procesal de Nike International, Ltd. solicitando la declaración de nulidad de la mencionada sentencia de 6 de mayo de 2.002, se ha tramitado el correspondiente incidente que se ha concluído con Auto de fecha 3 de octubre de 2.006 declarando la nulidad solicitada, por lo que se procede a dictar nueva sentencia.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,
Sobre el objeto del recurso de casación.
En el presente recurso de casación se impugna la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda), dictada el 17 de febrero de 1.995, que desestimó el recurso contencioso-administrativo por el que se pretendía la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de julio de 1.992. Mediante tales actos se estimaron los recursos de reposición de Nike International, Ltd. contra la inicial denegación por el registro de sus marcas 1.156.105, "NIKE", con gráfico, para la clase 18, y 1.156.106, "NIKE", con gráfico, para la clase 25, las cuales quedaron así concedidas.
La Sentencia de instancia tuvo en cuenta para rechazar el recurso contencioso-administrativo que la coincidencia existente entre la marca oponente, 88.222 "NIKE", con gráfico, para la clase 25, que alegaba prioridad, y las concedidas no impedía su convivencia, toda vez que era posible distinguir una y otras. Llegaba a esa conclusión la Sala sentenciadora a partir de las diferencias visuales y auditivas que apreciaba entre ellas, así como a la vista de las diferencias existentes entre los productos (bolsas de deporte, calzado deportivo, y prendas de vestir deportivas, por lo que respecta a las concedidas y calcetines, medias y géneros de punto, por lo que hace a la oponente) y ante la notoriedad del "swoosh" que integra el signo de las marcas registradas:
"Sentado lo anterior y dejando al margen otras consideraciones en torno a las vicisitudes y litigios entablados entre los aquí recurrentes ante otras jurisdicciones o ante esta misma con ocasión de la concesión o denegación de otras marcas, la cuestión planteada en este proceso consiste en dilucidar si las Marcas concedidas nos. 1.156.105 y 1.156.106 "NIKE", con gráfico, en clases 18 y 25, son o no compatibles con la Marca oponente nº 88.222, NIKE, con gráfico, en clase 25.
Pues bien, un examen de las marcas en litigio revela, como acertadamente sostiene la Administración recurrida, que aún cuando exista coincidencia en algunos de los elementos utilizados, se hace posible tanto visual como auditivamente diferenciarlos y ello, entre otras, por las siguientes razones: 1) La muy diferente impresión que produce la contemplación del conjunto de los signos que integran la marca 88.222 -nueva representación fotográfica de la estatua de la Victoria de Samotracia, sobre una denominación en griego "Nike" labrada en el pedestal que sustenta a aquella; a diferencia del distintitvo "NIKE y gráfico del swoosh" integrante de las marcas nos. 1.156.105 y 1.156.106, de conocido origen norteamericano; 2) Suficientes diferencias entre los productos que van a ser identificados entre las marcas enfrentadas (bolsas de deporte, calzado deportivo y prendas de vestir deportivas, de un lado, y medias, calcetines y géneros de punto, de otro); y 3) notoriedad de que goza en España el distintivo mixto "NIKE y gráfico del swoosh" integrante de las marcas 1.156.105 y
1.156.106 que, a juicio de la Sala, constituye un factor decisivo disipador del más mínimo riesgo de confusión respecto del signo que forma la marca nº 88.222, por lo que se desestima el recurso." (fundamento de derecho cuarto)
Planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación se fundamentó en dos motivos. El primero, expresado al amparo del artículo
95.1.3º de la Ley Jurisdiccional denunció la infracción del artículo 80, en relación con el artículo 43.1 de ese texto legal, pues la Sentencia no habría resuelto todos los puntos controvertidos. En particular, no se habría pronunciado sobre la invocación de la cosa juzgada que se hizo en el proceso de instancia respecto de la imposibilidad de convivencia en las clases 18 y 25 de las marcas en conflicto. Y tampoco lo habría hecho a propósito de las pretensiones del demandante que se apoyaban en los artículos 124.11 y 13, 132.1 y 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
El segundo motivo, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional apuntaba la infracción del artículo 124.1, en relación con el artículo 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y de la doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación.
Sobre el pronunciamiento de la jurisdicción civil en relación con las marcas Nike en litigio.
En relación con las marcas "Nike" nº 1.156.105 y 1.156.106 y tal como se expone en el Auto de esta misma Sala acordado en el día de hoy que ha declarado la nulidad de la previa Sentencia de esta Sala de 6 de mayo de 2.002, se ha pronunciado la jurisdicción civil mediante Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona de 10 de diciembre de 1.993, que fue confirmada en apelación por la Sentencia de 14 de febrero de 1.995 de la Audiencia Provincial de Barcelona, frente a la que se interpuso recurso de casación que fue rechazado mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 . En la referida Sentencia de 10 de diciembre de 1.993 se declaró la caducidad por falta de uso de la marca nº 88.222, más adelante perteneciente a la entidad actora en el presente asunto, rechazando en cambio la nulidad que los entonces titular y usufructuario de la citada marca habían demandado de las dos citadas marcas Nike.
En virtud de la anterior decisión de la jurisdicción civil, debemos resolver el presente recurso de casación en el que se impugnan las dos referidas marcas "Nike" 1.156.105 y 1.156.106 teniendo en cuenta que la validez de dichas marcas otorgadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas ha sido confirmada por la jurisdicción civil con carácter firme.
Sobre el primer motivo, relativo a la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia.
Como ya se ha indicado, según la parte actora la Sala de instancia habría incurrido en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre dos cuestiones. Por un lado, sobre la invocación de cosa juzgada en relación con la incompatibilidad de diversas marcas "Nike" de la parte adversa con la marca 88.222 de su propiedad. Y, por otro lado, por no pronunciarse sobre las pretensiones basadas en los artículos 124.11 y 13, 132.1 y 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
El motivo debe ser desestimado, pues resulta claro que la Sentencia de instancia no ha incurrido en el vicio que se le imputa. En lo que respecta a la alegación de cosa juzgada, ha de tenerse en cuenta que la Sala la descarta expresamente en el inicio del fundamento de derecho que se ha transcrito, al señalarse que se dejan al margen las consideraciones relativas a los litigios entablados entre las mismas partes en relación con la concesión o denegación de otras marcas. En efecto, al pronunciarse así, la Sala claramente está rechazando que esos otros litigios tengan influencia o repercusión alguna en el conflicto marcario a resolver. Si a ello se suma que en el fundamento de derecho segundo se recoge la citada alegación al resumir la posición de la parte actora, se puede concluir de manera inequívoca que la Sala ha tenido presente la invocación de cosa juzgada y la ha rechazado de manera expresa al entender que los asuntos en que se funda no tienen que ver con el concreto litigio que se resolvía en este asunto.
En cuanto a la omisión relativa a las pretensiones basadas en los artículos que se han referido del Estatuto de la Propiedad Industrial, todas ellas han de considerarse sin ninguna duda implícitamente desestimadas. En efecto, la Sentencia de instancia se fundamenta en tres razones para desestimar el recurso, la diferente impresión de conjunto entre las marcas solicitadas y la opuesta, las diferencias entre los productos afectados y la notoriedad del signo opuesto. Pues bien, si la Sala entiende de manera taxativa que existe una manifiesta disimilitud entre las marcas solicitadas y la opuesta como prioritaria (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ), es claro que ello supone un rechazo implícito de la alegación del artículo 124, apartados 11 (denominación ya registrada con alguna modificación) y 13 (leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, crédito y de reputación industrial), puesto que ambos supuestos presuponen un parecido y una susceptibilidad de confusión o asociación que la Sala claramente ha descartado. Todo lo cual excluye, evidentemente, que se haya vulnerado el principio de prioridad registral sobre la misma marca (artículo 132, párrafo primero, del Estatuto de la Propiedad Industrial, que contempla el supuesto de registro sucesivo de la misma marca, claramente no aplicable al caso), y el 150, párrafo segundo, del Estatuto de la Propiedad Industrial, que se basa sobre una identidad de los registros enfrentados que la Sala ha rechazado de manera contundente. Basta recordar a este respecto, que la contraposición de marcas objeto de este procedimiento es entre dos marcas mixtas, mientras que la identidad a la que apela la entidad recurrente se basa en la coincidencia de uno de sus elementos, el término ("nike"), lo que explica que la Sala haya considerado suficiente rechazar el recurso con el examen expreso del artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que es el realmente aplicable al supuesto de autos.
Sobre el segundo motivo, relativo a los artículos 124.1º y 150, segundo párrafo, del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Antes de examinar este motivo debe valorarse en primer lugar que, como ya hemos indicado en el fundamento de derecho tercero, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha supuesto el rechazo de la solicitud de nulidad de las marcas "Nike" 1.156.105 y 1.156.106 formulada ante esa jurisdicción por la parte actora en este recurso y, por otra parte, que con dicha Sentencia ha adquirido firmeza la declaración de caducidad de la marca 88.222 perteneciente a Muswellbrook, acordada por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Barcelona el 10 de diciembre de 1.993.
Ahora bien, habida cuenta que en el momento en que se pronunció la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 1.995, objeto de este recurso de casación, dicha declaración de caducidad no tenía todavía el carácter de firmeza de que ahora goza, es preciso resolver este recurso otorgando a dicha marca 88.222 la capacidad obstativa de que disponía en aquel momento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre). Es evidente, por lo demás, que de poder ser tomada en consideración la caducidad de la referida marca este motivo carecería de todo fundamento, ya que la parte actora funda en ella su oposición a las marcas solicitadas.
Entrando ya en el examen del motivo y al margen de lo contradictorio que resulta aducir por un lado incongruencia omisiva en relación con la pretensión basada en un determinado precepto y, por otro, la infracción del mismo, la queja es claramente descartable.
Toda la argumentación de la parte actora se basa en que la coincidencia del vocablo "nike" en las marcas en litigio supone que existe identidad entre ellas, lo que conduciría a la imposibilidad de autorizar las marcas solicitadas (artículos 124.1º y 150, segundo párrafo, del Estatuto de la Propiedad Industrial ).
Sin embargo, el razonamiento carece de todo fundamento. La coincidencia parcial de un término no excluye la pertinencia de una valoración de conjunto de los signos enfrentados, sino al contrario: es precisamente un examen global el que deberá determinar si una coincidencia parcial entre dos marcas es o no significativa a los efectos de inducir a confusión o asociación. A ello no obsta el criterio de la prevalencia del elemento denominativo, que sólo es un criterio hermenéutico a ponderar entre otros y, desde luego, de menor peso que el ya mencionado de la valoración global de los signos. Así pues, la coincidencia parcial denominativa -y fonética- de este término no obsta al juicio efectuado por la Sala de no confundibilidad entre las marcas enfrentadas.
En cuanto a los argumentos relativos a la relación aplicativa y a la improcedencia de tomar en consideración la notoriedad de una marca posterior ambos han de ser también rechazados. El primero, porque la Sala ha apreciado, en valoración de tipo fáctico que no podemos revisar en casación (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998-y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -), que existen suficientes diferencias como para evitar la posibilidad de confusión o asociación entre los productos de ambas marcas (fundamento de derecho transcrito supra). Y el último, porque nada obsta a tomar en consideración la notoriedad distintiva de un signo posterior sobre la base de que la nueva marca solicitada que incorpora dicho signo no ofrezca riesgos de confusión o asociación, como ha valorado la Sala de instancia que sucede en el presente supuesto.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo expuesto en los fundamentos precedentes, al no prosperar los motivos en que se funda, el recurso de casación debe ser desestimado. Sin costas.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Muswellbrook Limited contra la sentencia de 17 de febrero de 1.995 dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo Seccion Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo 299/1.991 . Sin costas. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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