STS, 20 de Julio de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 125/99, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de noviembre de 2000, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: QUE DESESTIMANDO el recurso interpuesto por el Procurador Sr. Abajo Abril, actuando en nombre y representación de GESINAR, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de noviembre de 1998 por la que se estimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de julio de 1998, y en consecuencia, se denegó el registro de la marca número 2.076.664 "GESINAR", para la clase 36, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de METROVACESA recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 7 de febrero de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 20 de marzo de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito, con su copia, sea admitido, y en su virtud tenga por interpuesto y formalizado recurso de casación contra la sentencia de 29 de noviembre de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Recurso 125/99 y previos los trámites preceptivos se dicte sentencia, en la que estimándolo, case la meritada sentencia, revocándose la misma y dictándose otra nueva que anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de noviembre de 1998, conceda la marca número 2.076.664 "GESINAR", en clase 36 del Nomenclator Internacional, con imposición de costas a la Administración demandada y demás partes que eventualmente se personaran en este recurso y se opusieran a este recurso, con todo lo demás que en Derecho proceda.».

La Sala, por providencia de fecha 23 de octubre de 2002, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 18 de diciembre de 2002 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAR, S.L.), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el día 2 de enero de 2003, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

2. - La Procuradora Dª Cristina Álvarez Pérez, en representación de GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAR, S.L., presentó con fecha 30 de enero de 2003 escrito en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, habiendo por presentado este escrito, con su copia, sea admitido, y en su virtud, tenga por formalizado escrito de oposición al recurso de casación planteado de contrario y, previos los trámites preceptivos, dicte en su día resolución por la que, sin entrar en el fondo del asunto y estiman la falta de legitimación activa declare inadmitido o desierto el presente recurso, o, en su caso, dice sentencia por la que declare no ha lugar al recurso de casación interpuesto, desestimando el motivo de casación alegado, confirmando la sentencia recurrida y condenando a la Entidad Mercantil GESINAR, S.L. al pago de las costas causadas en el presente recurso de casación.».

Por la representación procesal de la recurrida GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAR, S.L., se presentó escrito con fecha 25 de noviembre de 2003, solicitando el desistimiento. La Sala por providencia de 1 de diciembre de 2003, tuvo por apartada a la misma del recurso.

Por providencia de fecha 6 de mayo de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 6 de julio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad Mercantil GESINAR, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de noviembre de 1998, que acordó denegar el registro de la marca número 2.076.664 "GESINAR", para amparar productos de la clase 36 del Nomenclator Internacional de Marcas, al estimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución precedente de 20 de marzo de 1998.

La sentencia objeto del recurso de casación fundamenta la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.076.664 "GESINAR" con la marca obstaculizadora número 1.975.912 "GESINMAR" con gráfico, en la aplicación razonada de los criterios jurisprudenciales fijados por esta Sala interpretando el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al apreciar en una valoración global de las similitudes fonéticas y gráficas que éstas no gozan de la relevancia distintiva para no evitar riesgo de error o de confusión entre los consumidores y riesgo de asociación, según se advierte en los fundamentos jurídicos primero y segundo en los siguientes términos:

Conviene dejar sentado que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones correspondientes es la semejanza fonética y/o gráfica, a la que el art. 12 del la Ley 32/88 añade la conceptual. Para ello hay que tener presente que dicha semejanza debe manifestarse como resultado de una visión de conjunto y no por partes o por la audición completa de las denominaciones enfrentadas sin que pueda ser descompuesta en fonemas o grafemas. Dicha semejanza ha sido configurada como un concepto jurídico indeterminado, cuya realidad subyacente ha sido apreciada en función del buen comportamiento colectivo medio con arreglo al buen sentido de los consumidores, aplicado sobre el análisis de la totalidad de los términos, de las denominaciones enfrentadas, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que las conforman, sino mas bien, a través de la visión o audición del conjunto, sin buscar profundos y prolijos significados etimológicos de las palabras, descomponiendo o aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos, labor esta que es mas propia de minorías que del publico en general destinatario de la protección dispensada por el Registro. Esta semejanza ha de ser puesta en relación con los productos que tratan de proteger, pues si como regla general su pertenencia a un área comercial común refuerza ese riesgo de error o confusión, cuando el destinatario del producto es un público especializado las simples diferencias adquieren mayor relevancia.

Todo ello debe computarse en el análisis comparativo, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva e innovación industrial, dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan a o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (STS de 31 de marzo de 1986 entre otras). Criterios estos que se recogen en los artículos 11 y 12 de la vigente Ley de Marcas, y en el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 tendentes a evitar la posible inducción al error o confusión.

El Tribunal Supremo también ha señalado en su sentencia de 11 de febrero de 1994 que "al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y un mayor recuerdo en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, mas propio de estudiosos en la materia, sino el que mas bien hace una persona con un nivel cultural general y normal".

Pues bien, a tenor de la doctrina expuesta resulta que entre la marca solicitante "GESINAR" y la marca oponente "GESINMAR" con gráfico no existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas en la comparación del conjunto para evitar el riesgo de error o confusión entre los consumidores y usuarios y el riesgo de asociación entre empresas. La evidente similitud en la percepción fonética del conjunto de ambas marcas avalan tal conclusión impidiendo su convivencia registral, debiendo tenerse en cuenta que la identidad de los ámbitos comerciales en que operan.

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Procede rechazar la pretensión de inadmisibildiad del recurso de casación, que se sustenta por la defensa letrada de la Entidad Mercantil GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAR, S.L., titular de la marca número 1.975.912 "GESINMAR", en la falta de legitimación activa de la Entidad recurrente GESINAR, S.L., por haber procedido a la transferencia de la marca número 2.076.664 "GESINAR" a la Empresa METROVACESA, S.A., realizada el 8 de abril de 2002, con posterioridad a la presentación del escrito de interposición del recurso de casación, al carecer de fundamento.

La eventual existencia de un supuesto sobrevenido de sustitución procesal, por haber sido objeto de transferencia la titularidad de la marca "GESINAR", para amparar productos de la clase 36, que delimita el objeto del recurso contencioso-administrativo y del recurso de casación, no puede privar a la parte actora que ha promovido la acción jurisdiccional en la instancia y la acción casacional ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para obtener una sentencia de este órgano que resuelva la pretensión de revocación de la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2000.

El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución comporta, según reitera el Tribunal Constitucional en la sentencia 30/2004, de 4 de marzo, como contenido esencial primario el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, imponiendo al juez, para garantizar la concretización expansiva de este derecho fundamental, una interpretación razonable y no arbitraria de los presupuestos y cláusulas procesales que no suponga una aplicación rigorista, excesivamente formal, o desproporcionada en relación con los fines que preserva el proceso, de modo que la declaración de inadmisión sólo puede fundarse en la concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley que a su vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental, adoptada en la observancia de estos fundamentos hermenéuticos constitucionales.

El recurso de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se funda en la alegación de que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, y la jurisprudencia aplicable al caso, por no apreciar la compatibilidad de las marcas enfrentadas número 2.076.664 "GESINAR" y la número 1.975.912 "GESINMAR" con gráfico, a modo de corona en la parte superior a las letras A y R del vocablo MAR, cuyo denominativo forma parte de su marca social y que se extiende a ámbitos aplicativos diferentes que las hace perfectamente distinguibles en los elementos fonéticos y gráficos, desde una visión y valoración de conjunto, cuando además GESINAR, S.L. tiene ya registrados el nombre comercial número 212.105 "GESINAR, S.S.", y la marca 2.076.663 "GESINAR", para amparar productos de la clase 35 que conviven pacíficamente con la marca oponente, sin provocar situación de riesgo, de error ni de asociación, contradiciendo las sentencias de esta Sala por establecer la directiva sublegal de que quien ha obtenido la inscripción de una marca idéntica o semejante a otra prioritaria no puede alegar un derecho de preferencia frente al titular que solicita otra marca con la misma denominación o grafismos semejantes, que se significa como la mera extensión a otros productos o modalidades de servicios de la continuidad registral de la primitiva.

Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación articulado por infracción del ordenamiento jurídico porque la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2000 realiza una interpretación razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación de la marca anterior.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos

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Cabe compartir el criterio jurídico expresado por la sentencia impugnada que no aprecia, del análisis comparativo entre la marca aspirante número 2.076.664 "GESINAR", que ampara productos de la clase 36, servicios de administración, corretaje, arrendamiento, evaluación, tasación y promoción de todo tipo de bienes inmuebles, emisión de bonos de valores, dépositos de valores, y la marca obstaculizadora número 1.975.912 "GESINMAR" (gráfico), que ampara productos de la clase 36, la relevancia distintiva entre las marcas enfrentadas porque no existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas desde una comparación global de conjunto, que permitan distinguirlas al derigirse a amparar idénticos servicios en el sector de la gestión inmobiliaria, y no compensarse el grado de similitud denominativa y fonética con la separación entre las áreas comerciales en que se engarzan los servicios de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes, usuarios de los servicios de gestión económica, administrativa, financiera ofertados, pueda suscitarse riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial y la calidad y la eficiencia de los servicios prestados.

El registro del nombre comercial número 212.105 "GESINAR, S.L." y de la marca número 2.076.663 "GESINAR", para amparar productos de la clase 35, de titularidad originaria de la empresa GESINAR, S.L. no desvirtúa esta conclusión jurídica, al no poder dar relevancia a los precedentes administrativos para constituir parámetros de referencia en el enjuiciamiento de la legalidad de las marcas enfrentadas en el recurso contencioso-administrativo proseguido en la instancia, ni permite eludir el riesgo de confundibilidad entre las marcas número 2.076.664 "GESINAR" y las marca obstaculizadora número 1.975.912 "GESINMAR" que amparan servicios de la misma clase 36, lo que provoca riesgo de confusión entre los consumidores, según refiere la sentencia de la Sala de instancia.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil GESINAR, S.L. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 125/1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil GESINAR, S.L. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 125/1999.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.