STS, 28 de Junio de 2007
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2007:4397 |
| Número de Recurso | 8328/2004 |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil siete.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8328/2004 interpuesto por "EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA", representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia dictada con fecha 16 de abril de 2004 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1342/2001, sobre inscripción de la marca número 2.279.323, "Ciaobella"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Eroski Sociedad Cooperativa" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1342/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2000, confirmado por el de 5 de octubre de 2001, que denegó la inscripción de la marca número 2.279.323, "Ciaobella".
En su escrito de demanda, de 14 de julio de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el recurso, declarando no ser conformes a derecho las resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto y, en su lugar, declarando procedente el registro de la marca núm. 2.279.323 'Ciaobella' por ajustarse a la legalidad vigente, con imposición de costas a quien se opusiere". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba, a la que renunció por escrito de 23 de julio siguiente.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 2 de octubre de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de abril de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos en su integridad el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Eroski Sociedad Cooperativa contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre del año 2001, reseñada en el Fundamento de Derecho Primero de esta sentencia, por ser conforme a Derecho, todo ello sin costas".
Con fecha "Eroski Sociedad Cooperativa" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8328/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción de las normas reguladoras de la caducidad (arts. 51, 53 y 55 de la Ley de Marcas )".
"infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas ".
"infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable en relación con el art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y con el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 2 de marzo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 20 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de abril de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Eroski Sociedad Cooperativa" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número 2.279.323, "Ciaobella", para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, en concreto "helados comestibles".
A la inscripción de la marca número 2.279.323, "Ciaobella", solicitada por "Eroski Sociedad Cooperativa", se había opuesto de oficio la marca número 1.303.565, "Caobella", que ampara productos de la misma clase.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados 'Ciaobella' para helados comestibles y 'Caobella' para diversos productos de clase 30 entre los que se encuentran los helados, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. En efecto, los productos coincidentes y los signos adoptados se tratan de dos palabras prácticamente idénticas, con idéntica secuencia vocálica y consonántica a excepción de una sola letra, que no logra desvirtuar el evidente parecido y mutua evocación existente entre ellas".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo corresponden a las dos cuestiones suscitadas en el proceso y fueron las siguientes:
-
En cuanto a la caducidad de la marca opuesta de oficio:
La parte recurrente articula un primer motivo de impugnación, consistente en la caducidad de la marca 'Caobella', de la que es titular la mercantil 'Productos Alimenticios La Bella Easo, S.A.', aportando al efecto certificación de la OEPM en la que consta que fue declarada la caducidad de la marca en cuestión con fecha 16 de junio de 2003.
En la certificación mencionada consta efectivamente la caducidad de la marca opuesta de oficio en las fechas que menciona la recurrente, pero no figuran las causas de dicha caducidad, y es claro que en determinados casos cabe, conforme a la Ley 32/1998, la rehabilitación de una marca caducada, como se desprende con claridad meridiana del artículo 53.3 de la Ley mencionada, y como tampoco hay certeza de si esa declaración de caducidad es o no firme, atendiendo a la fecha en la que se produce, se está en el caso de desestimar el motivo, siguiendo en este punto el correcto razonamiento del Abogado del Estado en su contestación a la demanda.
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En cuanto a la comparación de las dos marcas enfrentadas:
"[...] En el caso debatido la Sala, apreciando libre, conjunta y racionalmente la prueba practicada que obra en la causa, entiende que entre la marca denominativa solicitada 'Ciaobella', para productos de la clase 30 del Nomenclátor, y la prioritaria, también denominativa, que hemos mencionado en el Fundamento de Derecho Primero, 'Caobella', entre otros para idénticos productos de esa clase del Nomenclátor, existe una semejanza rayana en la identidad que hace imposible su inscripción registral, so pena de provocar en el consumidor medio de tales productos el riesgo de confusión, y ello porque siendo absolutamente coincidentes los productos amparados por una y otra, helados comestibles, van a coincidir en la venta en los mismos establecimientos, en los que el consumidor medio va a ver juntas dos marcas de helados comestibles con denominaciones casi idénticas, sin que sea obstáculo a este riesgo de confusión la supuesta diferenciación entre las marcas en liza que postula la recurrente, pues justamente al pretender justificar esas diferencias, lo que hace es descomponer artificialmente los vocablos enfrentados, en los que las desinencias Cia y Cao van unidas al vocablo Bella, cuando es lo cierto que, unidas como están a tal vocablo, las diferencias entre ellas se hacen más difíciles de apreciar, y en cuanto a la pronunciación de 'Cia', que la recurrente pretende que se pronuncia 'ch' o 'z', como en el original italiano de la expresión, tampoco puede aceptarse, pues la pronunciación en castellano es igual que el modo en el que aparece escrita, como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, y no puede pretenderse ese modo de pronunciación en un sector como el de los consumidores de helados comestibles en el que no puede presumirse un conocimiento especial de otros idiomas, por lo que procede la desestimación del recurso."
Analizaremos en primer lugar, de modo conjunto, los motivos de casación segundo y tercero, basados ambos en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y cuya separación la propia recurrente reconoce que "no es nítida". En ellos se acusa a la Sala de instancia de no haber aplicado debidamente el artículo
12.1.a) de la Ley de Marcas (y también el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial ) así como la jurisprudencia recaída en su interpretación.
A juicio de la recurrente, existen diferencias bastantes entre los dos signos enfrentados ("Ciaobella" y "Caobella") para excluir el riesgo de confusión y la Sala, al efectuar el juicio comparativo, habría descompuesto artificialmente cada uno de los términos sin dar la debida importancia a la diferente pronunciación de "Ciaobella" respecto de "Caobella".
Ambos motivos deben ser desestimados. En primer lugar, las referencias al Estatuto de la Propiedad Industrial son inapropiadas cuando la Ley aplicable y aplicada al caso de autos ha sido la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. En segundo lugar, la doctrina jurisprudencial a la que se refiere la recurrente (tras citar una sentencia de esta Sala que precisamente advierte de la escasa virtualidad de este motivo casacional en materia de marcas) es invocada sólo para confirmar que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse "desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda al nivel medio de conocimientos del público en general", criterio que ha sido utilizado por el tribunal de instancia en este caso.
La Sala sentenciadora ha valorado en toda su extensión los rasgos identificativos del nuevo signo comparándolos con los del opuesto sin que el resultado de su apreciación comparativa pueda ser tachado de irrazonable o arbitrario, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en las que se aplica la norma ahora invocada.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no es en absoluto irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes semejanzas como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia.
Es acertado el razonamiento de dicho tribunal cuando subraya la cuasi-identidad de ambos signos y concluye que la inscripción registral de "Ciaobella" como marca distintiva para helados podría "provocar en el consumidor medio de tales productos el riesgo de confusión" con los helados amparados por la marca "Caobella". La "absoluta coincidencia de los productos amparados por una y otra, helados comestibles [...] con denominaciones casi idénticas" es suficiente para apreciar la existencia de aquel riesgo y para que, presentes las dos semejanzas a la que se refiere el precepto, entre en vigor la prohibición relativa de registro amparada en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Frente a lo que afirma la recurrente, no es la Sala sino ella misma quien "descompone artificialmente los vocablos enfrentados": el tribunal rechaza precisamente esta fragmentación al sostener que las partículas "Cao" y Ciao" (desinencias para aquél, prefijos para la recurrente) no pueden separarse del resto de los vocablos respectivos y que, comparados ambos términos en su conjunto, "las diferencias entre ellas se hacen más difíciles de apreciar". Y en cuanto a la diferente pronunciación de aquellas dos partículas, tampoco es irrazonable sostener, como hace la Sala de instancia, que no enerva la innegable semejanza de los términos en sí mismos considerados.
Por lo que se refiere al motivo inicial de casación en él denunciaba la sociedad recurrente, bajo el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción "de las normas reguladoras de la caducidad (arts. 51, 53 y 55 de la Ley de Marcas )".
Sin especificar en concreto cuál de los tres preceptos -de contenido diferenciado- habría sido objeto de la aplicación indebida o de la interpretación errónea que imputa al tribunal de instancia, sostiene que no le corresponde a ella sino a la Administración demandada "acreditar que dicha caducidad se produjo por un motivo o causa que da lugar a su no apreciación a los efectos que nos ocupan". Afirma, además, que la institución de la caducidad de la marca ha de operar sus efectos a tenor del artículo 55 de la Ley, subsistiendo tales efectos mientras el registro caducado no sea rehabilitado.
El motivo será rechazado. Si la propia recurrente afirma que no se ha acreditado "cuáles son los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad" -y no hubiese tenido dificultad para que la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo hubiera hecho saber- mal puede interesar la aplicación indiscriminada del artículo 55 de la Ley 32/1988. No es lo mismo que el registro de la marca sea caducado en virtud de sentencia, en cuyo caso sólo deja de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza, que lo sea por aplicación de los artículos 51 y 52 de la Ley 32/1988 .
Para el primer caso la doctrina de esta Sala respecto de la caducidad judicialmente declarada -y, por lo tanto, sobrevenida- de las marcas obstaculizantes que, válidas en el momento de la denegación de otras marcas ulteriores, hubieran sido precisamente el motivo de tal denegación, tal doctrina, decimos, ha sido expuesta en una serie de sentencias de las que bastará citar la de 18 de abril de 2006 (recurso de casación número 7059/2003 ) relativa a la aplicación de este instituto según la Ley 32/1988 .
En ella se sienta la doctrina de que los efectos de la caducidad judicialmente declarada se producen a partir de "la firmeza de la sentencia que así lo establezca, por lo que al momento de solicitarse la marca litigiosa la marca opuesta tenía viva su capacidad obstativa" y deberá la parte actora, en consecuencia, una vez que obtuvo la declaración judicial de la caducidad de la marca opuesta, reiterar la solicitud de la marca pretendida.,
En el segundo supuesto, esto es, si la caducidad viniera determinada por los motivos previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley 32/1998, se retrotraen sus efectos al momento en que materialmente se produjo el hecho causante (artículo 55.1 de la Ley 32/1988 ).
Como quiera que en el caso de autos no se ha llegado a precisar cuál fuera aquel hecho, mal podía pretender la actora que con la mera publicación de la caducidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del año 2003 el tribunal de instancia pudiera deducir que el origen o motivo determinante de dicha caducidad se retrotraía al año 1999 en que tuvo lugar la solicitud de registro de la nueva marca "Ciaobella" y tenía virtualidad legal la preexistente "Caobella".
Más que de un problema de posible rehabilitación de la marca "Caobella" caducada, o incluso de firmeza de la declaración misma de caducidad (aunque también este extremo es de necesaria comprobación), lo que en realidad impedía aplicar el artículo 55 de la Ley 32/1988 es la falta de referencias imprescindibles -imputable a la parte actora- para determinar cuándo se producían los efectos de aquella declaración y si, por lo tanto, cabía retrotraerlos al momento en que se denegó la marca "Ciaobella" por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 8328/2004, interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de abril de 2004 recaída en el recurso número 1342 de 2001. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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