STS, 26 de Abril de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 30/1996, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 22 de junio de 1999, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso. Sin formular condena en costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A. recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante auto de 26 de octubre de 2000, acordó no haber lugar a tener por preparado el mismo, al haberse interpuesto fuera de plazo.

Interpuesto contra el referido auto recurso de queja por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A. con fecha 13 de diciembre de 2000, ante el Tribunal Supremo, éste resolvió por auto de 15 de abril de 2002 estimar dicho recurso de queja y devolver las actuaciones a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a los efectos prevenidos en el artículo 90.1 de la Ley de esta Jurisdicción. CUARTO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tuvo por preparado recurso de casación mediante providencia de fecha 19 de julio de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de octubre de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos unidos y sus copias, se sirva admitirlo, unirlo a los Autos de su razón y, teniéndome por recurrente, acuerde tener por formalizado e interpuesto el recurso de casación contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de junio de 1999 y, admitiendo plenamente las razones alegadas, previos los trámites oportunos, acuerde resolver conforme a Derecho procediendo a la estimación del recurso de casación y en su consecuencia a la anulación de la citada sentencia, concediendo el acceso al registro de la marca 1.780.892 "BANCO POPULAR HIPOTECARIO" mixta, para la clase 36 del Nomenclátor Internacional.».

La Sala, por providencia de fecha 18 de febrero de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 12 de abril de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 19 de abril de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 19 de enero de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 19 de abril de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de junio de 1999, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de octubre de 1995, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 3 de mayo de 1995, que denegó la concesión de la marca número 1.780.892 "BANCO POPULAR HIPOTECARIO" (mixta), para amparar servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, procede transcribir la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 1.780.892 "BANCO POPULAR HIPOTECARIO" (mixta) con las marcas obstaculizadoras número 1.153.423 "BANCO HIPOTECARIO", número 1.154.301 "BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA" y número 1.769.265 "HIPOTECARIO POPULAR", que se motiva por el órgano juzgador en la aplicación razonada de los criterios jurisprudenciales fijados por esta Sala interpretando el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al apreciar, en una valoración de conjunto de las marcas enfrentadas, la existencia de similitud fonética y gráfica, así como una manifiesta concordancia en los servicios que distinguen en el sector de los seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, que puede provocar riesgo de confusión en el mercado, según se expresa, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

De conformidad con lo establecido en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas (norma invocada por la parte recurrente, que la considera infringida por la actuación administrativa recurrida), no pueden registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios Idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca Interior.

La valoración de los elementos denominativos y gráficos debe hacerse desde una visión de conjunto atendiendo los elementos integrantes de cada marca sin descomponer su unidad fonética o gráfica, teniendo en Cuenta las circunstancias de cada caso desde el punto de vista del consumidor a quien se ofrecen los productos correspondientes.

Y así, la Sala, considerando que entre las marcas enfrentadas existe parecido suficiente, tanto gráfico como fonético como para que sea posible la confusión en el mercado, ya que el vocablo "hipotecario", si bien podría aisladamente ser considerado genérico, lo que ha de tenerse en cuenta no es el vocablo aislado del conjunto, sino el conjunto mismo, formado por las palabras BANCO, HIPOTECARIO y POPULAR, y desde este punto de vista las coincidencias entre las marcas enfrentadas (incluida la similitud de los servicios que protegen) son evidentes, es por lo que ha de concluir que la actuación administrativa recurrida es ajustada a derecho, por lo cual, de conformidad con lo establecido en los arts. 81 y 83 de la Ley Jurisdiccional, es lo procedente desestimar el recurso interpuesto.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se fundamenta en la alegación de que la sentencia de la Sala de instancia infringe, por indebida aplicación, el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, incurriendo en error de apreciación al no tomar en consideración las diferencias denominativas que distinguen a las marcas enfrentadas, al estar formada la marca aspirante por dos vocablos genéricos "Banco" e "Hipotecario", que posibilita su convivencia pacífica en el mercado, vulnerando asimismo la doctrina jurisprudencial que, entre otros precedentes, acepta la inscripción de las marcas integradas por elementos gráficos, que, en una visión de conjunto, evitan el riesgo de confusión, que es aplicable en este supuesto.

Sobre la improsperabilidad del motivo de casación.

El motivo de casación, formulado por infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia invocada, debe rechazarse, al apreciarse que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha realizado una interpretación aplicativa razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que preceptúa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación de la marca anterior.

Conforme es jurisprudencia de esta Sala, expuesta en la sentencia de 3 de octubre de 2003 (RC 1773/1998), «el artículo 12 de la Ley de Marcas exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).».

Cabe compartir el criterio jurídico expresado en la sentencia recurrida, que descansa la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 1.780.892 BANCO POPULAR HIPOTECARIO" (mixta), con las marcas oponentes número 1.153.423 "BANCO HIPOTECARIO", número 1.154.301 "BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA" y número 1.769.265 "HIPOTECARIO POPULAR", en la existencia de similitud fonética y gráfica, porque el juicio del riesgo de confundibilidad no se revela arbitrario ni carente de justificación, ya que la integración de los tres vocablos que forman el elemento denominativo de la marca aspirante no le dota de suficiente distintividad, respeto de las denominaciones que distinguen las marcas prioritarias, y puede producir en el consumidor medio una misma impresión de conjunto de los signos utilizados, que genera riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común, atendiendo a la similitud de la categoría de los servicios financieros que se ofrecen y a las condiciones en que éstos se comercializan.

En relación con la alegación de genericidad, debe significarse que esta Sala del Tribunal Supremo, en la sentencia de 18 de febrero de 2004 (RC 167/2000), ha rechazado esta misma alegación formulada por la Entidad recurrente, al resolver un recurso de casación en que se cuestionaba la juridicidad de la denegación de la inscripción de la marca "BANCO POPULAR HIPOTECARIO" (mixta), para distinguir servicios de la clase 42, fijando la doctrina de que la utilización de vocablos genéricos como "Banco" en la denominación de la marca aspirante, constituye un supuesto que la jurisprudencia identifica "de genericidad impropia, al referirse a los términos comunes que no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie en cuanto pertenecen al dominio público, considerándolo poco diferenciativo y carente de individualización", subrayando que el reproche por la utilización de términos genéricos nunca puede hacerse valer respecto de las marcas oponentes, que ya se encuentran inscritas en el registro y gozan de prioridad registral, al no poder discutir su legalidad en el presente recurso.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe desestimarse que la sentencia recurrida infrinja la jurisprudencia invocada, porque procede recordar a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración del grado de similitud de las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos

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El escaso grado de disparidad denominativa que caracteriza a las marcas confrontadas y el grado de similitud fonética, gráfica y conceptual, apreciables en una visión de conjunto, no compensa el grado de similitud de los servicios ofrecidos por dichas marcas, al suscitarse evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para deducir la declaración de incompatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para examinar el riesgo de confusión que puede derivarse de la convivencia entre marcas (Sentencia de 22 de junio de 1999), de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida no desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001).

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de junio de 1999, dictada en el recurso contencioso-administrativo 30/1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de junio de 1999, dictada en el recurso contencioso-administrativo 30/1996. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.