STS, 16 de Noviembre de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:6974 |
| Número de Recurso | 2920/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 2920/2001, interpuesto por la Entidad RE/MAX INTERNATIONAL, INC., representada por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 215/2001 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de febrero de 2001, recaída en el recurso nº 496/1997, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 1.938.135 gráfico "BHD"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad RE/MAX INTERNATIONAL, INC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 1996, desestimatoria en recurso ordinario de la de 5 de marzo 1996, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 1.938.135 (Gráfica) "BHD", para designar productos de la clase 16ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de marzo de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (RE/MAX INTERNATIONAL, INC.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 26 de abril de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y en particular las que imponen la congruencia de la misma.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto la que se contiene en los arts. 12 y 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por incurrir las marcas enfrentadas en similitud gráfica susceptible de producir riesgo de confusión o de asociación en el publico consumidor.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando las resoluciones de la Oficina de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de marca nº 1.938.135 para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud de registro de marca.
Por providencia de la Sala, de fecha 10 de julio de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 10 de octubre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 26 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 7 de septiembre de 2004, dictándose otra en fecha 7 de septiembre de 2004, en la que con suspensión del señalamiento acordado se acuerda emplazar al titular de la marca solicitada, Don Valentín, a fin de que pueda personarse en las presentes actuaciones. Habiendo resultado desconocido en el domicilio obrante en autos, se acuerda emplazar al mismo mediante edicto que se fija en el tablón de anuncios de este Tribunal y mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en fecha 15 de junio de 2005, sin que se haya personado Don Valentín.
Por providencia de fecha 3 de octubre de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 8 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad RE/MAX INTERNACIONAL INC. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la inscripción de la marca nº 1.938.135 de la clase 16- para "una revista"-, consistente en un globo dirigible en el que se insertan las letras BHD y un gráfico caprichoso, pese a la oposición de la marca nº 1.796.404, también para la clase 16- "material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), publicaciones y productos de imprenta"-, consistente igualmente en un globo sobre el que se insertan las letras RE/MAX. La OEPM basó su resolución en que "en el plano comparativo de los distintivos "BHD" y gráfico el solicitado y RE\MAX y gráfico el prioritario, de las marcas en conflicto, se da una disimilitud suficiente entre ellos cuando se contemplan en sus conjuntos mixtos, que aleja cualquier riesgo de error en el mercado, aún cuando en el examen de sus ámbitos protectores, "revista" de la clase 16 y "publicaciones, entre otros" de la misma clase 16, la prioritaria se aprecia una proximidad aplicativa, que, en virtud de lo anteriormente expuesto, no es suficiente para dar lugar a confusión entre los consumidores, y por ello no es de aplicación la prohibición contenida en el art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 de Marcas."
El Tribunal de instancia fundamentó su fallo en que:
"Según el art. 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas de 10 de noviembre, se prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Es decir que como tiene aclarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas sentencias citadas por la de 5 de mayo de 1986 de la antigua sala 3ª, la percepción sensorial es unitaria no debiendo descomponerse la denominación en fonemas o grafemas según reiterado criterio expresado en las de 15 de abril de 1983, 28 de enero, 6 y 9 de marzo de 1984 y 20 de enero de 1986, 3, 29 y 30 de junio de 1995. Y en aplicación de dicha doctrina aparecen notorias y acusadas diferencias que existen entre la marca BHD y gráfico nº 1938135 de la clase 16 la marca RE\MAX nº 1796404 y gráfica de la clase 16.
Todo lo cual lleva a la desestimación del presente recurso por estimarse ajustada a derecho la resolución recurrida".
El primer motivo de casación que se fundamenta en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia debe estimarse, pues, en efecto, la sentencia incurre en incongruencia omisiva al no resolver todas las cuestiones que fueron objeto de debate. Se limita el juzgador de instancia a recoger con carácter abstracto la normativa y jurisprudencia aplicable y con una fórmula genérica que sirve para infinidad de casos -"aparecen notorias y acusadas diferencias"-, resuelve el recurso, sin descender a examinar detalladamente las cuestiones que se platearon en la demanda, tales como la prevalencia del gráfico, la existencia de precedentes declarativos de la incompatibilidad, el riesgo de asociación, el aprovechamiento del prestigio de la marca opuesta, etc. De esta forma se incurre en infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 67.1 de la Ley Jurisdiccional en los que se exige que la sentencia decida todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
Ya puestos en la situación de Tribunal de instancia, conforme establece el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, con plena jurisdicción sobre estas cuestiones debatidas, el recurso debe estimarse.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Pues bien, en el caso presente son evidentes las similitudes gráficas entre los signos enfrentados, constituidos por un globo aerostático de idénticas características, siendo dicho dibujo el predominante en ambas marcas hasta el punto de que las letras que se superponen sobre el gráfico pasan a segundo plano y no tienen virtualidad identificativa. De esta forma la confusión sobre el origen del producto se producirá en el consumidor, que al ver el globo sobre el que se sobreponen unas letras no se detendrá en el examen de éstas y comprará un determinado objeto creyendo que es el mismo que comercializa otro empresario. Ante tal parecido, la confusión adquiere su grado máximo cuando las dos marcas enfrentadas protegen productos también casi iguales, pues en el campo de las revistas, y el de las publicaciones pocas diferencias pueden encontrarse. Es evidente que a la vista de estas circunstancias la OEPM debió denegar la inscripción, como ya había hecho en casos similares, respecto a marcas que ostentaban el referido gráfico del globo, y como el propio Tribunal de instancia apreció en un caso en que se pretendía por la misma persona que en el actual inscribir una marca de iguales características.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2920/2001, interpuesto por la Entidad RE/MAX INTERNATIONAL, INC., contra la sentencia nº 215/2001 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de febrero de 2001 y recaída en el recurso nº 496/1997, y declaramos haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 24 de octubre de 1996, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 5 de marzo de 1996, que concedió el acceso al Registro de la marca nº 1.938.135, gráfica, anulándolas por ser contrarias a derecho; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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