STS, 30 de Diciembre de 2008

En el recurso contencioso-administrativo nº 8225/2004, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia, de fecha 27 de julio de 2006, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo deducido por D. Armando y demás personas relacionadas en el encabezamiento de la presente contra resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la Administración Estatal de veintinueve de junio de dos mil cuatro, inadmitiendo solicitud de dichas personas de revisar de oficio por nulidad de pleno derecho las resoluciones de la Oficina de Patentes y Marcas de siete de agosto de dos mil por la que se acordó la concesión de las marcas "Viso" núm 2.288.225 y "La Perfección" núm 2.299.227; y en consecuencia, debemos anular y anulamos dicho acto administrativo por no encontrarlo ajustado al Ordenamiento Jurídico; procediendo, pues, abrir el procedimiento al efecto; y debemos desestimar y desestimamos el recurso en lo demás; sin hacer imposición de costas".

La "ratio decidendi" del fallo transcrito se halla en los fundamentos jurídicos primero y seguno de la sentencia, que dicen literalmente así:

"Primero.- Considerando que se impugna en el presente la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas que denegó la admisión al trámite o procedimiento previsto legalmente de la solicitud de las recurrentes de revisión de oficio de la resolución que había concedido a un tercero, la entidad codemandada en el presente, de dos marcas; y se alega precisamente por esta última parte en su escrito de contestación a la demanda que no había sido ese referido acto o resolución el recurrido, por cuanto en el escrito de interposición no se aludía a la fecha del mismo (29 de junio de 2004), sino a la de un oficio de 9 de julio del mismo año en el que se le notificaba aquel primero; y como ese acto de notificación no era recurrible, por ser de trámite, procedía declarar la inadmisibilidad del presente recurso; no obstante (y pese a no haber alegado los recurrentes nada al respecto en su escrito de conclusiones) la Sala entiende sin ningún género de dudas que pese a la cita de esa fecha, lo que los recurrentes quieren impugnar es el mentado acto de inadmisión a trámite de la petición de revisión de oficio; pues, así lo denominan literalmente en el escrito de interposición luego de citar la aludida fecha del oficio y acompañan copia de tal acto junto al oficio de mención; de modo que, por la simple cita de una fecha, que está en contradicción con referencias fundamentales al acto querido mencionar, no se debe hacer prevalecer aquello sobre esto otro; y así no cabe declarar, por eso, la inadmisibilidad del recurso".

Considerando que, precisamente desde esa perspectiva favorable a la posición de los recurrentes; es decir, que estan impugnando el que la Administración no haya abierto, a instancia de aquellos, el procedimiento de revisión de oficio del acto de concesión de las marcas de autos (declarando después de tramitado la nulidad o no de tal acto), ocurre que en el suplico de la demanda piden que se haga por la Sala esto último, y, obviamente, si lo que recurren es aquello primero (que la Administración no se ajustó a derecho inadmitiendo a trámite la solicitud) lo único suplicable es, en congruencia, que la Sala declare no ajustada a derecho tal inadmisibilidad, y por tanto que condene a la Administración a abrir el trámite y a pronunciarse luego sobre el fondo; pues, si la Administración aún no se ha pronunciado sobre ello, mal puede revisar ahora la Sala si está o no ajustado a derecho lo no pronunciado; es cierto y no se puede negar que en la resolución recurrida se examinan ciertos aspectos del fondo del acto de concesión de las marcas de autos; mas, no hay pronunciamiento al respecto; simplemente se destacan apariencias de legalidad y por tanto se expresa que determinados elementos son indicativos de que el acto no debería ser revisado; ahora bien, eso lo hace solo para pronunciarse sobre que no parece merecer la pena abrir el procedimiento de revisión de oficio que se le pide; y este es el tema, por tanto, que debería debatirse únicamente en el presente; es decir, si esos indicios son bastantes para no abrir como hizo la Administración o si más bien, como parece, cabría dar paso al trámite de mención, por la complejidad que presenta el asunto (procedimientos concursales, transmisiones de marcas) y con ello dar oportunidad de consultar al Consejo de Estado, y a la vista de su dictamen, pronunciarse efectivamente sobre el fondo de la cuestión la Administración; ahora bien, lo que no cabe es que, sin todo eso, lo resuelva ya ahora la Sala, cuando como va dicho no es ese aún el acto recurrido; puesto que, aún no ha sido dictado; así pues, aunque esta petición resulta articulada en el suplico de la demanda, y no puede aceptarse, no deja de estar antecedida de la expresión de que "estimando el recurso"; es decir, anulando el acto recurrido - no para otra cosa se impugna en el escrito de interposición--, se declare luego aquello otro; por tanto, aunque tal pronunciamiento de fondo no sea acogible, lo es el de estimar el recurso en cuanto referible solo a la anulación del acto impugnado; dado que como va dicho, la complejidad del asunto en razón a la incidencia en el caso de factores tan importantes como el de la presencia de procedimientos concursales y el de la existencia de transmisiones, luego anuladas, de las marcas de litis, parece sumamente conveniente abrir el trámite legal de la revisión de oficio; sin perjuicio de lo que se pronunciase a la terminación del mismo".

Para comprender con claridad el alcance de la sentencia impugnada resulta preciso añadir que el acto administrativo que fue objeto del recurso contencioso-administrativo y que la citada sentencia anula es la resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (fls. 9 a 9.6 del Exp. Admtivo.), de fecha 29 de junio de 2004, por la que se acuerda "la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de agosto de 2000 por las que se acordó la concesión de las marcas "VISO" nº 2.288.225 y "LA PERFECCIÓN" nº 2.288.227, conforme a lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley 30/1992 ".

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de CARRIGTON TRADING INC., que fue tenido por preparado mediante providencia del Tribunal "a quo" de 8 de noviembre de 2006.

El 26 de diciembre de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito del Procurador de los Tribunales D. Oscar García Cortés, en representación de CARRIGTON TRADING INC., interponiendo recurso de casación, basado en un único motivo acogido al art. 88.1.c) de la L.J., en el que se sostiene que la sentencia está falta de motivación, habiendo infringido por ello los arts. 218.2 de la L.E.Civil, 33.1 y Disposición Final Primera de la L.J., y los arts. 24.1 y 120.3 de la CE, así como la jurisprudencia que invoca (SSTS de 28 de enero de 1997, 30 de diciembre de 2002, 18 y 31 de diciembre de 2003, 11 de julio de 2005 y 7 de febrero de 2006 ) y la doctrina del T.C. contenida en las SSTC de 13 de mayo y 3 de noviembre de 1987, motivo en el cual se desarrolla una argumentación tendente a sostener que todas esas infracciones se han producido porque la sentencia incumple los requisitos mínimos legalmente exigibles al no contener una explicación jurídicamente razonada de la decisión adoptada. Concluye el escrito con la súplica de que se dicte sentencia "por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) de 27 de julio de 2006 en cuanto que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 8.225/04 dictando otra en su lugar por la que, con desestimación de dicho recurso contencioso, acuerde la conformidad a Derecho de las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de junio de 2004 por las que resolvió la inadamisión de las solicitudes de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas por dicho organismo de fecha 7 de agosto de 2000 por las que se acordó la concesión de las marcas núm. 2.288.225, VISO, y núm. 2.288.227, LA PERFECCIÓN".

Mediante providencia de este Tribunal de 4 de junio de 2007 el recurso fue admitido.

El Abogado del Estado, que se había personado en este recurso, presentó escrito absteniéndose de evacuar el trámite de oposición.

Mediante auto de 15 de octubre de 2007 se acordó tener por caducado el derecho y por perdido el trámite de oposición al Procurador Sr. Collado Molinero, en la representación que ostenta.

Mediante providencia de 18 de julio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 16 de diciembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la fecha indicada.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

El único motivo de este recurso de casación, amparado en el art. 88.1.c) de la L.J., y en el que se sostiene que la sentencia ha infringido los arts. 218.2 de la L.E.Civil, 33.1 y Disposición Final Primera de la L.J., y los arts. 24.1 y 120.3 de la CE, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del Tribunal Constitucional que ha sido citada en antecedentes, carece de fundamento. Veamos por qué. Los hechos determinantes de la sentencia impugnada se exponen en el antecedente de hecho cuarto de la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuya reproducción resulta necesaria. Dice así:

"El 28 de noviembre de 2003 D. José Barca Guitián en nombre y representación de Alejandra y 32 personas más instó la revisión de oficio de los actos de concesión de las marcas nº 2.288.225 y 2.288.227 por ser nulos de pleno Derecho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/92 en relación con el artículo 62.1.f) del mismo texto legal.

La citada pretensión se fundamenta en que los solicitantes son titulares de las marcas "CHOCOLATES VISO" nº 105.796 y "LA PERFECCIÓN" marca nº 1.580.803.

Esta titularidad trae causa de una serie de vicisitudes que en el escrito de la solicitud de oficio se explican del siguiente modo: Dª Alejandra y 32 personas más "son ex trabajadores de las empresas INTERCAO S.L., CHOCOGALICIA S.L. y CHOCOLATES DEL ATLANTICIO, S.L., grupo de empresas sitas en Vigo. En el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Vigo se tramitaron las demandas por despidos y cantidades de mis representados y otros trabajadores, como procedimientos nº 16/00 y 405/00, que dieron lugar a las ejecuciones nº 100/00 y 142/00 acumulada.

CHOCOGALICIA S.L. presentó suspensión de pagos el 31.07.98 tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Vigo como procedimiento 634/98. INTERCAO presentó suspensión de pagos que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Vigo como procedimiento nº 495/98.

CHOCOLATES DEL ATLANTICO S.L., entró en situación de quiebra que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vigo como procedimiento 964/98.

Entre las actividades realizada durante la suspensión de pagos por los administradores de las suspensas, fue la que afectó a las marcas comerciales utilizadas en la fabricación y venta de chocolate.

La marca CHOCOLATES VISO es transferida el 4-10-99 a BERBURY HOLDING INC. Y el 3-2-99 a solicitud de esta se transmite a NABARLOCE, S.L.

Durante la tramitación de la quiebra Chocolates del Atlántico, por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vigo, se decretó la retroacción de la misma y se estableció que las marcas citadas fueran reintegradas a la masa de la quiebra dado su ilícita transmisión.

Una vez reintegradas, el Juzgado requirió en dos ocasiones judicialmente a la entidad COMERCIAL LORAINE, S.L., que era la que comercializaba el chocolate con la autorización de NABARLOCE, a fin de que dejase de utilizar las marcas CHOCOLATES VISO y LA PERFECCIÓN, -la segunda de ellas con la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia- pese a lo cual continuó y continúa en la actualidad comercializando las marcas citadas.

Como consecuencia de la ejecución tramitada en el Juzgado nº 4 de lo Social de Vigo, una vez reintegradas las marcas patrimonio de la quiebra se procedió al embargo y tras la correspondiente tasación se convocó a subasta de las marcas.

BERBURY HOLDING INC, interpuso tercería de dominio que fue desestimada por auto de fecha 18 de junio de 2002 por el Juzgado de lo Social nº 4 de Vigo.

En fecha 17 de octubre de 2002 se celebró subasta de las marcas LA PERFECCIÓN, CHOCOLATES VISO, LARPEIRO Y TREVINCA, marcas que fueron adjudicadas a mis representados.

En abril del año 2003 se solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de las anteriores marcas a nombre de mis representados, lo que se llevó a cabo. Y con fecha 18 de junio de 2003 se expide certificación de la titularidad de las marcas por el servicio de Coordinación con la Administración de Justicia del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la OEPM".

Una vez expuesta la titularidad de las marcas nº 105.796 y 1.580.803 por parte de los ahora solicitantes de la revisión de oficio se plantea el perjuicio que se les ha irrogado por la concesión de las marcas nº 2.288.227 y 2.288.225 y como estas concesiones son nulas de pleno Derecho por vulnerar el artículo 62.1.f) de la Ley 30/92.

En este sentido se dice:

"La norma exige que se carezca de los requisitos esenciales para la adquisición de los derechos y facultades. Por lo tanto, no bastará que no cumpla cualquier requisito de los que exige el ordenamiento jurídico, aunque tales requisitos exijan para la validez del acto que determina la adquisición de la facultad o derecho. Es necesario que el requisito exigido pueda calificarse como esencial, bien se refiera a las condiciones del sujeto o al objeto sobre el que recaiga la actividad. Y, dado los términos de la norma, parece necesario que el acto determine el nacimiento del derecho o facultad, no pudiendo aplicarse a aquellos actos que no den lugar al nacimiento del derecho facultad, sino que únicamente remueven el obstáculo existente al ejercicio de un derecho preexistente.

Y en este supuesto nos encontramos que el elemento esencial es la existencia de una titularidad en las marcas anteriores, por lo que la concesión de las mismas marcas a otros sujetos constituye una violación del procedimiento. El requisito esencial que ha sido vulnerado es la existencia de unos titulares legítimos que ven perturbado su derecho por la concesión de sus marcas a otros sujetos.

Por lo tanto, en este caso ha habido por un lado, una negligencia por parte de la Administración al otorgar unas marcas ya registradas y que habían sido objeto de múltiples vicisitudes ya relatadas en la exposición de los hechos, y por otro lado una actuación dolosa y reiterada por las personas que, conocedoras de las situaciones legales de las marcas solicitaron la inscripción de las mismas a su nombre. Esta parte se reserva todas las acciones legales pertinentes para proceder contra las empresas que con dolo y mala fe, ya que conocedoras de que las marcas eran patrimonio de mis representados, consiguieron la concesión de dichas marcas.

Para que proceda la revisión de oficio se tienen que dar básicamente dos requisitos: el primero es el de que el acto, cuya revisión se pretende, sea firme; circunstancia que concurre en el presente caso. Y el segundo requisito es el de la actuación administrativa objeto de revisión sea nula de pleno derecho que ya que concurre en la misma uno de los requisitos contemplados en el artículo 62 de la citada Ley 30/1992 ".

La propuesta de resolución que la Subsecretaría acoge integramente va seguida de un informe del Abogado del Estado Jefe del Ministerio que no contiene valoración alguna, al limitarse a expresar que "no tiene ninguna observación que formular a la misma".

La sentencia combatida, tras rechazar, en el fundamento jurídico primero, la inadmisibilidad opuesta por la parte codemandada, CARRIGTON TRADING INC., ahora recurrente en casación, discrepa del criterio seguido por la Administración -en el sentido de ser improcedente abrir el procedimiento de revisión de oficio que se le pide, pese a invocarse causas de nulidad de pleno derecho- y teniendo en cuenta la "complejidad que presenta el asunto (procedimientos concursales, transmisiones de marcas)" estima necesario "consultar al Consejo de Estado, y a la vista de su dictamen, pronunciarse efectivamente sobre el fondo de la cuestión", razonamiento que además de estar ajustado a Derecho, contiene argumentos suficientes para justificar el pronunciamiento a que llega, que no es, obviamente, el de acordar la revisión de oficio pedida, sino el de, después de anular la indebida declaración de inadmisión, ordenar que por la Administración se siga el procedimiento de revisión de oficio en los términos que la Ley 30/1992 dispone, pronunciamiento que lleva implícita la consideración de estar en presencia de un supuesto en el que no cabe descartar "prima facie" la concurrencia en los actos a que la revisión de oficio se refiere de vicios integrantes de las causas de nulidad del art. 62 invocadas, ni tampoco tratarse de una petición carente manifiestamente de fundamento, únicos en que cabe -ex art. 102.3 de aquella Ley - la inadmisión a trámite. No está de más añadir que el efecto derivado de la sentencia que ha sido impugnada es el de imponer a la Administración el seguimiento de un procedimiento en el que la sociedad recurrente quedará plenamente garantizada en sus derechos a oponerse a la pretensión deducida, alegando las razones que tenga por conveniente para mantener la validez de los registros de que, en virtud de las transferencias publicadas en el BOPI, aparece como titular. Y como quiera que esto es lo que la sentencia ordena, ningún perjuicio se causa a la recurrente, cuyo alegato no puede ser recogido, pues las razones que expone la sentencia son suficientes para, en este caso, concluir afirmando que no se han infringido ni los preceptos ni la jurisprudencia que en el motivo se citan al contener una motivación adecuada y suficiente para llegar a la decisión que su fallo incorpora.

De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., al desestimar totalmente el recurso, procede condenar en costas a la parte recurrente.