STS, 26 de Noviembre de 2008
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2008:6695 |
| Número de Recurso | 4811/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.811/2.006, interpuesto por FEDERATED DEPARTMENT STORES, INC., representada por el Procurador D. Federico José Olivares Santiago, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de mayo de 2.006 en el recurso contencioso-administrativo número 798/2.001, sobre denegación de marca número 2.197.913 "CHARTER CLUB".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de mayo de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por Federated Department Stores, Inc. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de enero de 2.001, por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de 5 de enero de 2.000, anulando la misma y denegando el registro de la marca nº 2.197.913 "CHARTER CLUB", de tipo denominativo, para productos de la clase 24 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, que fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de junio de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Federated Department Stores, Inc. ha comparecido en forma en fecha 18 de octubre de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que habría incurrido en omisión y vulneración del principio de igualdad;
- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y
- 3º, basado en el mismo apartado que el anterior, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resolución de 2 de enero de 2.001 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, disponiendo la concesión de la marca 2.197.912.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 21 de junio de 1.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición del recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.
Por providencia de fecha 18 de junio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 12 de noviembre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Federated Department Stores, Inc. impugna la Sentencia de 18 de mayo de 2.006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su recurso contra la denegación de la marca denominativa nº 2.197.913 "Charter Club", para productos de la clase 24. La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro solicitado en razón de la oposición de Consum, S. Coop. Ltda., que oponía la marca prioritaria nº 1.329.592 "Discount Charter", para la misma clase del nomenclátor internacional.
La Sentencia recurrida justifica la desestimación del recurso contencioso administrativo con las siguientes razones:
"SEGUNDO.- El artículo 12.1 de la Ley 22/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, prohíbe el registro como marcas de "los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares que pueden conducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior". La jurisprudencia, que interpretaba el precepto equivalente (artículo 124 ) del Estatuto de la Propiedad Industrial, ya señalaba que la semejanza o no entre dos marcas ha de percibirse mediante una sencilla visión o audición del conjunto, sin necesidad de descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni de descender a consideraciones etimológicas o gramaticales, pues lo esencial es que los signos o palabras no induzcan a error al consumidor (así, entre muchas, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de enero de 1980 ). Un elemento complementario consistirá en el análisis de la naturaleza real de los objetos o servicios confrontados (sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1975 ). Pues bien, en el caso presente, como señala el Sr. Abogado del Estado, la apreciación global de las marcas "CHARTER CLUB" y "DISCOUNT CHARTER" pone de manifiesto que existe una coincidencia en uno de los términos de las citadas marcas, que es precisamente el término característico. Es cierto que la palabra "CHARTER" ocupa un lugar diferente en ambas, pero entendemos que ello no deja de hacer relativamente fácil la confusión. Lo que ha de tenerse en cuenta, en definitiva, es la impresión de conjunto. A ello ha de añadirse que los productos que se pretende distinguir con la marca de la demandante son de la misma clase que la marca demandada, la 24, que comprende a los tejidos y productos textiles.
La codemandada Consum S. Coop. Ltda. alega que además, dada la notoriedad de su marca "DISCOUNT CHARTER", de admitirse la compatibilidad entre ésta y la de la actora, se vulneraría el artículo 13 c) de la repetida Ley de Marcas, que prohibe el registro de marcas parecidas a las notorias. A tal fin expone que cuenta con establecimientos en todo el país en donde opera "DISCOUNT CHARTER", que es muy popular y que ha registrado bajo esta denominación un gran número de marcas: 1.203.411 a 1.203.416, 1.229.489, 1.329.582 a 1.329.592, 1330.100 a 1330.102, 1.330.749 y 1.330.750, en clases 1, 3, 4, 5, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 41 y 42, alegaciones que, por corresponderse con la realidad registral, han de ser igualmente aceptadas en esta sentencia.
Procede por lo tanto desestimar la demanda." (fundamento de derecho segundo)
El recurso de casación se articula mediante tres motivos. El primero de ellos se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, alegándose incongruencia omisiva por no haberse referido a determinados precedentes de sentido contrario, vulnerando también con ello el principio de igualdad. En los dos restantes motivos, acogidos al apartado 1.d) de la Ley jurisdiccional, se aduce la errónea aplicación de los artículos 12.1.a) y 13.c) respectivamente, por no apreciar riesgo de confusión y el indebido aprovechamiento de la reputación de las marcas opuestas.
Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.
Sostiene la parte actora que la Sala juzgadora ha incurrido en la infracción denunciada puesto que en su recurso contencioso administrativo adujo la existencia de precedentes relevantes para la resolución del recurso sin que en la Sentencia recurrida se haya hecho referencia a ellos. Así, afirma que se alegaron las Sentencias de 18 de enero de 2.002, que desestimó la impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.110.268 "CC Charter Club", que fue confirmada por esta Sala al rechazar el recurso de casación en Sentencia de 8 de junio de 2.005 (RC 3.922/2.002); la de 30 de octubre de 2.002, que también desestimó el recurso contra la concesión de la marca mixta nº 2.110.267 "CC Charter Club", igualmente confirmada por la de esta Sala de 5 de febrero de 2.006 (RC 184/2.003); y la de 30 de mayo de 2.003 (recurso 494/2.001), que anuló una denegación de otra marca "Charter Club" y ordenó su inscripción (la parte adversa desistió del recurso de casación 9.829/2.003). Se trata, afirma la recurrente, de auténticos precedentes sobre marcas coincidentes con la ahora rechazada que hubieran debido llevar a la concesión de la misma.
En reiteradas ocasiones hemos señalado la escasa virtualidad de los precedentes en el ámbito marcario, dada la enorme variabilidad de signos y ámbitos aplicativos que se contemplan en ellos, por lo que rara vez pueden trasladarse los juicios sobre parecido, confundibilidad y aprovechamiento ilegítimo de la reputación de unos asuntos a otros. Ahora bien, tiene razón la actora que alegados unos precedentes que enfrentan precisamente a los mismos contendientes que en este recurso y en relación con marcas coincidentes en aspectos esenciales (el elemento denominativo "Charter Club") o idénticas (el registro prioritario "Discount Charter"), la Sala estaba obligada a referirse a los mismos para justificar la procedencia de seguir o no dichos precedentes tanto administrativos como jurisprudenciales. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, en efecto, que el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva la necesidad de la respuesta a las pretensiones de las partes y a las alegaciones esenciales de las que dependen tales pretensiones y en este caso, la alegación de supuestos substancialmente análogos entre las mismas partes es una alegación que requería una respuesta expresa por parte del órgano judicial. Aunque en realidad sólo se alegaron la primera y tercera de las Sentencias citadas en el escrito de conclusiones (las Sentencias eran anteriores al escrito de demanda), es suficiente como para requerir una referencia a las mismas, dada la coincidencia de partes y signos enfrentados.
Al no haberlo hecho así, ha dejado sin respuesta una alegación decisiva del recurso, incurriendo en incongruencia omisiva contraria al artículo 67.1 de la Ley de la Jurisdicción y al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 24.1 de la Norma suprema.
En consecuencia, procede estimar este primer motivo, resultando ya innecesario el examen de los restantes dos motivos formulados por la parte actora.
Sobre la admisibilidad de la marca solicitada.
Casada y anulada la Sentencia recurrida, procede resolver la cuestión debatida en la instancia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción.
La solicitud de inscripción de la marca denominativa nº 2.197.913 "Charter Club", para productos de la clase 24 fue admitida en un primer momento por Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de enero de 2.000, pese a la oposición de Consum, S. Coop. Ltda., en defensa de su marca prioritaria nº 1.329.592 "Discount Charter", para la misma clase del nomenclátor internacional. Sin embargo, el órgano regulador estimó el recurso de alzada de la sociedad opuesta al reconocimiento de la marca pretendida y la denegó "por existir entre los distintivos enfrentados CHARTER BLUB y su oponente DISCOUNT-CHARTER, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ya que distinguen idénticos productos "tejidos y productos textiles". Lo que obliga a extremar el rigor comparativo en el examen de parecidos, y del mismo se desprende que la identidad en el elemento "CHARTER" inclina a pensar que estos signos pertenecen a una misma familia de marcas, y por ello al mismo productos. Lo que impide su pacífica convivencia."
Frente a esta valoración, la Oficina Española de Patentes y Marcas había admitido con anterioridad la compatibilidad de marcas mixtas "CC Charter Club" en la misma clase 24 en la que se pretende la nueva marca, frente a la oposición de la misma mercantil en defensa de la marca denominativa nº 1.329.592 "Discount Charter", opuesta también en esta ocasión. Pues bien, es cierto que tales precedentes no resultan vinculantes para la Oficina Española de Patentes y Marcas: por un lado, porque dicho organismo podría cambiar motivadamente su criterio de apreciación del riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; por otro, porque existen diferencias entre las marcas concedidas en los anteriores casos y la ahora pretendida, ya que mientras que aquéllas eran mixtas, además de contar con las letras "CC" al comienzo del signo, la que ahora se solicita es puramente denominativa.
Sin embargo, esta Sala es del criterio que pese a las mencionadas diferencias, tampoco en este caso se produce el riesgo de confusión que prohíbe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y creemos, por el contrario, que la actual contraposición de marcas debe resolverse de la misma forma en que se hizo en los supuestos mencionados. Como Sala de instancia, valoramos que la distintividad del término "charter", de uso comercial frecuente hoy día, es poco relevante y no se asocia fácilmente con ningún registro que lo integre en su conjunto gráfico denominativo ni, por tanto, con ninguna empresa que lo incorpore a sus marcas. De esta manera, el efecto publicitario de las marcas "Charter Club" y "Discount Charter" deriva más de su apreciación unitaria de conjunto, y ambas cuentan con la suficiente distintividad propia basada en su diferencia denominativa como para convivir pacíficamente en el mismo sector del mercado sin riesgo de confusión ni de asociación sobre el origen empresarial de ambas marcas.
Consideramos por ello procedente mantener el criterio seguido en los precedentes citados, cuyo juicio de confundibilidad parece más acertado, pese a las diferencias entre los signos a las que se ha hecho ya mención. En los casos anteriores ya citados esta Sala desestimó el recurso de casación interpuesto contra Sentencias de las Secciones Tercera y Quinta de la misma Sala juzgadora que ahora conoció el recurso primeramente, considerando que su apreciación de confundibilidad no podía ser revisada por estar motivada y ser razonable, no incurriendo en arbitrariedad ni en error patente. Aunque dicho juicio no suponía entrar en el fondo de la comparación, ya dijimos entonces que "no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. La visión de conjunto de uno y otro signos enfrentados puede llevar a la Sala de instancia -y antes, al organismo registral- a la convicción razonable de que presentan disparidades fonéticas bastantes como para excluir el riesgo de confusión en los consumidores, conclusión que corrobora el hecho de que de los tres términos que integran el nuevo signo, sólo existe la coincidencia denominativa en uno ("charter") respecto del signo precedente, teniendo el resto la suficiente capacidad individualizadora respecto de éste. Si a ello se añade la diferenciación gráfica innegable, la decisión final tanto de la Oficina Española de Patentes y Marcas como del propio tribunal sentenciador en absoluto puede calificarse de irrazonable o arbitraria" (Sentencia de 8 de junio de 2.005 -RC 3.922/2.002 - fundamento de derecho cuarto in fine). En esta ocasión, en que nos vemos en la posición de juzgadores de instancia, coincidimos con el criterio que entonces validamos en casación.
Debemos pues estimar el recurso contencioso-administrativo entablado por la empresa Federated Department Stores, Inc., anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de enero de 2.001 y ordenar la inscripción definitiva de la marca solicitada.
Conclusión y costas.
En virtud de las consideraciones expuestas, procede estimar el recurso de casación interpuesto por Federated Department Stores, Inc., casando y anulando la Sentencia recurrida, y estimar asimismo el recurso contencioso administrativo entablado por la misma sociedad mercantil, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de enero de 2.001. En consecuencia, procede ordenar el registro definitivo de la marca solicitada.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Federated Department Stores, Inc. contra la sentencia de 18 de mayo de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 798/2.001, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Federated Department Stores, Inc. contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 2 de enero de 2.001 en el expediente correspondiente a la marca nº 2.197.913 "CHARTER CLUB", y anulamos dicha resolución, quedando por tanto en vigor la previa resolución del citado organismo de 5 de enero de 2.000, que acordaba la inscripción de la marca solicitada.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo. Firmado.-
