STS, 17 de Mayo de 2007

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 7 de mayo de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de septiembre de 2.000 y 27 de julio de

2.001, desestimatoria ésta última del recurso de alzada interpuesto contra la anterior. Por dichas resoluciones se inscribía la marca nº 2.286.478 "TVCARRUSEL CARRUSELTV", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de junio de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. compareció en forma en fecha 10 de septiembre de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y demás concordantes, así como de la jurisprudencia, y

- 2º, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.1.c) de la Ley de Marcas y concordantes, así como de la jurisprudencia.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se anule la recurrida, declarando no ser conforme a Derecho la concesión de la marca nº 2.286.478 y se condene a la Oficina Española de Patentes y Marcas al pago de las costas del recurso.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 14 de febrero de 2.006 .

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas. QUINTO.- Por providencia de fecha 16 de enero de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 9 de mayo de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso.

La empresa Sociedad Española de Radiodifusión S.A., impugna la Sentencia de 7 de mayo de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contra la concesión de la marca denominativa nº 2.286.478 "TVCarrusel CarruselTV, para servicios de la clase 38. La sociedad actora combatía la concesión del referido registro en defensa de diversas marcas prioritarias en la clase 38 y otras de las que era titular y que contenían la denominación Carrusel Deportivo.

La Sentencia de instancia funda el fallo desestimatorio con los siguientes razonamientos jurídicos:

"SEGUNDO.- La entidad demandante alegó que la marca solicitada y la que tenía reconocida en la OEPM eran incompatibles.

Ha de tenerse presente que, según el art. 12.1 de la Ley de Marcas . Este artículo prohibe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Como tiene dicho la jurisprudencia (por ejemplo en sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 17 febrero 2003 y 28 de junio de 2002), el art. 12.1.a) de la expresada Ley de Marcas, "coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquéllas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado".

Así pues, es doctrina ya reiterada en otras sentencias "de las que es innecesario hacer cita, pudiendo citar como más reciente la de 28 de noviembre de 2002, para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:

1. que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;

y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada".

En el caso de autos, nos encontramos con que las marcas enfrentadas tienen de común la palabra CARRUSEL, pero son totalmente distintas en lo demás. Es decir, que si miramos los distintivos, en conjunto nos encontramos que, en nada se parecen, TV CARRUSEL CARRUSEL TV y CARRUSEL DEPORTIVO.

Pero es que, además, la marca CARRUSEL DEPORTIVO, como le consta personalmente a los miembros de esta Sección, tiene tal notoriedad que ello impide confusión alguna con el distintivo de la marca impugnada." (fundamento de derecho segundo)

El recurso se funda en dos motivos acogidos ambos al apartado 1.d) de la Ley de la Jurisdicción. En el primer motivo se alega la infracción del artículo 12.1 .a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) y de la jurisprudencia sobre el mismo, por error en la comparación entre las marcas enfrentadas. El segundo motivo se basa también en la infracción del citado precepto y del artículo 13.1 .a) del mismo cuerpo legal, así como de la jurisprudencia, por no haber tenido en cuenta la notoriedad de las marcas opuestas.

Sobre el primer motivo, relativo al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

Aduce la parte actora que la Sentencia impugnada ha infringido el referido artículo de la Ley de Marcas y su jurisprudencia aplicativa al haber efectuado de manera equivocada la confrontación entre las marcas en litigio. Así, señala que al realizar la comparación de las marcas enfrentadas debía haber excluido los elementos genéricos y descriptivos de las mismas para determinar las diferencias entre ellas y, por el contrario, debía haber basado la comparación en el elemento predominante "carrusel". No puede estimarse el motivo. Según reiterada jurisprudencia que excusa citas concretas, la comparación entre marcas ha de hacerse de una manera global y unitaria, sin descomposiciones artificiosas de sus elementos integrantes. Y si bien es obligado ponderar el efecto que estos diversos elementos pueden ocasionar en el efecto distintivo global de la marca, ello ha de hacerse considerando el conjunto de todos ellos, sin excluir ninguno a la hora de efectuar dicha comparación. Así ha procedido la Sala de instancia, expresando el juicio comparativo de los signos enfrentados de manera sucinta, pero motivada y razonable, sin incurrir en arbitrariedad ni error patente en lo que respecta a la comparación entre los signos enfrentados.

Así pues y en cuanto al juicio comparativo efectuado en la Sentencia recurrida en aplicación del artículo

12.1.a) de la Ley de Marcas ha de respetarse en casación la valoración realizada por la Sala sentenciadora, en cuanto apreciación de naturaleza fáctica que no puede ser revisada en casación (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

Sobre el segundo motivo, relativo a la apreciación sobre la notoriedad de la marca prioritaria.

Alega la sociedad recurrente en este segundo motivo la infracción del artículo 12.1.a) en relación con el

13.c) de la Ley marcaria, además de otros preceptos de derecho comunitario y tratados internacionales sobre la materia. En síntesis, afirma que la Sala de instancia ha aplicado una doctrina sobre la notoriedad superada por la jurisprudencia posterior que cita de esta Sala (la Sentencia de 21 de junio de 2.002 -RC 2.992/1.996- y otras numerosas sentencias ), al argumentar que la propia notoriedad de la marca prioritaria, que la Sala le reconoce, la protege del riesgo de confusión frente a la marca concedida.

Tiene razón la parte actora y es preciso estimar el motivo. Según la jurisprudencia de esta Sala en interpretación de la Ley de Marcas de 1.988 aplicable al caso, la protección de la reputación de las marcas registradas que establece el artículo 13 .c) de la misma obliga a extremar la protección de las marcas notorias (dentro del propio ámbito aplicativo) y renombradas (más allá del principio de especialidad), ya que el conocimiento difundido de una marca notoria o renombrada puede favorecer la asociación de otros registros parecidos con ella, y no al contrario, como sostiene la Sentencia impugnada. La tesis sostenida por ésta, hoy ya superada hace tiempo, llevaría además al efecto perverso de disminuir la protección de una marca conocida respecto a la de otra que no goza de difusión entre los consumidores, en detrimento de la inversión empresarial efectuada en favor del reconocimiento comercial de una marca registrada.

Es oportuno reproducir la Sentencia alegada por la parte actora que resume acertadamente (entre otras muchas) esta jurisprudencia:

"La segunda parte del motivo único se centra en la "jurisprudencia anterior" de esta Sala sobre las marcas notorias, doctrina jurisprudencial de la que subraya la parte recurrente distintos pasajes de diversas sentencias (especialmente, de las de 5 de julio de 1991 y 29 de septiembre de 1993 ) a tenor de los cuales la propia notoriedad de una marca precedente "puede contribuir a evitar la confusión" generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un "acusado elemento diferenciador" de ambas.

El análisis de esta parte del motivo debe hacerse a partir de dos premisas, una de hecho y otra de derecho. La primera es que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Sala de instancia, en la sentencia recurrida y en la precedente ya citada, como este mismo Tribunal Supremo (en la sentencia también citada) han afirmado que la marca denominativa "Torres" es notoriamente conocida en el sector de los vinos. La segunda es que el litigio ha de ser resuelto en virtud de la nueva Ley de Marcas, no del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de modo que habrá de estarse a lo que aquélla disponga en relación con este género de marcas, introduciendo las rectificaciones o modulaciones que sean precisas sobre la jurisprudencia precedente.

El artículo 3 de la nueva Ley dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extraregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extraregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

Incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomado carta de naturaleza, esto es, colocándonos en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal.

Tratándose, en efecto, de productos iguales o similares (vinos y otras bebidas alcohólicas), la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada ("Torres") por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra ("Torres Parés") en cuyo distintivo la Sala de instancia aprecia la ausencia de elementos diferenciadores suficientes.

Consideraciones todas estas que bastan para rechazar esta parte del motivo, sin necesidad de examinar el resto de la argumentación de la sentencia de instancia en torno a la caracterización de la marca Torres, además de notoria, como "renombrada"; caracterización que la Sala territorial lleva a cabo sobre la base del contenido del artículo 13.c) de la Ley 32/1988 para concluir que "Torres Parés" pretende aprovechar, de modo indebido, la reputación de que goza en el sector de los vinos el signo distintivo "Torres" ya registrado. En concreto, la parte recurrente no censura que para la apreciación del "renombre" baste que la marca, según literalmente expresa la Sala de instancia, tenga "[...] desde hace mucho tiempo, un prestigio, derivado de la calidad de los productos que ampara", lo que nos impide hacer más precisiones al respecto." (fundamento de derecho sexto)

A la misma conclusión llegábamos en nuestra reciente Sentencia de 17 de julio de 2.006 (RC

1.222/2.004 ), en la que se enfrentaban las mismas marcas ahora en conflicto, aunque respecto de productos de la clase 41. Así, decíamos en esa ocasión lo siguiente:

"Aún cuando con lo anterior sería suficiente para la estimación de los motivos de casación que conjuntamente examinamos y, con ello el recurso de casación, ha de señalarse que, además, la sentencia impugnada incurre en otro error de derecho, cuando afirma que la identidad de productos cede ante las diferencias de conjunto, "pero sobre todo ante un extremo que es el de la notoriedad de la marca oponente". Es cierto que, como dato de hecho reconoce que la marca no es renombrada, si bien establece que la marca oponente ha adquirido una clara notoriedad, siendo plenamente identificada con el programa radiofónico, que desde hace años tiene en antena la Cadena SER, notoriedad que le hacer ser sobradamente conocida con amplia publicidad y número de oyentes, lo que sirve para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de error o confusión.

Tal conclusión es contraria a nuestra jurisprudencia que, de un modo reiterado lo que excusa cualquier cita concreta, ha afirmado que, tratándose de productos o servicios iguales o similares, la notoriedad de una marca previamente registrada por los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar ni excluir, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría al admitir su coexistencia con otras marcas, siendo preciso en ese caso extremar las precauciones al examinar y valorar los elementos que la diferencian y las que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro no pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en el, estableciendo la sentencia de 21 de Junio de 2.002, en un examen exhaustivo del alcance de la notoriedad, que "incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomada carta de naturaleza, esto es, colocándose en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1998, los preceptos de esta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal". Estaba con ellorechazando precisamente la doctrina errónea que se sostiene en la sentencia de instancia, recogida de la jurisprudencia a la vigente Ley de Marcas de que la notoriedad de una marca precedente puede contribuir a evitar la confusión generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un acusado elemento diferenciador de ambas." (fundamento de derecho sexto)

Sobre la comparación entre las marcas en litigio en aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

Casada la Sentencia recurrida debemos pues resolver la cuestión planteada en el recurso contencioso administrativo, que no es sino la compatibilidad de la marca registrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas "TVCarrusel CarruselTV" con la prioritaria opuesta por la sociedad mercantil actora. A la hora de efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas para comprobar si concurren las circunstancias de similitud que dan origen a las prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no podemos sino aplicar el mismo criterio que ya expresamos entre las mismas marcas en la Sentencia antes referida de 17 de julio de 2.006 . En efecto, en este caso, la diferencia de clases no afecta a la comparación pues se trata en ambos supuestos de servicios estrechamente relacionados, ya que entonces se trataba de servicios pertenecientes a la clase 41 (servicios de educación y esparcimiento, especialmente montaje de programas radiotelevisivos) y en el presente asunto de servicios de la clase 38 (servicios de emisiones de radio y televisión). Se trata pues de uno de los escasos supuestos de comparación entre marcas en que nos encontramos con un precedente a tener en consideración, dada la identidad de los supuestos planteados.

Así, respecto al parecido y riesgo de confusión entre los signos "TVCarrusel CarruselTV" y "Carrusel Deportivo" aplicados a los mismos servicios de la clase 38 debemos reiterar ahora lo dicho entonces, lo que nos lleva a la estimación del recurso contencioso administrativo entablado por la sociedad actora:

"Se trata ahora de examinar si concurre el otro requisito: el de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca aspirante y la oponente. Y el examen en su conjunto de los signos enfrentados lleva a la consideración de una cuasi identidad denominativa entre la aspirante y la oponente.

Aun cuando el criterio general dominante para efectuar el examen comparativo entre las marcas enfrentadas es el de que lo que forma la marca o distintivo es el conjunto de sus elementos, por lo que la comparación debe hacerse del conjunto denominativo, en su impresión general, sin descomposiciones artificiosas, este criterio, no tiene carácter absoluto, precisamente por el casuismo imperante en la materia, por lo que deberá atenderse a las circunstancias del caso concreto, como es el ahora examinado de marcas denominativas constituidas por dos o mas vocablos denominativos en los que uno de ellos destaca de manera preponderante, relegando a los demás a un segundo término.

Así, si tenemos en cuenta, por un lado, que el término TV (indicador del vocablo Televisión) de la aspirante que precede y finaliza el elemento denominativo, es genérico en relación con los servicios que se intentan proteger con el (Clase 41, "servicios de educación y esparcimiento, especialmente, montaje de programas radiotelevisivos") y que el término DEPORTIVO (referente al tipo de contenido del programa) de la marca prioritaria es descriptivo, también en relación con los mismos servicios de la Clase 41, excluyendo el primero por genérico y el segundo por descriptivo (artículo 11.1 .a) y c) de la Ley de Marcas) porque carecen de fuerza diferenciadora, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (sentencias entre otras de 22 de Septiembre y 17 de Diciembre de 1.997 y 20 de Julio de 2.001 ), hay que concluir que el elemento predominante e idéntico en ambas denominaciones es CARRUSEL, porque tanto TV como DEPORTIVO constituyen un bloque accesorio a la parte principal de la denominación. Es, por tanto, CARRUSEL y no otro el vocablo que ha de tenerse en cuenta en la comparación, en cuanto tiene un acusado relieve de elemento dominante y distintivo que es el que está dotado de especial eficacia individualizadora, que además ha alcanzado notoriedad en los servicios de radiodifusión por el uso que de su marca ha venido haciendo la recurrente.

Concurre así el otro requisito para que entre en juego la prohibición, y por tanto, existiendo cuasi identidad denominativa y conceptual e identidad de productos, la incompatibilidad entre las marcas enfrentadas hace imposible la convivencia entre ambas, para que no se produzca el error o confusión que el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas trata de prevenir.

Por todo ello, reiterando las razones expuestas anteriormente en relación con el examen de la notoriedad, que merece especial protección sobre la base del contenido del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados") para evitar el aprovechamiento de modo indebido de la reputación de que goza la misma, ha de concluirse en la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto." (fundamento de derecho octavo)

Conclusión y costas.

De acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho procede estimar el recurso de casación y estimar asimismo el previo recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A., anulando las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que impugnaba en el mismo.

No se aprecian las circunstancias que la ley prevé para la imposición de las costas ni en la instancia ni en la oposición, según lo que disponen los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,