STS, 25 de Febrero de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:1394 |
| Número de Recurso | 367/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 367/2006, interpuesto por EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA representada por el Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia nº 868, dictada el 13 de octubre de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 187/2001, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de diciembre de 2000, que había confirmado la dictada el 20 de enero de 2000, que denegó el registro de la marca nº 2.198.151 «E EROSKI RHUMBA», mixta, para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor internacional, y confirma dicha prohibición. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 187/2001, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 13 de octubre de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de la mercantil Eroski Sociedad Cooperativa, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de enero de 2000, confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 19 de diciembre de 2000, por las que se deniega el registro de la marca nº. 2.198.151 E Eroski Rumba, cl. 33, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 22 de diciembre de 2005, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de E EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia, así como de los artículos 14 y 24 de la Constitución Española. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[...] dicte sentencia en su día casando la referida resolución en cuanto desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi representada contra las resoluciones de 20 de Enero y 19 de Diciembre de 2000 de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegando el registro de la marca nacional mixta núm. 2.198.151 "E EROSKI RUMBA", declarando que estas resoluciones administrativas no se ajustan a derecho y, por ende, decretando haber lugar al registro de la mencionada marca, con lo demás que procediere».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 14 de noviembre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 8 de enero de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que realizó mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por diligencia de ordenación de 8 de junio de 2007 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 25 de enero de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 19 de febrero de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 868, dictada con fecha 13 de octubre de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 187/2001, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de E EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de diciembre de 2000, que confirmó la dictada con fecha 20 de enero anterior, que había denegado la inscripción de la marca mixta nº 2.198.151 «E EROSKI RHUMBA», para productos de la clase 33 del Nomenclátor (bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas), por estimarla incompatible con la marca opuesta de oficio nº 949.807 «RUMBA», registrada también para proteger productos de la clase 33, relacionados con los solicitados.
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida en el que, en lo que aquí importa, se expone lo siguiente:
En el caso litigioso, y aplicando la doctrina expuesta, esta Sección entiende que entre las marcas E Eroski Rhumba cuya inscripción solicita la recurrente y la marca nº 949.807 Rumba opuesta de oficio aunque, a priori, podría adivinarse diferencias dado la distinta denominación de los mismos, es lo cierto, como recoge la resolución del recurso de alzada, que si bien es verdad que el bien jurídico protegido con las normas defensoras de la marcas notorias es tanto el amparo de los esfuerzos empresariales de sus titulares como el derecho de los consumidores a elegir sin riesgo de confusión sus productos, no es menos cierto que "está fuera del entorno de esa protección normativa el señorío absoluto de estas y su utilización como instrumento de apropiación de otras", como puede ocurrir cuando, en base al conocimiento que de ellas tienen los usuarios, unen sus distintivos a los de otras menos conocidas, pero que operan en el comercio.
Es decir, la Administración debe impedir que marcas notorias, como la denominación de la recurrente, puedan absorber a otros distintivos menos conocidos mediante su unión a la marca notoria.
En el caso analizado, se pretende la creación de una marca nueva para lo cual a la denominación inscrita (E Eroski) se añade una marca fonéticamente igual a otra registrada a nombre de un tercero
.
El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de E EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción por inaplicación del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia, así como de los artículos 14 y 24 de la Constitución. Señala que, en sus fundamentos jurídicos tercero y cuarto, la sentencia recurrida hace un planteamiento de la litis que no se corresponde con la realidad, puesto que parte de la base de que la marca ha sido concedida, cuando lo cierto es que la OEPM ha considerado que los signos son incompatibles y por ello la ha denegado y que cuando, tras citar sentencias dictadas al amparo del Estatuto de la Propiedad Industrial, procede a resolver, lo hace sin valorar las diferencias que existen entre los signos, y desestimando el recurso porque considera que las marcas notorias, como es la de la recurrente, no pueden absorber a otros distintivos menos conocidos mediante su unión a las mismas. A su juicio, este planteamiento vulnera los artículos 14 y 24 de la Constitución, y conlleva la arbitrariedad de la sentencia, que es contraria al buen sentido porque no aplica el artículo 12 de la Ley de Marcas.
El motivo no puede prosperar. Es cierto que la sentencia impugnada incurre en sus fundamentos jurídicos tercero y cuarto en los errores que denuncia la recurrente, pero también lo es que la cuestión queda planteada en términos correctos en el fundamento quinto, y que el Tribunal resuelve en consideración a dicho planteamiento de forma que no puede calificarse de arbitraria o irracional, y que se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. En definitiva, los argumentos que antes se han resumido no impiden llegar a la conclusión de que el fundamento del motivo no es sino la discrepancia de la parte con la valoración que la Sala de instancia ha realizado respecto al riesgo de confusión entre los signos enfrentados, discrepancia que es irrelevante porque, según reiterada jurisprudencia expresada por esta Sala, las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto en el que la Sala de instancia, realizada una visión de conjunto de las marcas enfrentadas, ha concluido que el acceso al Registro de la marca aspirante es susceptible de producir riesgo de confusión en los consumidores (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005-, 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -), razonando acertadamente que la marca notoria no puede ser utilizada como instrumento de apropiación de otras. La falta de desarrollo argumental impide apreciar la vulneración de los artículo 14 y 24 de la Constitución Española que se denuncia.
La prohibición general de acceso al Registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, opera cuando concurren las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. En este motivo de carácter general, que es la existencia de riesgo de confundibilidad entre las marcas, se integra en el presente supuesto el argumento añadido de que la marca notoria no puede convertirse en instrumento de apropiación de otras marcas menos conocidas mediante la unión de su distintivo al de éstas, de manera que se cree en el consumidor una asociación en cuanto al origen comercial de ambas o, cuando menos, en cuanto a la existencia de una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas interesadas. En estos términos se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de fecha 6 de octubre de 2005, dictada en el Asunto C-120/04 (THOMSON LIFE/LIFE), a la que pertececen las siguientes consideraciones:
29 En el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32).
30 Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante.
31 En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.
32 La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.
33 Si se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, aun cuando dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no dominante.
34 Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto.
35 Así, contrariamente a la intención del legislador comunitario expresada en el décimo considerando de la Directiva, no se garantiza la protección de la función de origen de la marca anterior, aunque dicha marca ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto.
36 Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto.
37 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma
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La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de E EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, contra la sentencia nº 868, dictada con fecha 13 de octubre de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 187/2001 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
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