STS, 24 de Octubre de 2003

PonenteD. Óscar González González
Número de Recurso3925/1998
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución24 de Octubre de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Octubre de dos mil tres.

En el recurso de casación nº 3.925/1998, interpuesto por la entidad GALLETAS ARTIACH S.A., representada por la procuradora doña Almudena González García y asistida de letrado, contra la sentencia de fecha 17 de enero de 1998, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1.950/1995, sobre inscripción de la marca mixta "MARÍA TROPICAL GULLÓN LA GALLETA DORADA"; habiendo comparecido como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la entidad GALLETAS GULLÓN S.A., representada por la procuradora doña María José Corral Losada, con asistencia de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la entidad GALLETAS ARTIACH S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de enero de 1995, confirmada expresamente por la de 13 de junio de 1995, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra ella, por la que se concedió la inscripción de la marca mixta nº 1.665.087 "MARÍA TROPICAL GULLÓN LA GALLETA DORADA" para amparar productos de la clase 30.

SEGUNDO

Notificada la sentencia a las partes, por dicha entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de marzo de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (GALLETAS ARTIACH S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de mayo de 1998 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso como único motivo, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, con especial referencia a lo dispuesto en el artículo 12 y el artículo 13.c) de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, sobre marcas y jurisprudencia de este Alto Tribunal interpretativa de los mismos. Terminando por suplicar se dicte sentencia por la que, estimando el motivo del recurso y casando la sentencia recurrida, se resuelva de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española del Registro de la Propiedad Industrial dictadas en relación con la marca 1.665.087 y disponiendo la denegación de la citada marca.

CUARTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de abril de 1999, ordenándose por otra de fecha 3 de mayo siguiente entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas, a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo.

QUINTO

Por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO se evacuó el trámite conferido en fecha 6 de mayo de 1999, mediante escrito en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.

SEXTO

La entidad GALLETAS GULLÓN S.A. presentó escrito de oposición al recurso de casación en fecha 24 de junio de 1999, en el que, tras manifestar los razonamientos que consideró pertinentes a su derecho, suplicó a la Sala la desestimación del recurso de casación, confirmando la sentencia de instancia en todos los pronunciamientos de su fallo, por el que se declararon ajustadas a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, imponiendo expresamente las costas del presente recurso a la actora.

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 30 de junio de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) por la que se desestimó el recurso promovido por la entidad GALLETAS ARTIACH S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de enero de 1995, confirmada expresamente por la de 13 de junio de 1995 desestimatoria del recurso ordinario deducido contra ella, por la que se concedió la inscripción de la marca mixta nº 1.665.087 "MARÍA TROPICAL GULLÓN LA GALLETA DORADA", propiedad de la entidad GALLETAS GULLÓN S.A., para amparar productos de la clase 30, en concreto "galletas".

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-.

TERCERO

En la sentencia de instancia se llegó a la conclusión, coincidente con la manifestada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en sus resoluciones, de que no existe semejanza o identidad gráfica o denominativa entre la marca solicitada y la oponente nº 107.919 "DORADA" - también para amparar productos de la clase 30, en concreto "galletas, bizcochos, gaufretts, dulces y caramelos, cafés y azúcar"- no existiendo, en consecuencia, riesgo de confusión o asociación entre ambas marcas para los consumidores, pese a que pretenden coexistir amparadas en una misma clase del Nomenclátor.

Con esta conclusión que, como se dijo, es inatacable en casación, desaparece en el caso presente la prohibición del artículo 12.1 a), pues, razonado anteriormente que para vedar el acceso al Registro es necesario que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos y, de otro, en productos o servicios o actividades, al no darse la semejanza entre los primeros, resulta indiferente que los segundos guarden tal relación o incluso la de identidad.

Por otra parte, la comparación efectuada por la Sala "a quo" entre las dos marcas enfrentadas no adolece de ninguno de los defectos denunciados por la recurrente en su escrito de interposición, habida cuenta de que se realiza con el rigor adecuado. Así, tras una exposición de la reglas generales expresadas en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, se detiene a analizar las concretas características de ambas marcas y su posible semejanza o disparidad, sin que sus conclusiones puedan variarse en este recurso aun cuando no coincidan con las extraídas por la actora. Es perfectamente aplicable, además, en contra de lo que ésta sostiene, la doctrina jurisprudencial referente a la necesidad de que la comparación sea sintética y de conjunto; lo que lleva a la Sala de instancia, en primer lugar, a revelar la existencia de un enfrentamiento entre una denominación compuesta por varios vocablos -"MARÍA TROPICAL GULLÓN LA GALLETA DORADA"- y otra formada por uno sólo -"DORADA"- y, en segundo término, a que no es determinante la identidad entre éste y uno de los de aquélla, habida cuenta el papel secundario que la expresión "LA GALLETA DORADA" posee frente a "MARÍA TROPICAL", derivado de la distribución de los signos y gráficos en el conjunto del diseño destinado al envase de galletas, en el cual esta última expresión posee mayor dimensión y lugar preferente.

No puede ser acogido tampoco el argumento relativo al supuesto aprovechamiento indebido por parte de la recurrida de la reputación o notoriedad que la marca "DORADA" posee, lo que, a su juicio, infringiría el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Por un lado, no se ha probado en ningún sentido la existencia de tal reconocimiento por parte de los consumidores, más aún cuando, como se recoge en la sentencia impugnada, la entidad solicitante posee ya otra marca registrada -"GULLÓN MARÍA TROPICAL LA GALLETA DORADA"-. Por otra parte, tal y como se ha pronunciado esta Sala en multitud de sentencias (sirvan como ejemplo las de fechas 11 de marzo, 12 de junio y 12 de julio de 2002, y 5 de junio de 2003), al no existir la semejanza invocada por la recurrente, mal puede hablarse de una imitación que busque aprovecharse de su crédito o prestigio.

Lo mismo cabe afirmar frente a la alegación realizada por la actora en referencia a un posible riesgo de asociación entre los signos distintivos objeto de debate. En efecto, el apartado a) del artículo 12.1, tal cual aparece redactado, exige un previo análisis de las marcas enfrentadas, para decidir si entre ellas hay identidad o semejanza. Es éste un paso necesario e imprescindible para determinar, en caso afirmativo, si la misma puede inducir al consumidor, bien a confusión, bien a asociar la nueva marca con la anterior. De esta forma, descartada la identidad o semejanza, cualquier otro riesgo de confusión o asociación, no opera como elemento indicador de prohibición.

CUARTO

Al no estimarse el motivo de casación invocado, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3.925/1998, interpuesto por la entidad GALLETAS ARTIACH S.A. contra la sentencia de fecha 17 de enero de 1998, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1.950/1995; con condena a la parte actora en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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