STS, 19 de Julio de 2004

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de febrero de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos (que posteriormente se constituyó en entidad pública empresarial en virtud del Real Decreto 176/1998, de 16 de febrero) contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1.997, posteriormente confirmadas por las de 16 de febrero de 1.998 del mismo organismo, por las que se denegaban las solicitudes de inscripción de las marcas números 2.043.296 y 2.043.297, "POSTAL", denominativas, para servicios de las clases 36 y 40 del Nomenclátor, respectivamente.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, en lo que se refiere a la marca número 2.043.296, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de marzo de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos compareció en forma en fecha 26 de abril de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 12.1 de al Ley 32/1988, de Marcas, en relación con la jurisprudencia que cita,

- 2º, también por infracción del mencionado artículo 12.1 de la Ley de Marcas y del principio de igualdad, en relación con la jurisprudencia que cita, y

- 3º, por infracción del artículo 4 del Real Decreto 1145/1992, de 25 de septiembre, por el que se regula la prestación de determinados servicios rápidos internacional de recogida, transporte y entrega de cartas y tarjetas, y del artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.991, en relación con el artículo 25 del Decreto 113/1960, de 19 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Postal y con los artículos 2 y 18 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales Universales, así como su Disposición Primera.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida, en el sentido de revocar y anular las resoluciones del Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1.997 y 16 de febrero de 1.998, por las que se deniega la inscripción de la marca 2.043.296 POSTAL, clase 36, y acuerde en su lugar la concesión de la misma.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de noviembre de 2.002.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Por providencia de fecha 7 de mayo de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 de julio de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

La entidad publica empresarial Correos y Telégrafos impugna en casación la Sentencia de 20 de febrero de 2.001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera), que desestimó el recurso contencioso administrativo que había interpuesto frente a la denegación administrativa de las marcas nº 2.043.296 y nº 2.043.297 "Postal", para las clases 36 y 40. La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó el registro de dichas marcas por la existencia de las marcas prioritarias nº 1.650.760 "Caja Postal" y nº 1.750.248 "Mutual Postal" en la clase 36 y la nº 1.650.764 "Caja Postal", en la clase 40.

La Sentencia impugnada funda su fallo desestimatorio en las siguienes consideraciones:

"Proyectando la anterior doctrina legal sobre la problemática que aquí nos ocupa, examinadas las alegaciones y razonamientos expuestos por el recurrente, procederá concluir la adecuación al ordenamiento jurídico de las anteriores resoluciones recurridas en base a las consideraciones siguientes:

1. Como señalan las resoluciones recurridas, entre los signos enfrentados existe una clara similitud denominativa, que no puede obviar la recurrente, dado que todas ellas utilizan el término "POSTAL", sin que en la comparación a efectuar pueda tenerse en cuenta los términos "CAJA" y "MUTUA" comprendidos en las marcas oponentes dada su generalidad y por ello inhábil a los efectos de la diferenciación pretendida por el actor. Esta práctica identidad en las denominaciones comparadas forzosamente deben inducir a error o confusión en el mercado.

2. A ello debe añadirse el hecho de las marcas enfrentadas se refieren a áreas comerciales relacionadas, y así se pone de manifiesto por las resoluciones impugnadas, acentuándose así el riesgo de error o confusión en el mercado.

3. Debe dejarse constancia de que en esta clase de procedimientos no sólo debe tenerse en cuenta el interés particular de quien tiene inscrita la marca, sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple, en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado a través precisamente de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas que las que se proponen - Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 11 de diciembre de 1.993, y las en ella citadas de 30 de octubre y 28 de noviembre de 1.986, y 24 de julio de 1.992-. En este mismo sentido la Sentencia del mismo Alto Tribunal y Sala de 29 de octubre de 1.994, recogiendo la dictada el 19 de mayo de 1.993, pone de relieve que la protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, no al especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno de amparo legal, la salvaguardia del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como del desembolso realizado para su difusión en el mercado;

4. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 15 de enero de 1.996, conviene recordar que: "Al riesgo de error en el consumidor se une la posibilidad de que la marca nueva se aproveche del renombre de la entidad actora desvirtuando el fin mismo de la marca cuyo objeto específico es la protección de la propiedad industrial ...", significándose que "el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado en el que "las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo que únicamente es posible cuando existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos de modo que la marca pueda desempeñar este cometido y constituya la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que pueda hacerse responsable de su calidad".

5. Por último, en cuanto a la reserva legal alegada por el recurrente ésta en ningún caso podrá abarcar campos o actividades ajenas totalmente a las funciones propias del organismo autónomo demandante como las que se pretenden proteger en el caso presente y que ya quedaron reseñadas en el punto primero de la fundamentación jurídica de la presente." (fundamento de derecho cuarto)

La entidad actora impugna la referida Sentencia tan sólo en lo que respecta a la desestimación de su pretensión de registro de la marca "Postal" nº 2.043.296, para los servicios de la clase 36. El recurso se formula en tres motivos, todos ellos al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, alegando la infracción de los preceptos, principios y jurisprudencia que examinamos seguidamente.

El primer motivo se fundamenta en la infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas, y en él se aduce que la comparación entre los signos enfrentados efectuada por la Sala de instancia ha sido hecha de forma defectuosa y contraria a la jurisprudencia que se cita. En opinión de la parte recurrente la Sala ha fragmentado las marcas prioritarias (Caja Postal y Mutua Postal) en sus dos elementos y ha comparado la marca pretendida "Postal" sólo con el término coincidente de las opuestas. Este proceder sería contrario a la amplia doctrina jurisprudencial de que la comparación entre signos ha de hacerse de forma global, sin descomposiciones arbitrarias o artificiosas, buscando el efecto que el conjunto denominativo causa en el consumidor. De haberse efectuado de manera correcta la comparación, dice la parte actora, se llegaría a la conclusión de que las marcas son compatibles, puesto que las prioritarias están integradas por dos términos que conjuntamente poseen un potencial individualizador que impide que la marca aspirante pueda confundirse con ellas.

El motivo ha de desestimarse. Tiene razón la parte actora al exponer la forma en que se han de comparar las marcas enfrentadas para determinar su compatibilidad en el mercado. Es también cierto que la expresión de la Sala de instancia para describir la comparación entre las marcas en litigio es desafortunada, puesto que en una interpretación literal y aislada de la frase "sin que pueda tenerse en cuenta los términos "Caja" y "Mutua" comprendidos en las marcas oponentes" pudiera entenderse que sólo se ha comparado la marca "Postal" con idéntico término de las marcas opuestas. Sin embargo, de la lectura de todo el apartado a) del fundamento cuarto que se ha reproducido más arriba puede concluirse que la comparación se ha efectuado de manera global, contemplando los términos "Caja" y "Mutua" como parte integrante de la denominación de las marcas opuestas. Lo que la Sentencia pone de relieve, aunque con poco acierto, es que dichos términos, por su generalidad, no añaden fuerza distintiva suficiente para evitar la confusión con la aspirante.

Así las cosas, la Sala de instancia ha efectuado una aplicación correcta de las normas del derecho de marcas y de la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia y lo único que subyace a la argumentación de la parte es su discrepancia con la apreciación de hecho sobre la confundibilidad de las marcas en litigio efectuada en la Sentencia recurrida, discrepancia que según reiterada jurisprudencia resulta intangible en sede casacional (por todas, STS de 24 de octubre de 2.003 - recurso de casación 3.925/1.998-). La Sentencia recurrida examina, en efecto, tanto la compatibilidad de las marcas enfrentadas -llegando a la conclusión de la imposibilidad de su convivencia sin inducir a la confusión del público, cuya protección es uno de los objetivos de las marcas-, como la coincidencia de los ámbitos aplicativos, en apreciaciones de hecho motivadas y razonables que no pueden ser revisadas por esta Sala de casación.

El segundo motivo se funda en la alegación de infracción del mismo artículo 12.1 de la Ley de Marcas y el principio de igualdad, en relación con la jurisprudencia que se cita de este Tribunal. En síntesis, lo que la parte aduce es que las marcas opuestas, en particular Caja Postal, ya convivía con varias marcas "Postal" de su titularidad, convivencia que acreditaría la inexistencia de riesgo de confusión. La denegación ahora de la marca solicitada supondría una quiebra del principio de igualdad en lo que respecta a la aplicación del referido artículo 12.1 de la Ley de Marcas y de acuerdo con la jurisprudencia que se cita.

El motivo no puede tampoco prosperar, puesto que se apoya en varios presupuestos errados, tanto de hecho como de interpretación jurídica. En primer lugar, las marcas opuestas por la parte codemandada y únicas que debemos tomar en consideración son "Caja Postal" nº 2.043.296 y "Mutua Postal" nº 1.750.248, ambas para la clase 36; pues bien, en esa clase no se daba la convivencia que se aduce, puesto que todas las marcas "Postal" que se alegan en el motivo pertenecen a otras clases. Son por tanto precedentes que no acreditan lo que pretenden, la previa existencia de una convivencia de la marca aspirante con la opuesta, ya que dichos precedentes operaban en otros campos aplicativos. Y la protección de la marca no se hace, excepto en el caso de marcas notorias y con matices que no son del caso ahora, con carácter general para todos los campos aplicativos, sino con consideración del principio de especialidad, pues se entiende que la confusión del público consumidor se produce sólamente cuando coexisten en un determinado sector del mercado marcas que por las características denominativas, gráficas y conceptuales de sus signos expresivos pueden inducir a confusión a asociación entre ellas. El hecho de que previamente existieran ya registradas otras marcas con idéntica denominación "Postal" en otros campos no quiere decir que sea posible la convivencia de una marca "Postal" precisamente en la clase 36 en la que operan las marcas opuestas "Caja Postal" y "Mutua Postal".

A lo anterior hay que añadir, según reiterada jurisprudencia, la falta de efectos vinculantes de los precedentes administrativos, tanto para la propia Administración como para los Tribunales, ya que para ambos rige con prioridad el principio de legalidad. La Administración puede separarse motivadamente de sus propios precedentes y, en cualquier caso, su interpretación debe ceder ante la interpretación de la legalidad que efectúen los Tribunales. Éstos, por su parte, sólo están vinculados por el principio constitucional de igualdad en la aplicación de la ley en cuanto a sus propios precedentes, y aún de éstos pueden separarse motivando adecuadamente las razones que les llevan a ello. Además, y según hemos repetido con frecuencia, en ocasiones puede darse el caso de marcas que no hubieran debido admitirse, sin que la previa existencia de tales errores sea una justificación para persistir en el error e incrementar el riesgo de confusión ya existente en el mercado. En el caso presente, sin embargo, los precedentes aducidos pertenecen a otras clases del Nomenclátor internacional y carecen de trascendencia a la hora de valorar la compatibilidad de las marcas en litigio. En definitiva, que diversas marcas "Caja Postal" (o "Mutua Postal") hayan convivido con marcas "Postal" en otras clases del nomenclátor, no es relevante para admitir la marca "Postal" en la clase 36, en la que se prestan los servicios nucleares de la entidad opuesta Caja Postal y en la que ésta tiene registradas las marcas prioritarias "Caja Postal" y "Mutua Postal".

Finalmente, tampoco puede prosperar el tercer motivo, en el que la parte actora trata de demostrar que el término "postal" está legalmente reservado para su uso por la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. Según puede verse en el fundamento de derecho primero, la Sala de instancia rechazaba este argumento sosteniendo que dicha reserva en ningún caso puede abarcar actividades ajenas totalmente a las funciones propias del organismo autónomo (letra e del fundamento de derecho de la Sentencia recurrida que se ha reproducido).

La parte actora, en el motivo de casación que examinamos, se esfuerza por ello en acreditar que determinados servicios calificados como financieros y en particular, el giro postal, es un servicio básico que la ley atribuye al servicio postal universal que corresponde a la entidad pública Correos y Telégrafos. En cuanto a esto, no hay inconveniente en reconocerlo, pues así ha quedado establecido con claridad por algunas de las normas cuya infracción se alega, en concreto los artículos 2 y 18 y la disposición adicional primera de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales y, con anterioridad, ya por el artículo 25 de la Ordenanza Postal aprobada por el Decreto 113/1960 y por el propio artículo 99.1.dos de la Ley 31/1990 a que nos referimos a continuación.

La cuestión es, sin embargo, que falta el presupuesto en que se apoya el argumento, puesto que lo que no existe es una reserva legal del término postal para el conjunto de servicios atribuidos o, incluso, reservados a la entidad pública empresarial recurrente. En efecto, el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado, alegado por la parte actora, en su apartado uno.3, segundo párrafo, tan sólo reserva para el uso de la entidad Correos y Telégrafos el término "Correos", junto con las señas de identificación de este servicio. Así, el precepto dice literalmente lo que sigue:

"No tendrán la consideración de servicios básicos los restantes servicios, por lo que podrán ser gestionados además por otras Entidades Públicas o Privadas, previa autorización administrativa. No obstante, la palabra Correos y las señas de identificación de este servicio no podrán ser utilizadas en relación con actividades o bienes que induzcan a confusión con tal servicio público. Tampoco podrán emplearse rótulos, anuncios, emblemas, sellos fechadores, impresos u otros similares a los del Correo."

De dicho tenor no puede en modo alguno derivarse reserva alguna respecto al término "postal", frente a lo que aduce el organismo recurrente, ya que no puede considerarse que el mismo pueda calificarse como una de las "señas de identificación", del servicio de Correos, que claramente se refieren a símbolos, rótulos, o cualesquiera otros signos que identifiquen al servicio, no a un término genérico como "postal".

Sí existe, en cambio la reserva que se alega en cuanto a los servicios rápidos internacionales, por virtud de lo prevenido en el artículo 4 del Real Decreto 1145/1992, que establece que "las denominaciones comerciales de las empresas que presten los servicios rápidos internacionales, así como las de sus servicios o productos, no podrán emplear las voces "Correo", "Correos" ni "Postal", ni otras que induzcan a confusión con el servicio público prestado por el Organismo Autónomo "Correos y Telégrafos"". Pero esta reserva sólo puede tener el alcance que la norma establece, y es exclusivamente en relación con las empresas que presten servicios rápidos internacionales. No es posible extender a cualquier ámbito en la forma en que se hace por la parte actora una disposición restrictiva como la anterior, puesto que su alcance limitado está expresa y perfectamente definido por la norma.

En definitiva, los preceptos y normas alegados no han sido infringidos por la Sentencia recurrida por cuanto no prescriben la reserva del término "postal", frente a la que el organismo recurrente sostiene, por lo que debemos rechazar también el motivo tercero.

La desestimación de los motivos en que se basa el recurso implica la de éste, así como la condena en costas a la parte que lo interpuso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,