STS, 11 de Marzo de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 1210/2003, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicto sentencia de fecha 13 de diciembre de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

1º.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Víctor recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de enero de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Don Víctor recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 6 de marzo de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que dicte Resolución por la que se acuerde CASAR la Sentencia recurrida, dictada por Excmo. TSJC. Y, también se SUPLICA se dicte nueva Sentencia por la que se acuerde el derecho del recurrente a ser titular de la Licencia peticionada y denegada por la Oficina de Patentes y Marcas, acordando su Derecho a inscribir y ser titular del referido logotipo, para los productos por él solicitados.

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Por providencia de la Sala de fecha 22 de junio de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 13 de julio de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado en escrito presentado el día 19 de septiembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 15 de diciembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 4 de marzo de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Don Víctor contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de septiembre de 2003, que denegó el registro de la marca número 2.464.080 gráfica, para designar productos en la clase 16 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2002.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta el pronunciamiento de desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base jurídica en la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretado a la luz de la jurisprudencia formulada por este Tribunal Supremo, en la apreciación de la existencia de semejanza entre los signos confrontados, compuestos por bandas o barras inclinadas y paralelas, y a que amparan productos similares, que impide su coexistencia pacífica en el mercado, al inducir a confusión a los consumidores, según se refiere en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] Procede analizar si se produce la concurrencia de los dos requisitos contemplados, denominativo y aplicativo, para apreciar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas : en primer lugar, la semejanza o parecido entre las marcas comparadas, y en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión a los consumidores.

En cuanto al primero de los requisitos, semejanza o parecido entre los distintivos enfrentados debe señalarse que ambos están compuestos por dos barras inclinadas y paralelas, sin que el hecho de que en el del recurrente las barras estén descentradas una con respecto a la otra, altere la evidente similitud, por otra parte claramente perceptible desde un punto de vista gráfico.

Pero es que además ambos amparan productos de la clase 16; el del recurrente, DON Víctor, "publicaciones, libros, periódicos, catálogos, revistas, impresos, folletos", el de COMPAÑIA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A., "papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, publicaciones impresas; libros, revistas, diarios y periódicos impresos; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres", pudiendo afirmarse que se da una similitud que impide su coexistencia pacífica al ser de una relevancia tal que induce a confusión a los destinatarios de los productos amparados por ellas, el consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 , "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso se evidencia una similitud que produce la aplicación de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas , ya que no cabe apreciar suficientes diferencias entre los distintivos enfrentados que eviten la posibilidad de confusión entre ellos y también el riesgo de confusión entre los consumidores a los que van destinados los productos que amparan.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Víctor se articula en la exposición de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables pare resolver las cuestiones objeto de debate.

En la exposición del motivo de casación se denuncia que la sentencia recurrida conculca el artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo formulada en relación con la determinación del público pertinente, respecto del que ha de evaluarse el riesgo de confusión, y sobre la naturaleza de los productos designados, pues la Sala de instancia incurre en error jurídico, al no apreciar la inexistencia de semejanza gráfica entre los signos en pugna y que no se da identidad aplicativa ni aprovechamiento indebido de la reputación y fama de la marca prioritaria.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado por la parte recurrente debe ser desestimado, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», que se revela conforme al criterio hermenéutico de la lógica y a las reglas de la experiencia y del buen sentido, al evidenciarse que no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o arbitrariedad en el juicio comparativo de las marcas en conflicto, al apreciar el grado de similitud de los signos gráficos enfrentados, analizados desde una visión de conjunto y la relación de afinidad de los productos designados, que impide su coexistencia pacífica en el mercado al inducir a confusión a los consumidores destinatarios de referencia.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio expresado con convincente rigor jurídico por el Tribunal sentenciador que considera que se produce riesgo de confusión entre la marca gráfica solicitada número 2.464.080, que designa productos en la clase 16 (publicaciones, libros, periódicos, catálogos, revistas, impresos, folletos), y la marca gráfica obstaculizadora número 2.280.646, en clase 16 (que designa, entre otros productos, publicaciones, impresos, libros, revistas, diarios y periódicos impresos), al no diferenciarse suficientemente desde el aspecto visual, debido a la coincidencia configurativa de los gráficos contrapuestos, compuestos por dos bandas inclinadas, colindantes, ligeramente inclinadas, pese a estar descentradas en la marca solicitada, y ser idénticos los productos designados.

A este respecto, debe significarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En particular, cabe recordar, que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas integradas por formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

Procede además advertir, que, en este supuesto, como reconoce la Sala de instancia, en razón de la naturaleza y características de los productos reivindicados y las condiciones objetivas de su comercialización, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio destinatario de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Por ello, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), sobre la distintividad de las marcas, en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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La conclusión jurídica que sustenta la Sala de instancia, al confirmar la incompatibilidad registral de las marcas opositoras, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada signo confrontado sin descomponer su unidad gráfica.

Cabe rechazar que la Sala sentenciadora haya eludido los criterios jurisprudenciales invocados respecto de la determinación del público pertinente, en relación con las características de los productos designados -publicaciones-, pues con la decisión judicial adoptada de prohibición de registro de la marca solicitada se promueve que la generalidad del público pueda reconocer los libros, folletos, productos o publicaciones designados por la Compañía Valenciana de CEMENTOS PORTLAND de los de titularidad del recurrente, ya que no cabe considerar que el consumidor destinatario de dichos productos preste un grado de atención elevado que le permita distinguir sin dificultad la procedencia empresarial, al ser los signos en conflicto similares.

En este sentido, cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala sentenciadora, pues, el escaso grado de disimilitud de los signos confrontados no es compensado por el grado de identidad de los productos reivindicados, y puede generarse error sobre el origen empresarial de los productos designados.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Estimamos que la sentencia de la Sala de instancia, al declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado», y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. ».

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede estimar que los signos gráficos que caracterizan la marca aspirante, aunque no respondan a una voluntad deliberada de imitar o reproducir los signos de la marca anterior, evocan los productos reivindicados por la compañía PORTLAND, que crea riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos productos.

Cabe concluir el examen de este único motivo de casación, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, con la declaración de que la marca gráfica aspirante número 2.464.080, que distingue productos de la clase 16, es incompatible con la marca gráfica oponente número 2.280.646, para productos de la clase 16, al no ser suficientemente diferentes los signos para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión de los consumidores, y a que ambas marcas se refieren a productos idénticos.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el único motivo de casación articulado, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Víctor contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1210/2003.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber luga r al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Víctor contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1210/2003.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.