STS, 30 de Mayo de 2007

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 10 de junio de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por D Franco contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de octubre de 2.000 y 28 de septiembre de 2.001, desestimatoria ésta última del recurso de alzada interpuesto contra la primera. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.244.979 "tiMUEBLE", de tipo mixto, para servicios de la clase 39 del nomenclátor, que había solicitado D. Juan Ramón -quien durante la tramitación del expediente administrativo cedió sus derechos sobre la misma a la mercantil Almacén del Mueble Portugalete, S.A.-.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 6 de julio de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Franco compareció en forma en fecha 27 de julio de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ;

- 2º, por infracción de los artículos 3.2. y 3.2 de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 30 de la misma y con la jurisprudencia;

- 3º, por infracción de la jurisprudencia:

- 4º, por infracción de los artículos 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas, en relación con los artículos

11.2 y 11.3 de la misma y con la jurisprudencia;

- 5º, por infracción del artículo 12.1a) de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 3.2 de la misma y con la jurisprudencia, y

- 6º, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida, y dictando en su lugar una nueva resolución por la que, estimando el recurso interpuesto, se revoquen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y se proceda a la cancelación de inscripción de la marca nº 2.244.979.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de marzo de 2.006 .

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

Por providencia de fecha 16 de enero de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 de mayo de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala

Objeto y planteamiento del recurso.

El actor impugna en casación la Sentencia de 10 de junio de 2.004 dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su recurso contra la concesión de la marca mixta nº 2.244.979 "tiMUEBLE", para servicios de la clase 39. El actor se había opuesto a dicha concesión en vía administrativa en defensa de la marca prioritaria de su titularidad, "Tu", para productos de la clase 20.

La Sentencia recurrida justifica el fallo desestimatorio en los siguientes fundamentos de derecho:

"SEGUNDO: La entidad recurrente solicita en su demanda que se revoque la resolución recurrida y se ordene la cancelación de la inscripción de la marca nacional número 2.244.979 "TIMUEBLE" (mixta) en la clase 39, alegando, en resumen, como fundamento de su pretensión, que es titular de la marca nacional número 1.676.911 "TU" concedida para productos de la clase 20, es decir, para "muebles", sosteniendo la incursión de la marca concedida en las prohibiciones de los párrafos a), b) y c) del art. 11.1 y en las del art.

12.1.a) de la Ley 32/88 de Marcas, porque el vocablo "TU" solo o formando la expresión "TU mueble" ya es conocido por el público consumidor para distinguir actividades de venta de muebles y todo lo que ello implica, almacenaje, distribución y transporte, existiendo riesgo de confusión.

El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, alega, en síntesis, que entre las marcas en cuestión existe suficiente diferencia tanto fonética como, sobre todo, de ámbitos de aplicación.

En el análisis de la cuestión objeto del presente litigio debe tenerse en cuenta que la resolución recurrida razona la concesión de la marca controvertida la no concurrencia de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas frente a la marca opuesta número 1.676.911 "TU" para la clase 20 .

Pues bien, teniendo en cuenta que el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas establece que "No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", es preciso analizar si entre las marcas enfrentadas existe semejanza fonética, gráfica o conceptual. Sin que exista semejanza entre ellas pues la expresión "TU" no puede considerarse ni semejante a la expresión "TI" ni menos aún a la totalidad de la expresión que conforma la marca concedida "TIMUEBLE", pues la alegación referida a la utilización por parte de la sociedad recurrente de la expresión "mueble" asociada a la marca de la que es titular no puede impedir la inscripción de la marca concedida, pues dicha expresión añadida no conforma una marca inscrita con preferencia a la marca cuestionada en este recurso. Debiendo tener en cuenta que es preciso analizar ambas marcas en su conjunto, ya que no puede presumirse que el consumidor medio, como destinatario de los productos o servicios, vaya a realizar un examen exhaustivo de las marcas, por lo que es preciso analizarlas efectuando una visión de conjunto y desde este punto de vista las marcas en cuestión se muestran bien diferentes, tanto desde un punto de vista denominativo, como especialmente fonético, gráfico y conceptual.

Por otra parte tampoco existe coincidencia entre los ámbitos de aplicación teniendo en cuenta los servicios para los que se ha concedido la marca solicitada y que la marca opuesta protege productos consistentes en "muebles" en la clase 20.

En consecuencia no concurren las prohibiciones establecidas en el precepto citado ni, ante la inexistencia de semejanzas, las causas de prohibición establecidas en el art. 11 de la misma Ley citadas por la recurrente, no produciéndose riesgo de confusión o asociación en el mercado. Por todo lo cual, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida." (fundamentos de derecho segundo y tercero)

El recurso de casación se articula mediante seis motivos, todos ellos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . En el primer motivo se alega la infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 12 de noviembre ), al existir ya la marca prioritaria "Tu" y la expresión "Tu Mueble", muy conocida por el público consumidor, así como otros registros con igual denominación. En el segundo motivo se aduce la infracción de los artículos 3.2 y 3.1 del mismo cuerpo legal, por no respetar la marca y expresión prioritarias indicadas en el motivo anterior. El tercer motivo se funda en la supuesta infracción de jurisprudencia en relación con los precedentes administrativos. En el cuarto motivo se alega la infracción del artículo 11 de la referida Ley de marcas, en sus apartados 1.a), b) y c), 2 y 3, por no examinar de forma independiente las prohibiciones contenidas en dichos preceptos, sino en relación con la aplicación del artículo

12. El quinto motivo se basa en la supuesta infracción del artículo 12.1.a), en relación con el 3.2 de la Ley de Marcas, y de la jurisprudencia aplicativa, por su equivocada aplicación al supuesto de autos al no apreciar la semejanza entre los signos en litigio. Finalmente, el sexto y último motivo de funda en el artículo 13.c) de Ley marcaria, que se reputa infringido por no haber otorgado protección a los signos y expresiones comerciales opuestos.

Sobre el cuarto motivo, relativo a la infracción del artículo 11 de la Ley de Marcas .

Un examen liminar de los motivos que resumidamente se han expuesto lleva a la conclusión de que el motivo primero (en el que se alega la falta de distintividad del registro solicitado) depende de la infracción del artículo 11 de la Ley de Marcas alegada en el motivo cuarto, mientras que los motivos segundo, tercero y sexto dependen todos ellos en mayor o menor medida de la eventual infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, invocado en el motivo quinto. Pues bien, habida cuenta de la difícil viabilidad del citado motivo quinto, en el que se viene a cuestionar la apreciación de similitud efectuada por la Sala de instancia, apreciación fáctica que resulta intangible en casación si se expresa de forma motivada, razonable y no incursa en error manifiesto (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -), resulta preferible, por mor de una mayor claridad y brevedad en el examen del recurso, abordar en primer lugar el referido motivo cuarto.

En dicho cuarto motivo el actor denuncia la infracción del artículo 11.a), b) y c) de la Ley de Marcas, por no haber efectuado un juicio autónomo sobre su posible infracción, ya que la Sala de instancia descarta ésta como una consecuencia de la no infracción del artículo 12.1.a) de la citada Ley . En efecto, tal como se ha reproducido supra, la Sentencia impugnada rechaza que se haya producido la infracción del artículo 11 de la Ley en los siguientes términos:

"[...] En consecuencia, no concurren las prohibiciones establecidas en el precepto citado ni, ante la inexistencia de semejanzas, las causas de prohibición establecidas en el art. 11 de la misma Ley citadas por la recurrente, no produciéndose riesgo de confusión o asociación en el mercado. [...]" (fundamento de derecho tercero)

Tiene razón la parte actora y debe estimarse este motivo. No puede descartarse que deban entrar en juego las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 11 de la Ley de Marcas por el hecho de que no concurra la prohibición relativa expresada en el artículo 12.1.a) de la propia Ley, puesto que ambos preceptos responden a razones por completo distintas.

Así, y según ha manifestado esta Sala en numerosas ocasiones, el artículo 12.1 .a) -como de forma análoga sucede en las demás letras del apartado- atiende a la protección de los derechos registrales de las marcas prioritarias, que tienen derecho a que sus productos y servicios no sean confundidos o asociados con marcas posteriores en detrimento de sus intereses empresariales, protegiéndose también así el interés del público consumidor al evitarle dicho riesgo de confusión y asociación en la adquisición de productos o servicios. El artículo 11, en cambio, responde a la finalidad de excluir el uso de diversos signos o denominaciones que puedan inducir a confusión al consumidor sobre cualidades, origen y otras propiedades de los productos o servicios, o que resulten contrarios a diversas prohibiciones legales, o bien al objetivo de evitar que un signo o denominación que sea usual, genérico o descriptivo de una clase de productos sea apropiado en exclusiva por uno sólo de ellos, aparte de que pudiera por ello carecer de la distintividad requerida por el artículo 1 de la Ley de Marcas .

Es claro, por tanto, que ambos preceptos son plenamente autónomos y que no acierta la Sala de instancia cuando excluye la posible concurrencia de las causas de prohibición establecidas en el artículo 11 como consecuencia de la inexistencia de semejanza entre las marcas en litigio, pues nada tienen que ver ambas cuestiones. Podrán concurrir o no las prohibiciones absolutas del artículo 11, pero no porque exista o deje de existir el riesgo de confusión o asociación excluido por el artículo 12.1.a) de la Ley marcaria.

Procede pues estimar el motivo y resolver las cuestiones planteadas en el recurso contencioso administrativo previo.

Sobre la alegación de concurrencia de las prohibiciones del artículo 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas .

Examinando las razones referidas al artículo 11 de la Leyde Marcas, insertas en una desordenada argumentación en la que se mezclan consideraciones atinentes tanto al artículo 12 como al 11 de la citada Ley, se puede deducir que el actor entiende que la marca solicitada "tiMueble" difícilmente cumplirá la finalidad distintiva del artículo 1 de la Ley de Marcas debido a que la expresión "tiMueble" es descriptiva de la actividad que pretende distinguir (transporte, embalaje, almacenaje y distribución de mercancías; organización de viajes). Señala a estos efectos la predominancia del término "mueble" en el conjunto del signo registrado, siendo además el elemento denominativo el que ostenta en una marca el principal efecto distintivo.

Aunque el actor no desarrolla la afirmación contenida en el rótulo del epígrafe I de su escrito de demanda, parece entender que la marca que combate incurriría en las tres prohibiciones de las letras a), b) y

3. del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, esto es, en la prohibición de términos que sean genéricos, usuales y descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Debe rechazarse esta alegación. En primer lugar, el signo admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas es un signo mixto, con un gráfico muy llamativo y una expresión "tiMueble", en la que el vocablo "mueble" no adquiere la absoluta predominancia que le otorga el demandante. Primero, porque es preciso atender, según una muy reiterada jurisprudencia, al conjunto del signo enjuiciado, que en este caso es una marca gráfica con un dibujo y la referida expresión "tiMueble". Pues bien, pese a que es cierto que el término mueble adquiere en el seno del conjunto gráfico denominativo una singularidad evidente, no llega a caracterizar el signo de forma absoluta, de forma que sólo haya que atenerse a su exclusivo significado, habida cuenta de que está contenido en el término de fantasía "tiMueble" y con un muñeco encima. Pero, sobre todo, no tiene razón la parte actora cuando afirma que la marca incurre en las referidas prohibiciones en la medida en que el registro se pretende para los servicios de la clase 39, ya indicados más arriba, no para muebles y, ni siquiera, para el transporte o almacenaje de muebles en particular. Así las cosas, y por mucho que el "termino" mueble tenga una presencia destacada en la marca solicitada, no puede sostenerse que el signo en su integridad gráfico denominativa, y ni siquiera el elemento denominativo "TiMueble" a solas, pueda ser calificado como genérico, usual o descriptivo de los servicios de la clase 39 a los que se destina.

Sobre la alegación relativa al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

Afirma en esta alegación el actor que la marca solicitada provoca riesgo de confusión o asociación con la marca nº 1.676.911 "Tu", para la clase 20, existiendo entre ambas marcas, según afirma el recurrente, una plena identidad aplicativa. También alega el riesgo de confusión con la expresión "Tu mueble", ampliamente conocida por el público en general.

La alegación ha de ser rechazada de plano. No existe entre las marcas en conflicto, la mixta "TiMueble" y la denominativa "Tu" el mínimo parecido que pudiera provocar riesgo de confusión y asociación, como resulta evidente ya sólo de la confrontación de los elementos denominativos, a lo que hay que añadir la presencia del conjunto gráfico de la marca solicitada. Pero además, pese a las afirmaciones de la parte actora, las clases a las que pertenecen ambos registros y los ámbitos aplicativos son diversas, pues la marca prioritaria pertenece a la clase 20 y está destinada a distinguir muebles, y la solicitada es de la clase 39 y sirve para los servicios a los que ya se ha hecho referencia. Da por supuesto el actor que la marca se destina al transporte y almacenaje de muebles, pero lo cierto es que el registro se ha solicitado en general para los servicios de la citada clase 39 y a ello debemos atenernos en el momento de juzgar sobre la concurrencia de la prohibición del artículo

12.1.a) de la Ley de Marcas, con la conclusión de que en modo alguno puede hablarse de coincidencia de ámbitos aplicativos.

En cualquier caso es preciso recordar que para que entre en juego la prohibición del artículo 39 debe darse la doble coincidencia de identidad o parecido entre las marcas y la identidad o similitud de productos o servicios, y que en el presente caso no se produce ninguna de ambas circunstancias.

De forma insistente, tanto en esta alegación como en la anterior ya examinada, el actor suscita la confusión con la locución "Tu mueble" y con marcas que contendrían dicha expresión. Debe quedar claro, en primer lugar, que la única marca registrada opuesta en vía administrativa y judicial es la ya citada "Tu", número 1.676.911, para productos de la clase 20. En cuanto a la expresión "Tu mueble", una cosa es que el actor la haya utilizado desde hace tiempo como slogan publicitario y otra que tenga derechos registrales que impidan el registro de marcas que puedan provocar la confusión con ella. En este sentido debe decirse que el recurrente no ha acreditado que ostente tales derechos, sino tan sólo el uso comercial de dicha frase publicitaria, lo que no le otorga derechos de prioridad frente a pretensiones de registro de marcas, a salvo de que ejercitase la acción de nulidad contemplada en el artículo 3.2 de la Ley de Marcas ante la jurisdicción civil contra la marca ahora registrada.

Y tampoco tiene ninguna virtualidad para oponerse a la concesión de la marca discutida la reiterada alusión del actor a unos registros "Tu mueble" en clases 35 (nº 2.276.590), 38 (nº 2.276.591) y 39 (nº

2.276.292). En primer lugar y al margen de que sólo la última de ellas se refiere a la misma clase que la marca en litigio, porque se trata de registros posteriores a la ahora concedida a la parte adversa; y en segundo lugar, porque no ha acreditado el actor que dicha concesión sea firme. Razones ambas que explican, sin duda, que el recurrente no las haya opuesto formalmente a la concesión de la marca que combate.

Debe pues desestimarse también esta alegación de su demanda.

Conclusión y costas.

De las consideraciones anteriores se deriva la estimación del recurso de casación (fundamento de derecho segundo) y la desestimación del recurso contencioso administrativo (fundamentos tercero y cuarto) interpuesto por el recurrente, debiendo ser confirmadas, por tanto, las resoluciones administrativas impugnadas. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no se imponen las costas ni en la instancia ni en la casación, al no concurrir las circunstancias previstas legalmente para ello.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,