STS, 26 de Junio de 2006

Con fecha 29 de abril de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 2ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. ALMUDENA GONZALEZ GARCIA en nombre y representación de SMITHS FOOD GROUP B.V., contra la resolución de la O.E.P.M. de fecha 25 de abril de 1997 que concedió el registro de la marca nº 1.934.492, constituida por un gráfico de carácter tridimensional en clase 29 ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación SMITHS FOOD GROUP B.V., a través de su Procuradora Sra. GONZALEZ GARCIA, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos de casación. El primero, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de forma, al haberse infringido lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al omitir la sentencia - incurriendo por tanto en incongruencia - toda referencia a la trascendental alegación relativa al análisis sobre similitud o falta de similitud entre la solicitud de registro internacional 552.364 y el registro 1.934.492, " ya que si tal similitud existe ( como ha declarado, sin que se haya revocado o puesto en duda su decisión, la Oficina Española de Patentes y Marcas ), la marca posterior debió haber sido rechazada " por la misma genericidad que determinó la denegación de la primera, o si la primera fuera concedida, por la incompatibilidad intrínseca de los distintivos; y el segundo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia aplicable, en concreto, vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución española y del artículo 3.2 del Código civil , así como de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1987 y otras en el mismo sentido, pues la no utilización del mismo criterio de análisis de la apreciación de la registrabilidad intrínseca de la solicitud impugnada, supone una quiebra de la equidad y del principio de igualdad, así como del respeto a los precedentes que debían haberse tenido en cuenta y dado lugar entonces a una sentencia denegatoria de la marca solicitada. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase no haber lugar al registro de la marca objeto de recurso.

Las recurridas, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y Doña María Milagros, representada por el Procurador Sr. ALVAREZ- BUYLLA Y BALLESTEROS, en el escrito correspondiente formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 13 de junio de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 29 de Abril de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil hoy recurrente en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de Abril de 1.997, que concedió el registro de la marca número 1.934.492, constituido por un gráfico de carácter tridimensional en Clase 29 del Nomenclátor Internacional.

Con fecha de 1º de Diciembre de 1.994 Doña María Milagros, solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el registro de la marca número 1.934.492, tridimensional, consistente "en un cuerno irregular, de textura acanalada y transversalmente estriada, con textura rugosa y sección formada por dos placas arqueadas con unión lateral, todo ello conforme podía apreciarse en el diseño que adjuntaba", en Clase 29 del Nomenclátor Internacional, para "carne, pescado, aves y caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".

A tal petición de registro se opuso la hoy recurrente en casación, argumentando la incompatibilidad entre la marca solicitada y el expediente internacional de su titularidad número 552.364, que pretende proteger los mismos productos de la por ella solicitada, por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre , de Marcas, porque la marca solicitada consiste en un distintivo que reivindica la forma de un producto, por lo que es evidente su carácter tridimensional, por lo que las diferencias que existen entre ambas marcas son sólo aparentes, en cuanto la solicitada constituye la reproducción prácticamente idéntica de la marca por ella solicitada, sólo que el ángulo desde el que se representa el producto es diferente, pero no la forma intrínseca de éste (que también se presenta como una forma cónica). Añadía que los productos que se trataban de proteger eran también idénticos a los protegidos por ella solicitada, porque ambos constituían la forma de representación de productos conocidos bajo el nombre genérico de "aperitivos" o "snacks". Y, en todo caso, la marca internacional solicitada por la oponente había resultado denegada por la Oficina y por la Resolución judicial contra ella interpuesta, pendiente de recurso de casación.

Contestado el suspenso, la Oficina por Resolución de 5 de Febrero de 1.996 desestimó la solicitud de registro solicitado por "parecido con la marca internacional 552.364, gráfica, en los mismos productos de la Clase 29".

Interpuesto recurso ordinario contra esta decisión, e impugnado por la oponente, la Oficina con fecha 25 de Abril de 1.997, anuló la anterior decisión y concedió el registro de la marca solicitada: "CONSIDERANDO: Que en primer lugar, es de señalar que la marca oponente en el presente expediente I. 552.364 - tridimensional en forma de cuerno o cono - fue denegada por resolución de 15.04.93 (BOPI 16.07.93) y confirmada en vía de recurso por resolución de 5.04.94 (BOPI 16.06.94), por lo que no puede obstaculizar el registro ahora pretendido. CONSIDERANDO: Que, en segundo lugar, en cuanto a la prohibición de registro del art. 11.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con el cual se dio vista al solicitante para que presentara las oportunas alegaciones, debe tenerse en cuenta que tal precepto prohíbe el registro de los distintivos que estén compuestos por indicaciones o signos que se hayan convertido en usuales para designar los productos o servicios a que se refieren, y, en este caso, y contrariamente a lo que acontecía en expediente de M. 1.980.379, la marca solicitada - cuerpo cónico irregular de textura acanalada y estriada - no constituye la forma habitual de referirse en el tráfico a los productos que ampara - "carne, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche ..." -, ni es tampoco un signo necesario para los demás empresarios del sector en relación con los productos solicitados, por lo que no incurre en la prohibición del artículo 11.1.b)".

Interpuesto recurso de contencioso-administrativo contra esta Resolución, la Sala de Instancia pronunció la sentencia ahora recurrida en casación, razonando:

[...] " El recurrente solicita que se anule la resolución que concedió el registro de la marca 1934492 por incompatibilidad con su registro internacional 552364.

Entrando a conocer de lo alegado, en este caso no puede aplicarse la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas entonces vigente, ya que este precepto exige que "se pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación, por la identidad o semejanza con una marca anteriormente solicitada o registrada".

En este caso la marca del demandante no está inscrita ya que el registro fue denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Esta denegación fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección 7ª en sentencia de 15 de Noviembre de 1997. Alega el recurrente que recurrió en Casación ante el Tribunal Supremo, describiendo los efectos que tendría si fuera estimado el recurso.

En relación con lo alegado, y sin perjuicio de los derechos que adquiera si fuera estimatoria de su pretensión la sentencia que recaiga, es lo cierto que el objeto del presente pleito es determinar si es conforme a derecho la resolución recurrida cuando se dictó.

Sí lo era por las razones anteriormente mencionadas la marca oponente no estaba inscrita y su solicitud fue denegada, por lo que no concurre la prohibición del art. 12.

[...] " Por último esta Sala entiende ajustada a derecho el segundo razonamiento de la resolución impugnada, en cuanto que no era aplicable la prohibición del art. 11,1.3 de la Ley de Marcas , ya que si bien el gráfico de la marca concedida, constituye un cuerpo cónico de textura acanalada y estriada, este distintivo no constituye la forma habitual de representación de los productos amparados por la marca, según se enumeraron con anterioridad "

El recurso de casación se interpone por dos motivos - sin cita en ninguno de ellos del precepto procesal que los ampara -, el primero, por quebrantamiento de forma, al haberse infringido lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haberse omitido en la sentencia - incurriendo por tanto en incongruencia - toda referencia a la alegación relativa al análisis sobre la similitud o falta de similitud entre la solicitud de registro de la marca internacional y el registro de la marca nacional solicitada, ya que si tal similitud existe (como ha declarado, sin que se haya revocado o puesto en duda su decisión, la Oficina Española de Patentes y Marcas), la marca posterior debió haber sido rechazada por: la misma genericidad que determinó la denegación de la primera (artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas ) o si la primera fuera concedida, por la incompatibilidad intrínseca de los distintivos (por aplicación del artículo 12.1.a) de la misma Ley ); y, segundo, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, de contenido irrelevante (sic) para resolver la cuestión objeto de debate, concretamente el principio de igualdad de la Ley, que se consagra en el artículo 14 de la Constitución Española y del artículo 3.2 del Código Civil , así como de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Enero de 1.987 , en el mismo y otras en el mismo sentido, por cuanto la no utilización del criterio del análisis de la apreciación de la registrabilidad intrínseca de la solicitud impugnada 1.934.492, para que se aplique los mismos criterios de inadmisión que se aplicaron al registro internacional 552.364, produce una quiebra de la equidad y del principio de igualdad, así como del respeto a los precedentes, que de haberse tenido en cuenta habría dado lugar a que la sentencia dictada hubiera denegado la solicitud de la marca 1.934.492, aplicando el mismo criterio que determinó la denegación de la solicitud de la marca internacional 552.364.

Antes de proceder al examen de los motivos de casación articulados debemos dar respuesta a la petición de inadmisión del presente recurso por carecer manifiestamente de fundamento, según afirma la recurrida. La petición de inadmisión la basa en la carencia sobrevenida de objeto en los términos del artículo 22 de la Ley 1/ 2.000 , de aplicación al presente supuesto por remisión de la Disposición Adicional Primera de la Ley Jurisdiccional , lo que comporta que el mismo carezca de fundamento, causa de inadmisión conforme a lo dispuesto en el artículo 93.2.d) de esta Ley . Se basa para ello en una doble línea argumental; por un lado, porque al comparecer la recurrida y proponer esa causa de inadmisión, el Auto de la Sección Primera de esta Sala Jurisdiccional de fecha 27 de Octubre de 2.005 , rechazó esa oposición "pues discurre en torno a la cuestión que ha de ser debatida en el fondo, excediendo de lo que autoriza el artículo 90.3 de esta Ley de la Jurisdicción "; por otro lado, porque la carencia sobrevenida de objeto es consecuencia de la confirmación por sentencia firme dictada por esta propia Sala Jurisdiccional ( Sección Tercera), con fecha 10 de Octubre de 2.003 , de la sentencia de fecha 25 de Noviembre de 1.997, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que había denegado la marca internacional adversa número 552.364.

Planteada en esos términos, la inadmisión ahora del recurso no puede ser aceptada, ya que ni el Auto citado puede interpretarse en otro sentido más que el que tiene, que en el momento en que se planteó la inadmisión no se podía tener en cuenta por tratarse de una cuestión que afectaba al fondo del asunto, por exceder de lo que autoriza el artículo 90.3 de la Ley de la Jurisdicción , pero sin ningún otro significado; ni tampoco puede afirmarse que porque la sentencia de fecha 10 de Octubre de 2.003 hubiese mantenido la denegación de la oponente, este recurso ahora carezca de fundamento por carencia sobrevenida de objeto. Tales argumentos sí que carecen de fundamento, en cuanto que habrá de ser del estudio de las cuestiones concretas planteadas en el procedimiento, del que podrá deducirse si el recurso puede o no prosperar.

El primer motivo del recurso de casación, por quebrantamiento de forma, al haberse infringido lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haberse omitido en la sentencia - incurriendo por tanto en incongruencia - toda referencia a la alegación relativa al análisis sobre la similitud o falta de similitud entre la solicitud de registro de la marca internacional y el registro de la marca nacional solicitada, ha de ser acogido.

La congruencia de la sentencia ha de ser entendida como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de las pretensiones, esto es, que el ámbito de la decisión está referido no sólo a las pretensiones formuladas, sino que aquella ha de basarse en razón a las alegaciones deducidas para fundamentarla. Y como reiteradamente esta Sala ha dicho, la congruencia en el orden jurisdiccional contencioso administrativo es más exigente que en el proceso civil, pues mientras que en éste la congruencia de la sentencia viene referida a la demanda y a las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, pero no a los motivos que sirven de fundamento a la pretensión o a la oposición del demandado - con alguna excepción que no hace al caso -, las Salas de lo Contencioso Administrativo vienen obligadas a juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición. A ello en nada obsta el que también se haya admitido la respuesta implícita cuando del razonamiento de la sentencia quepa deducir fuera de toda duda que se ha producido esa respuesta; o como ha dicho el Tribunal Constitucional, por más reciente en la sentencia 92/2003, de 19 de Mayo , " si eliminamos de la sentencia recurrida el razonamiento que se ha reconocido por todas las partes como incurso en error, solamente quedan unos hechos y el fallo desestimatorio, lo que es evidente que no constituye respuesta, ni siquiera tácita, a las peticiones de las partes, por cuanto resultan omitidas las razones del fallo y no puede conocerse qué pretensiones de la contestación de la demanda se han desestimado o si se ha desestimado la demanda por alguna otra causa. De todo ello se deduce que existe una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia, producto del error del órgano judicial "

Pues bien, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ahora recurrente en casación, la base argumental era la siguiente: 1) El reconocimiento de la incompatibilidad intrínseca por parecido de las marcas 1.934.492 (gráfica) e internacional 552.364 (gráfica) en la inicial Resolución de la Oficina Española de Patentes no había sido recurrido, ni puesto en tela de juicio. 2. Por tanto, si el registro internacional 552.364 era finalmente concedido, debía jugar su prioridad registral y ante esa declaración no contestada de incompatibilidad, causar la denegación de la marca 1.934.492 (gráfica), y si el registro internacional 552.364 era denegado ( como luego ocurrió con la sentencia firme de 10 de Octubre de 2.003 ) por genérico, la marca que era parecida a ella y posteriormente solicitada, la número 1.934.492, debía igualmente ser declarada genérica, ya que el parecido existente entre ambas - que insiste no ha sido contestado por nadie - debería dar lugar a que se le aplicaran los mismos criterios de registrabilidad.

La sentencia que se impugna ignora por completo el hecho fundamental esgrimido de la declaración de incompatibilidad y parecido entre las marcas en conflicto, limitándose a manifestar que la marca del recurrente no está inscrita ya que el registro fue denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, denegación que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima en sentencia de 15 de Noviembre de 1.997 . Pero en ningún momento analiza el hecho de que si la primera y similar era descriptiva o genérica, lo mismo debía ser la segunda, y que no actuar así suponía un grave e injustificado quebranto del principio de igualdad.

Pues bien, en el caso de autos a la vista del examen de la sentencia de instancia, no cabe deducir en forma alguna que se haya dado respuesta a aquella alegación de la parte; las referencias que se contienen en los párrafos segundo y último del Fundamento Jurídico Segundo no suponen haber dado respuesta a la cuestión planteada por la parte, ni siquiera de forma implícita. En definitiva, en la sentencia no se ha hecho valoración alguna sobre la incompatibilidad de la marca internacional y el registro impugnado y no haberse pronunciado, por tanto, sobre la similitud de las marcas enfrentadas. Ello es consecuencia de incurrir la sentencia de instancia en el error de considerar que una marca tiene carácter obstativo sólo cuando ha sido inscrita (el penúltimo párrafo del F.J.2º, que saca esa conclusión de los tres anteriores, es bien significativo de ello). Por el contrario es pacífica la doctrina de esta Sala (por todas la sentencia de 15 de Octubre de 2.004 ) de que conforme a lo establecido en los artículos 12 y 20 de la Ley de Marcas , por un lado, no pueden registrarse como marcas las que incurran en las prohibiciones que enumera respecto de otra marca "anteriormente solicitada o registrada" y, por otro, que es la solicitud de registro la que da origen al derecho de prioridad de una marca. Por consiguiente la solicitud de una marca le otorga un derecho de prioridad que, eso sí, está afectado de temporalidad, hasta que recaiga la resolución judicial que de modo firme definitivamente cierre el acceso al registro. Lo que aquí no había ocurrido.

De lo que se deduce, en contra lo que sostiene la recurrida, que sí había signos que comparar, siendo así que las diferencias que afirma existen entre uno y otro signo, aunque carezcan de distintividad, son más aparentes que reales que es lo que sostenía la recurrente.

Por ello, incurrió en incongruencia la sentencia de instancia al no hacer análisis alguno de la similitud de las marcas enfrentadas sólo por el hecho de que la oponente había sido denegada en vía administrativa y en primera instancia judicial, pero pendiente de casación.

Estimado este motivo de casación se hace ya innecesario examinar el segundo. Y esa estimación con la consecuente estimación del recurso de casación y la anulación de la sentencia, nos obliga con plenitud de jurisdicción a resolver el debate en los términos planteados, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional .

Por cuanto a ellas haremos referencia en los apartados posteriores, resulta necesario reseñar que esta misma Sala se ha pronunciado recientemente, al menos en cinco ocasiones, sobre otros tantos recursos de casación deducidos contra sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de diversos Tribunales Superiores de Justicia en relación con marcas similares, en todos ellas interviniendo el mismo recurrente en este recurso y en otros quien ahora, aunque no apareciendo ni como solicitante ni como recurrido, (LENG D´OR, S.A.), sí resulta acreditada por la transferencia núm. 02.00492 en Resolución de fecha 1 de Abril de 2.002, a su favor, de la marca solicitada; siendo de señalar que, además, tal como resulta del f. 10 del Expediente administrativo, en escrito formulado en 9-10-1.995, aparte de la solicitante (en el f. 11 aparece la de la solicitante con fecha 11-10-1.995), formulando contestación al suspenso de la Oficina, lo que en principio no deja de ser extraño.

Concretamente, y por orden cronológico, los casos resueltos han sido los siguientes:

1. En la sentencia de 10 de Octubre de 2003 desestimamos el Recurso de Casación número 2173/1998, interpuesto por la entidad "Smiths Food Group B.V." contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1997, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 896/1995 , al considerar adecuada a derecho la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de las marcas internacionales gráficas números 552.363 y 552.364 por estimarlas incursas en la prohibición del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas en relación con el apartado B.2 del artículo 6 quinquies del Convenio General de la Unión de París . A dicha inscripción se había opuesto "Leng D'Or, S.A."

2. En la sentencia de 11 de Mayo de 2004 desestimamos el recurso de casación número 7942/2000, interpuesto por "Leng D'Or S.A." contra la sentencia allí recurrida, que había dictado la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 13 de Septiembre de 2000 en el recurso contencioso-administrativo número 1141/1997 , interpuesto por dicha entidad contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de febrero de 1997 que le denegaron la inscripción de las marcas (gráficos tridimensionales) números 2.009.381 a 2.009.384, ambas inclusive, para productos de las clases 29 y 30. En aquel caso la oposición procedía de la empresa "Smiths Food Group, BV".

3. En la sentencia de 8 de Junio de 2004 (Recurso de Casación número 7992/2000 ) hemos casado la sentencia allí recurrida, que había dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día 28 de Septiembre de 2000 en el recurso contencioso-administrativo número 1143/1997 , interpuesto por "Frito-Lay Trading Company (Europe) Gmbh" (sucesora en derecho de "Smiths Food Group, B.V."). Una vez casada la sentencia recurrida, dictamos otra en sustitución de ella resolviendo el fondo de aquel recurso y desestimamos dicho recurso contencioso-administrativo y, en su consecuencia, denegamos definitivamente la inscripción registral de la marca gráfica tridimensional número 2.009.385 para la clase 29, en la forma solicitada, por LENG D´OR.

4. En la sentencia de 6 de Julio de 2.004 (Recurso de Casación 380/2.001 ) hemos casado la sentencia allí recurrida, que había dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día 28 de Septiembre de 2.000 en el recurso contencioso-administrativo 1.142/1.997 , interpuesto por "Frito-Lay Trading Company (Europe) Gmbh" (sucesora en derecho de "Smiths Food Group, B.V."). Una vez casada la sentencia recurrida, dictamos otra en sustitución de ella resolviendo el fondo de aquel recurso y desestimamos dicho recurso contencioso-administrativo y, en su consecuencia, denegamos definitivamente la inscripción registral de la marca gráfica tridimensional número 2.009.386 para la clase 30, en la forma solicitada, por LENG D´OR.

5. En la sentencia de 14 de Julio de 2.004 (Recurso de Casación 2.023/2.001 ) hemos casado la sentencia allí recurrida, que había dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 1º de Diciembre de 2.000 en el recurso contencioso-administrativo 2.132/1.997 , interpuesto por "Smiths Food Group, B.V.". Una vez casada la sentencia recurrida, dictamos otra en sustitución de ella resolviendo el fondo de aquel recurso y estimamos dicho recurso contencioso-administrativo y, en su consecuencia, denegamos definitivamente la inscripción registral de la marca gráfica tridimensional número 1.934.497 para la clase 29, a favor de LENG D´OR, en la forma solicitada.

En esta nueva situación procesal forzoso es que nos refiramos a las consideraciones que en las sentencias citadas en el fundamento jurídico anterior hemos hecho sobre otras marcas tridimensionales similares a las de autos. Concretamente, en la de 10 de Octubre de 2003 , que es precisamente en la que se basa la parte ahora recurrente y en cuyo recurso de casación número 2173/1998, al ser desestimado, nos pronunciamos sobre la doble prohibición de registro, derivada en unos casos de la falta de capacidad distintiva de la marca y en otros de su genericidad.

La falta de concurrencia del elemento de "distintibilidad de la marca" que, afirmábamos, constituye la base fundamental del derecho marcario, impide el registro del nuevo signo, pues éste precisamente debe "distinguir o servir para distinguir" un producto o servicio de los demás. Añadíamos que "el signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares".

Al aplicar estas consideraciones al caso allí examinado apuntábamos, en el mismo sentido que la sentencia de instancia, que allí acabó confirmándose la denegación de la inscripción de las marcas internacionales gráficas números 552.363 y 552.364 citadas (según la cual las nuevas marcas "no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora de los productos por ellas protegidos, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan formas muy similares, por cuanto la forma de parrilla, como la forma conoidal, resultan de uso general en el tráfico de los productos a que se refieren"), que no era posible registrar como exclusivas unas formas de los productos "[...] que se encuentran con ligerísimas variantes en numerosos productos de los denominados snacks. Dada la rapidez con que se suele realizar el tráfico de productos alimentarios, las pequeñas diferencias existentes en productos también pequeños, vendidos en envoltorios, difícilmente permitirán una clara individualización, que sólo se realizará acudiendo al nombre de la empresa productora, por lo que la marca, en sí misma considerada, no sirve a su propia finalidad."

Estas mismas consideraciones de la sentencia de 10 de octubre de 2003 , más tarde repetidas en las otras cuatro también citadas, son aplicables al caso de autos, con los matices derivados de que no coinciden exactamente las formas tridimensionales de todos los casos.

Aun no dándose dicha coincidencia, resulta claro que, al igual que entonces, también aquí la forma tridimensional aspirante a la inscripción -un cuerno irregular, de textura acanalada y transversalmente estriada, con textura rugosa y sección formada por dos placas arqueadas con unión lateral- es una de las usual y profusamente empleada en muchos productos alimenticios, trátese de aperitivos (snacks) u otros similares, y carece de aptitud distintiva propia para identificar la procedencia empresarial de los que ahora se trata de proteger. No añade, por lo demás, ningún elemento característico que pueda ser asociado a un origen empresarial singular tal como se ha presentado el diseño.

También decíamos, aunque aquí en cuanto en la forma en que se ha planteado el discurso argumentativo, no tenga transcendencia alguna, que es irrelevante a estos efectos que la marca tridimensional de autos se hubiese solicitado sólo para productos alimenticios de la clase 29 (circunstancia, por lo demás, que también concurría en el recurso de casación número 2173/1998, fallado por la sentencia de 10 de octubre de 2003 ). Si los concretos productos de la clase 29 que se trata de proteger son susceptibles de ser reducidos a la forma tridimensional de autos, se asimilarán, a los ojos del público consumidor, a los referidos aperitivos o snacks, cuya composición no viene necesariamente predeterminada por el hecho de que los productos respectivos figuren en la clase 29 o 30 del Nomenclátor.

El hecho de que antes del acto impugnado se hayan concedido en vía administrativa marcas tridimensionales más o menos similares a las pretendidas no es motivo suficiente para acceder al registro de ésta. Como repetíamos en las sentencias antes mencionadas, con cita de otras precedentes, "[...] la concesión de una marca es una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego con carácter vinculante el precedente administrativo".

Por lo demás, es bien sabido que cada uno de los supuestos sometidos a debate tiene sus propios perfiles característicos, debiendo resolverse caso por caso si el nuevo signo tridimensional tiene o no distintividad e individualidad propia. Como no sucede así en éste, la existencia de precedentes favorables para marcas más o menos similares no constituye una razón suficiente para acceder a la pretensión de la empresa que solicitó la inscripción de sus nuevas marcas.

En conclusión, el argumento utilizado por la recurrente de que si la similitud entre las marcas existe, la misma genericidad por la que se denegó la oponente afectaba a la segunda, habida cuenta del parecido incontestable entre una y otra marca. Así representan una misma forma conoidal, tienen las mismas características de inclinación, que hace que no sean perfectos, sino truncados por una línea que no es perpendicular al vértice de los conos, ofrecen rugosidades equiparables en la superficie y son siempre la forma de presentación que se aplica a idénticos productos de la Clase 29 del Nomenclátor Internacional en relación con unos productos - los aperitivos muy consumidos además por un público infantil al que se debe preservar de manera especial de cualquier de error o confusión, lo que no ocurre con la forma de presentación como anteriormente consignamos -, siendo así que las diferencias que destaca la parte recurrida con la marca oponente en cuanto a tamaño, superficie, forma e incluso ámbito aplicativo son más aparentes que reales.

Por todo lo que se deja expuesto procede tanto la estimación del recurso de casación como la del recurso contencioso-administrativo. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Estimar el presente recurso de casación número 9949//2003 interpuesto por "Smiths Food Group B.V." contra la sentencia dictada en el recurso número 2.816 de 1997 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 29 de Abril de 2003 .

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 2.816/1997 interpuesto por "Smiths Food Group B.V." y anular la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de Abril de 1997 de concesión del registro de la marca tridimensional número 1.934.492 a favor de Doña María Milagros.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.