STS, 24 de Octubre de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 348/2001, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de julio de 2004, cuyo fallo dice literalmente:

Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de NEINVER S.A. debemos anular y anulamos la resolución al que el mismo se contrae y en consecuencia debemos decretar y decretamos la denegación del nombre comercial "SEVILLA PLAZA FACTORY" número 218.854. Sin costas.

.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A. recurso de casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de noviembre de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente SEVILLA PLAZA, S.A. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de enero de 2005, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Tenga por interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 23 de julio de 2004 dictada en única instancia por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso Contencioso-Administrativo nº 348/2001 promovido por NEINVER, S.A. contra concesión de la solicitud del nombre comercial nº 218.854 "SEVILLA PLAZA FACTORY"; y previos los trámites oportunos y declaración de admisibilidad del recurso, dicte en su día sentencia por la que estime el recurso, se case la sentencia recurrida y se resuelva de conformidad con el suplico del escrito de contestación a la demanda, mediante la declaración de ser ajustadas a Derechos las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron y mantuvieron la inscripción registral del nombre comercial citado, debiéndose consecuentemente mantener su concesión registral.

. CUARTO.- La Sala, por providencia de fecha 28 de febrero de 2006, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 27 de marzo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil NEINVER, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 12 de mayo de 2006, manifiesta «que se abstiene de evacuar dicho trámite».

2. - La Procuradora Doña María Eugenia Fernández-Rico Fernández., en representación de la Entidad Mercantil NEINVER, S.A., presentó, asimismo, escrito el día 17 de mayo de 2006, en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por formulada en legal plazo y forma oposición al recurso de casación interpuesto por SEVILLA PLAZA, S.A. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2004, para previos los trámites pertinentes y en su día, dictar sentencia por la que se declare no haber lugar a casar la sentencia impugnada, desestimando el recurso en todos sus términos, confirmando la denegación del nombre comercial "SEVILLA PLAZA FACTORY" número 218.854, e imponiendo las costas a la recurrente.

.

Por providencia de fecha 11 de junio de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 17 de octubre de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2004, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NEINVER, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 22 de noviembre de 1999, que acordó conceder la inscripción del nombre comercial número 218.854 "SEVILLA PLAZA FACTORY", que distingue actividades de gestión de centros comerciales.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de incompatibilidad del nombre comercial número 218.854 "SEVILLA PLAZA FACTORY", que distingue actividades de gestión de centros comerciales, con la marca nacional oponente número 2.050.902 "FACTORY" de la clase 36, que designa servicios de administración y alquiler de centros comerciales y grandes superficies de venta, así como de locales e instalaciones para las mismas, y toda clase de fincas, tanto rústicas como urbanas, y servicio inmobiliario, en la mencionada clase, con base jurídica en la aplicación de los artículos 12, 76 y 81 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de que el término distintivo común de los signos confrontados "FACTORY" es genérico y, en consecuencia, no es susceptible de apropiación en exclusiva en el tráfico económico por nadie, aunque la coincidencia de las actividades o campos aplicativos contemplados, determine que se cree riesgo de confusión o de asociación, según se razona, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

Dicho lo anterior resulta evidente que la palabra común a los enfrentados es "FACTORY"; lo que se trata de resolver es si la misma es de tal fuerza que impide la utilización por titular posterior, o lo que es lo mismo si en el caso aquí contemplado es de uso exclusivo del obstaculizante de forma que impida su uso posteriormente; y lo cierto es que se refiere a una actividad mercantil concreta, y por ello no es susceptible de apropiación para la utilización en exclusiva en el trafico económico. Ahora bien, si lo anterior es cierto, no lo es menos que en el caso aquí contemplado esa palabra común es la que viene a destacar, y como la actividad o campo aplicativo son coincidentes resulta evidente el riesgo de confusión o asociación entre ellos, y por ello en aplicación de los preceptos citados y concordantes de la Ley de Maracas, se esta en el supuesto de acceder a lo pedido.

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A., se articula en la exposición de tres motivos de casación:

En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por vulneración del artículo 67 de la citada Ley jurisdiccional y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que la sentencia recurrida es incongruente y no satisface la exigencia de motivación, al no expresar suficientemente las razones que motivan su decisión y efectuar razonamientos contradictorios que evidencian la desvinculación entre la fundamentación y el fallo, al no llegar a una conclusión negativa sobre la facultad o fuerza obstativa de la voz proclamada genérica "FACTORY".

En el segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, por vulneración por indebida aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, se imputa a la sentencia recurrida la violación del principio de especialidad, al no haber ponderado adecuadamente la disimilitud de los signos enfrentados, al centrar, exclusivamente, el análisis comparativo en la palabra genérica "FACTORY", que determinaría la compatibilidad de los signos confrontados.

El tercer motivo de casación, articulado al amparo también del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones suscitadas en el recurso objeto de debate, se reprocha a la sentencia recurrida que haya infringido los pronunciamientos judiciales invocados en el escrito de contestación a la demanda, que son significativos y relevantes por haber sido dictados en supuestos análogos, con referencia a las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1975, 3 de mayo de 1996, 28 de marzo de 2001, de 11 de abril de 2001 y de 13 de octubre de 2004, y, asimismo, se censura que el fallo resulte contradictorio con lo resuelto en el orden jurisdiccional civil.

Sobre la prosperabilidad del primer motivo de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado por la representación procesal de la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A., al constatarse que la Sala de instancia infringe las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», institucionalizando el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso- administrativo, y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concreta las exigencias de exhaustividad y congruencia de las sentencias y precisa el alcance del deber de motivación de las decisiones judiciales, porque elude pronunciarse sobre argumentos sustanciales deducidos en el escrito de contestación a la demanda formulado por la Entidad codemandada en el proceso de instancia, para fundarmentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo, e incurre en sus razonamientos en contradicción, al considerar que el signo distintivo común "FACTORY", que compone el nombre comercial y la marca confrontadas, es genérico y no susceptible de apropiación en exclusiva por ningún empresario y concluir que se produce riesgo de confusión o de asociación sin explicar adecuadamente en qué criterio jurídico se basa para llegar a tal afirmación.

Debe, en primer término, advertirse que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE . Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que ... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas). ... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma ...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

.

Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación y a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contenciosoadministrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso- administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4 .c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

.

La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, promueve la declaración de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva, al constatarse que en la fundamentación de la sentencia recurrida no se responde al argumento jurídico planteado con carácter sustancial en el escrito de contestación a la demanda formulado por la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A. de que tiene inscrita la marca número 2.188.286 "SEVILLA PLAZA FACTORY", para designar servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas, entre las que se incluyen servicios de arrendamiento de franquicias, cuya denominación es idéntica al nombre comercial registrado, y cuya validez registral ha sido ratificada por la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada de 3 de octubre de 2000, confirmada por la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada de 23 de junio de 2001, con base en la consideración de que el término "FACTORY", es de dominio público, por su uso común o frecuente, y no es susceptible de apropiación en exclusiva por nadie, lo que ha permitido, según se probó en los autos civiles, que numerosas marcas que incluyen dicho término accedan al Registro, careciendo, en consecuencia, la marca prioritaria de fuerza obstativa a la inscripción del nombre comercial concedido "SEVILLA PLAZA FACTORY".

En relación con la imputación efectuada por la parte recurrente de que la sentencia no está debidamente motivada por no exteriorizar el proceso mental del juzgador, conducente a fundamentar la parte dispositiva, e incurrir en contradicción in terminis entre los fundamentos de la sentencia y el fallo, consideramos, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la sentencia 180/2007, de 10 de septiembre, que, efectivamente, el razonamiento que se expone en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, que hemos reproducido, referido al reconocimiento de que el término "FACTORY" es genérico, no es coherente, desde la perspectiva estrictamente formal, con la afirmación de que se produce riesgo de confusión o de asociación, al no explicitar en que se funda la fuerza obstativa de dicho término, que prescinde del análisis comparativo de los signos confrontados, conforme a las reglas de la lógica y del buen sentido, y por su relevancia e incidencia en el fallo, que determina que apreciemos este defecto.

Resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del principio de congruencia, que se engarza en el deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

En aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial, debemos concluir el examen del primer motivo de casación articulado por la representación procesal de la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A., reconociendo que la Sala de instancia ha dejado imprejuzgados argumentos jurídicos relevantes y sustanciales para fundar la pretensión desestimatoria del recurso contencioso- administrativo deducidos por una de las partes, fundando la ratio decidendi de la sentencia de modo contradictorio en su exteriorización formal, al deducir que el nombre comercial no es inscribible a pesar de negar implícitamente la fuerza obstativa de la marca prioritaria por incluir un término genérico.

Se aprecia, por lo tanto, que el Tribunal sentenciador no ha respetado los límites del debate procesal suscitado en el proceso de instancia, que se encuentra enmarcado por las pretensiones formuladas en la demanda y en los escritos de contestación a la demanda, concernientes a que se declare que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas no son o son conformes a derecho, al comprobarse que el órgano judicial no ha dado respuesta precisa y concreta a las causas de pedir, de modo que se observa un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones.

En consecuencia, al estimarse el primer motivo de casación admitido, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A., contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 348/2001, que casamos y anulamos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio

, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, procede examinar, como Sala de instancia, los motivos de impugnación formulados contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de noviembre de 1999 y de 23 de noviembre de 2000.

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de noviembre de 1999 y de 23 de noviembre de 2000.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad NEINVER, S.A. debe ser desestimando, al apreciarse que son infundados los motivos de impugnación deducidos al amparo de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. - El motivo de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de noviembre de 1999 y de 23 de noviembre de 2000, fundado en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe rechazarse, al considerar que no se produce vulneración de este precepto legal, que establece como supuesto de prohibición relativa de registro de marcas, y que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la referida Ley de Marcas, es aplicable al registro de nombres comerciales, con las modulaciones exigidas por las propia naturaleza del distintivo marcario, que no podrán registrarse «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior», debido a la disimilitud denominativa, fonética y conceptual existente entre el nombre comercial registrado número 218.854 "SEVILLA PLAZA FACTORY" y las marcas oponentes número 2.050.902 "FACTORY" y número 2.119.528 "FACTORY CENTER", examinadas desde una visión de conjunto.

   Cabe recordar, para abordar adecuadamente este primer motivo de impugnación, que el artículo 76.1 de la citada Ley de Marcas, que establece que "se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares", prohíbe que se registren aquellos nombres comerciales que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con el nombre comercial o con la marca anteriormente solicitadas o registradas, puedan inducir a confusión.

   Y debe significarse que, según hemos expuesto en la sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 2005 (RC 6643/2002 ), «la aplicación a los nombres comerciales de la regulación establecida en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, relativa a las marcas, se produce en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, según refiere el artículo 81 de la citada Ley, lo que promueve la plena vigencia de los preceptos que regulan las prohibiciones absolutas y relativas marcarias con las modulaciones requeridas, ya que pretenden evitar el riesgo de confundibilidad porque, según se refiere en la sentencia de esta Sala de 22 de septiembre de 2004 (RC 3498/2001 ), estas reglas de interdicción de acceso al registro obedecen a una misma finalidad de salvaguarda de los intereses públicos, ya que resulta perjudicial que se produzca confusión o asociación entre nombres comerciales o entre nombres comerciales y marcas, que hagan creer en este último caso, que una marca pertenece a una determinada empresa por generar confusión o asociación con el nombre comercial de ésta».

   Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, asumiendo las funciones de Sala de instancia, considera que la Oficina registral no ha incurrido en error patente o en arbitrariedad al descartar, en el caso examinado, la aplicabilidad de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al apreciar la compatibilidad del nombre comercial número 218.854 "SEVILLA PLAZA FACTORY" con las marcas prioritarias oponentes número 2.050.902 "FACTORY" y número 2.119.528 "FACTORY CENTER", que distinguen servicios en las clases 36 y 35, al deducir que no genera riesgo de confusión ni de asociación la integración en ambos signos del término "FACTORY", que se califica de genérico, por servir en el lenguaje común o usual para distinguir aquellos establecimientos en que fabricantes desarrollan la actividad comercial de venta directa de aquellos productos que están fuera de temporada o son defectuosos y que se ofrecen a precios rebajados, al valorar la disparidad denominativa, fonética y conceptual, desde una visión global o de conjunto de los signos distintivos confrontados, no obstante la relación de los ámbitos aplicativos reivindicados, al considerar que dicho término «es inapropiable a título exclusivo por un sólo comerciante del sector».

   En el caso examinado, el término "FACTORY", empleado en la configuración del nombre comercial y de las marcas confrontadas, es común en el mercado para describir aquellos establecimientos comerciales especializados que ofrecen al público directamente condiciones especiales en la comercialización de productos rebajados, por lo que, si compone exclusivamente una marca o nombre comercial conforme a lo dispuesto en el artículo 11 a) y b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, es inhábil para producir el efecto reflejo en el receptor, que le permite recordar con facilidad el origen empresarial del producto o del servicio

   A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), sobre la distintividad de las marcas:

   [...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

   .

   Debe manifestarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas y los nombres comerciales opuestos y a la relación de las actividades protegidas con los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

   Esta apreciación del riesgo de confusión ha de hacerse desde la percepción de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de diciembre de 2005, a toda persona «normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz», dotada de raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

   Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, al apreciar la compatibilidad del nombre comercial registrado y la marca prioritaria, son acordes con lo dispuesto en la Directiva 89/104/ CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, porque la disimilitud de los signos enfrentados compensa el grado de afinidad de los servicios designados por los signos confrontados, que propicia que no exista riesgo de confusión ni de asociación para el consumidor.

   Debe significarse que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas respetan el principio de especialidad, que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y

   2. que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

   En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

   Esta conclusión que alcanza la Oficina Española de Patentes y Marcas, al afirmar la compatibilidad del nombre comercial con las marcas obstaculizadoras, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de los signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre la relación entre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual.

   La concretización aplicativa del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

   No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la defensa letrada de la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala observa en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

   La Oficina registral no ha conculcado el principio de protección reforzada de la marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, que no es susceptible de invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los servicios reivindicados, al no poder considerar como hecho notorio el renombre de los servicios asociados al signo "FACTORY", ni que su prestigio se debilite por su relación con el ámbito de las actividades que distingue el nombre comercial registrado.

2. - Esta Sala no puede desconocer el pronunciamiento del orden jurisdiccional civil, que en la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada de 3 de octubre de 2000, dictada en el procedimiento de menor cuantía 763/1999, ha concluido de forma razonada que no es contrario al Derecho de Marcas, por el significado que la expresión "FACTORY" tiene en el mercado del comercio, el registro de la marca número 2.188.256 "SEVILLA PLAZA FACTORY", al no producirse riesgo de confusión ni riesgo de asociación con las marcas de titularidad de la actora número 1.9074.289 "FACTORY", número 2.016.392 "FACTORY CENTER", número 2.050.902 "FACTORY", número 2.119.528 "FACTORY CENTER" y número

   2.219.529 "FACTORY CENTER", con base, como hemos expuesto, en la aplicación de los artículos 12.1 a), 76 y 81 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretados conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al considerar que el término "FACTORY" es de dominio público y no apropiable en exclusiva por ningún empresario, y que, agregado a otros términos o gráficos puede acceder al registro, si goza de fuerza distintiva para constituir un signo marcario, rechazando que por su utilización se haya realizado acto alguno de confusión o de imitación que sea constitutivo de competencia desleal.

3. - Procede rechazar el motivo de impugnación fundado en la alegación de que la Oficina registral ha vulnerado por inaplicación el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que: "No podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", al no acreditarse que la marca obstaculizadora "FACTORY", goce de general conocimiento en el mercado español, que produzca en el consumidor riesgo de confusión respecto de las actividades de gestión de centros comerciales que distingue el nombre comercial registrado.

   Conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del «juicio de confundibilidad» entre los signos enfrentados, de modo que, habiéndose apreciado que no se crea riesgo de confusión ni se genera riesgo de asociación entre el nombre comercial y las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.

   El aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama. Según se refiere en la sentencia de esta Sala de 19 de diciembre de 2003 (RC 7859/1999 ), aunque "la fuerza identificadora del nombre comercial se proyecta en el marco de la actividad empresarial a que se refiere, y en el caso de las marcas, la función identificadora se cumple en el mercado en que se ofrecen los productos y los servicios amparados por aquélla", debe acreditarse en todo caso, de forma convincente, que con la inscripción del nombre comercial solicitado se pretende el aprovechamiento indebido de la reputación registral de la marca notoria, provocando error en los consumidores por riesgo de asociación.

   En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad NEINVER, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 22 de noviembre de 1999, por ser conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SEVILLA PLAZA, S.A. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 348/2001, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NEINVER, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 23 de noviembre de 1999, que concedió el nombre comercial número 218.854 "SEVILLA PLAZA FACTORY", para amparar actividades de gestión de centros comerciales, por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.