STS, 21 de Enero de 2004
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:220 |
| Número de Recurso | 234/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 21 de Enero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Enero de dos mil cuatro.
en el recurso de casación nº 234/2000, interpuesto por el Procurador D. José Alberto Azpeitia Sánchez, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, contra la sentencia nº 477 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1340/1996, con fecha 5 de mayo de 1999, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.748.477, mixta "ESTRELLA SIN", con gráfico, clase 32ª; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, e HIJOS DE RIVERA, S.A. representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1340/96, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia nº 477 de fecha 5 de mayo de 1999, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de "Sociedad Anónima Damm, S.A." contra acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de mayo de 1996, desestimando recurso ordinario contra el de 5 de octubre de 1995, concediendo a "Hijos de Rivera, S.A." la marca mixta número 1.748.477 "Estrella Sin", para productos de la clase 32, como derivada de la marca "Estrella Galicia Sin". Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de S.A. DAMM se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de diciembre de 1999, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 1 de febrero de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de marca nº 1.748.477 "ESTRELLA SIN", con gráfico, clase 32ª.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección 1ª de esta Sala de fecha 27 de diciembre de 2000, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado e Hijos de Rivera, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 30 de noviembre de 2001 y 9 de enero de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 20 de noviembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de enero de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, Magistrado de la Sala
En el presente recurso el recurrente articula cuatro motivos de casación al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción del artículo 5.4 de la L.O.P.J. por vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 de la Constitución Española; el segundo, por interpretación errónea del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo; el tercero, por infracción de los artículos 632 y 659 de la L.E.C., y jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable al mismo, y el cuarto, por infracción por interpretación errónea del artículo 9 de la Ley de Marcas y jurisprudencia de la Sala relativa al mismo.
El primer motivo de casación articulado, en el que se denuncia infracción del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del Derecho Fundamental de tutela judicial efectiva, además de estar indebidamente formulado al amparo del artículo 88.1 d), puesto que debió hacerse al amparo del artículo 88 a) por quebrantamiento de las reglas reguladoras de la sentencia y por tanto debe declararse inadmisible, ha de ser rechazado de plano por su falta de fundamento jurídico dado que acusa a la sentencia recurrida de no haber dado respuesta fundada y motivada de las pretensiones jurídicas ejercitadas y a los fundamentos jurídicos que la sustentan, sin hacer la más mínima explicación de tal infracción.
En el segundo motivo de casación en el que se denuncia infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, el recurrente discrepa del criterio de la Sala de instancia, que afirma que la marca aspirante nº 1.748.477 "ESTRELLA SIN", con gráfico de una estrella, todo ello dentro de un televisor de colores, para productos de la clase 32ª, "cervezas", y las oponentes nº 40.590 y otras, "ESTRELLA DORADA", con gráfico de una botella de cerveza, clase 32ª "cerveza" y la nº 1.639.839 "ESTRELLA SIN", clase 32ª, "cervezas", ambas de la titularidad de SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, sobre todo por lo que se refiere a esta última, que presenta absoluta identidad fonética "ESTRELLA SIN" con identidad de productos, no está incursa en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, al existir diferencia gráficas entre ellas, confirmando los acuerdos del Registro de fechas 5 de octubre de 1995 y 16 de mayo de 1996, que concedieron la inscripción solicitada. La sentencia recurrida llega a la conclusión de que ambas marcas con denominaciones idénticas "ESTRELLA SIN" para idénticos productos "cervezas" clase 32ª, son compatibles y que no existe riesgo de confusión entre ellas y entre sus productos porque ambas marcas son diferentes en sus elementos gráficos y visión de conjunto y que aunque tengan identidad fonética no incurren en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Esta Sala comparte la tesis del recurrente puesto que no está discutiendo la apreciación de la prueba hecha por la Sala de instancia, lo cual no es posible en vía casacional, dado que lo que discute y discrepa, es del concepto jurídico de compatibilidad que contiene el artículo 12.1 a) de la Ley, concepto jurídico indeterminado, que es preciso completar con el conjunto de la prueba obrante en autos, y en el caso presente, es la propia sentencia la que declara como hecho probado, que nos encontramos ante un supuesto de absoluta identidad fonética, lo que unido a la identidad absoluta de productos, "cervezas", clase 32ª, hace preciso llegar a la conclusión contraria a la que llega la sentencia de instancia, pues el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, introduce una importante modificación con respecto al artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley añade al elemento de semejanza denominativa o conceptual, con idéntico valor diferenciativo, el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado. Es decir, que no basta la semejanza fonética o gráfica para determinar la incompatibilidad, sino que además, se requiere la semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, y todo ello con independencia de la semejanza o diferencias gráficas que actúan separadamente, o como mucho conjuntamente como otro factor más a tener en cuenta, pero nunca condicionado a la identidad fonética y conceptual, que unido a la identidad de productos las hacen incurrir necesariamente en el error o confusión a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley, dado que el elemento gráfico nunca es tenido en cuenta cuando se trata de publicidad verbal o radiofónica con lo cual, no ofrece la menor duda que se equivoca la sentencia recurrida al afirmar que no existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988. Procede la estimación del motivo de casación examinado, dado que la sentencia recurrida está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, e incurre en la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa, procediendo la casación y anulación de la sentencia recurrida, sin necesidad de examinar el resto de los motivos articulados por el recurrente.
Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala recuperando plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 1340/1996, declara no conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1995 y 16 de mayo de 1996, esta última en vía de recurso ordinario, que concedieron la inscripción registral de la marca nº 1.748.477 "ESTRELLA SIN", con gráfico en colores de un aparato de televisión, para productos de la clase 32ª "cervezas", y como tal las anulamos por estar dicha marca incluida en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, identidad fonética más identidad de productos, que inducen a error o confusión con la marca "ESTRELLA SIN" nº 1.639.839, clase 32ª "cervezas", debiendo aclarar, que tampoco es conforme a Derecho, el pronunciamiento que hace el Registro y que confirma la sentencia recurrida y anulada al considerar a la marca aspirante nº 1.748.477 como marca derivada de la nº 1.295.611 "ESTRELLA DE GALICIA SIN" con gráfico de una figura de una televisión en distintos colores, clase 32ª "cervezas" pues dicha marca no fue solicitada como marca derivada, tal y como exige el artículo 9 de la Ley, ni el expediente administrativo fue tramitado como de marca derivada, reconocida para las variaciones introducidas con el distintivo principal, dado que la petición de marca derivada, se hizo mediante un escrito de ampliación del recurso ordinario cuando ya se había concedido la marca en resolución de 5 de octubre de 1995 y todo ello además, cuando no le corresponde tal consideración de marca derivada, pues el artículo 9 sólo permite que se trate de variaciones no substanciales o relativas a sus elementos accesorios, y en el caso presente consiste en suprimir a la marca primitiva nº 1.295.611 el término "Galicia", con lo cual se elimina de ella el elemento individualizador y diferenciativo de la marca, pues dicha marca sin el término "Galicia", no se diferencia de las demás marcas "ESTRELLA SIN" que existen en el mercado al suprimir a la misma el elemento regional que la diferencia de otras, y en consecuencia, no se trata de suprimir un elemento no sustancial sino el elemento verdaderamente identificativo, con lo cual no es posible considerarla marca derivada, cuestión que aunque en el presente caso carezca de trascendencia en cuanto que en definitiva va a ser denegada la marca, no obstante es preciso aclarar dicho extremo.
Al estimar el segundo motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 234/2000, interpuesto por el Procurador D. José Alberto Azpeitia Sánchez, en nombre y representación de SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, contra la sentencia nº 477 de fecha 5 de mayo de 1999, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1340/1996, la cual casamos y anulamos por no ser conforme a Derecho.
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) En su lugar dictamos otra por la que estimando el recurso contencioso-administrativo nº 1340/1996 interpuesto por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1995 y 16 de mayo de 1996 a las que la demanda se contrae, declaramos que dichas resoluciones no son conformes a Derecho y como tal anulamos, denegando definitivamente la inscripción registral de la marca nº 1.748.477 "ESTRELLA SIN" con gráfico, clase 32ª "cervezas".
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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