STS, 16 de Julio de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:3937 |
| Número de Recurso | 959/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 959/2006 interpuesto por "FERRERO S.p.A.", representada por la Procurador Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, contra la sentencia dictada con fecha 14 de julio de 2005 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1195/2003, sobre registro de la marca número 2.386.148, "Kindertony"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Ferrero, S.p.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1195/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2001, confirmado el 6 de febrero de 2003, que concedió el registro de la marca número 2.386.184, "Kindertony".
En su escrito de demanda, de 11 de febrero de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dicho acuerdo de concesión registral y, en consecuencia, acordándose la denegación de inscripción de dicha solicitud de registro de marca". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 20 de abril de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 14 de julio de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso Administrativo número 1195/2003, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. Teresa Rodríguez Pechín en nombre y representación de FERRERO S.P.A., contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, por ser conformes a Derecho; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas."
Con fecha 6 de marzo de 2006 "Ferrero S.p.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 959/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico, así como de la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 12 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988 ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico, así como de la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 13.c) de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988 ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 8 de mayo de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de julio de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Ferrero S.p.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.386.184, "Kindertony", para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, en concreto "infusiones medicinales, hierbas medicinales, alimentos, bebidas y substancias dietéticas para uso médico".
A la inscripción de la marca número 2.386.184, "Kindertony", solicitada por "Laboratorio Internature, S.L.", se había opuesto "Ferrero, S.p.A." en cuanto titular de las siguientes marcas:
- las internacionales números 155.133 (7), "Kinder Gold" (que ampara productos de la misma clase, en concreto "alimentos dietéticos"); 500.865, "Kinder Bueno"; las números 314.599, 376.645, 462.161, 383.364, 328.825, 659.768, "Kinder"; las números 329.626, 383.364, 403.518, 462.161, 463.982, 502.159, "Kinder"; y las números 389.521, "Kinder Note"; 436.777, "Kinder Bibita"; 513.111, "Kinder Pimadrema"; 458.734 "Kinder Malto"; 506.269, "Kinder Tartine"; 437.476, "Kinder Ciock"; 460.207, "Kinder Krema"; 463.589, "Kinder Cremella España"; 463.590, "Kinder Latella"; 464.457, "Kinder Lada"; 551.033, "Kinder Sportdrink"; 472.415, "Kinder Gelito"; 472.416, "Kinder Fresco"; 477.772, "Kinder Crock"; 490.011, "Kinder Melki"; 495.770, "Kinder Delice"; 500.683, "Kinder Milk-Sandwich; 500.864 y 499.671, "Kinder Tortina"; 500.684, "Kinder Milk-Break"; 502.932 y 544.406, "Kinder Country"; 300.899, "Ferrero Kinder Schkolade"; 516.985 y 551.072, "Kinder Surprise"; 548.174, "Kinder Solfruit"; 550.685, "Kinder Miletta"; 598.278 y 618.642, "Kinder Pingui"; 605.996, "Kinder Circus"; 621.573, "Kinder Delice"; 435.637, "Kinder Plumké"; 522.739, "Kinder Ovetto"; 539.574 y 693.659, "Kinder Maxi"; 453.759, 485.379, 485.380 y 434.765, "Kinder Sorpresa";
- las nacionales números 1.947.354, "Kinder"; 785.651, "Kinder Ferrero"; 1.577.689 y 2.109.772, "Kinder Sorpresa"; 1.908.571, "Kinder Bueno"; 1.960.495, "Kinder Brioss"; y 2.251.017, "Kinder Delice".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de las siguientes consideraciones:
"[...] La cuestión a dilucidar en el caso hoy examinado, se concreta en determinar si las marcas en conflicto, por un lado 'Kindertony' con gráfico y por otro 'Kindergold' son compatibles como afirma la O.E.P.M. o por el contrario no pueden convivir, pacíficamente, en el ámbito mercantil como afirma el recurrente. En relación a ello cabe afirmar que en la confrontación entre ambas marcas la disparidad es evidente con lo que se garantiza su reciproca diferenciación excluyendo toda posibilidad de error o confusión en el mercado, al producirse la convivencia de ambas marcas, habida cuenta los elementos de contraste, tomados en su conjunto, que se dan entre los distintivos mencionados.
[...]. Por otro lado, aunque los productos que se tratan de proteger por ambos distintivos (alimentos dietéticos) coincidan, ello no permite afirmar que exista riesgo de asociación que beneficie al nuevo comerciante por el crédito y prestigio de la prioritaria, precisamente por las diferencias de conjunto, no obstante llevar ambas marcas la voz Kinder, a la que se alude por la parte recurrente, pues esta tiene un carácter notorio en relación a productos como chocolates, que es lo que evoca, siendo esa notoriedad de Kinder en chocolates, lo que impide precisamente el riesgo de asociación con otros productos, como los del caso examinado en el que la marca protegida registralmente ampara, infusiones medicinales, hierbas medicinales, alimentos, bebidas y substancias dietéticas para uso médico.
Tampoco, a juicio de la Sala, resulta de la denominación concedida el aprovechamiento al que alude la parte actora al invocar el articulo 13.c de la ley de Marcas, pues en este caso no se está reivindicando productos en relación a los cuales la voz Kinder tiene notoriedad, como hemos visto. Por todo ello el recurso debe de ser desestimado."
La disconformidad de la sociedad recurrente con la sentencia se traduce en su recurso de casación que consta de dos motivos, articulados uno y otro al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En ellos denuncia como normas del ordenamiento jurídico infringidas los artículos 12 y 13.c) de la Ley 32/1988, de 19 de noviembre, de Marcas, así como la vulneración de la jurisprudencia aplicable en relación con ambos.
El tribunal sentenciador rechaza aplicar los dos artículos de la Ley de Marcas al caso de autos tras apreciar sus diferencias y basarse en el argumento clave de que es la "notoriedad de Kinder en chocolates, lo que impide precisamente el riesgo de asociación con otros productos, como los del caso examinado, en el que la marca protegida registralmente ampara infusiones medicinales, hierbas medicinales, alimentos, bebidas y substancias dietéticas para uso médico", según ya hemos transcrito.
La Sala de instancia reconoce, pues, que la denominación "Kinder" es notoria en un campo específico dentro del sector de la alimentación, aunque no llega a otorgarle la condición de marca de renombre general. Y, a partir de este dato, utiliza el factor de la notoriedad para negar que la nueva marca vaya a ser asociada con las prioritarias o incida en la prohibición de aprovechamiento del prestigio de éstas, ya que los productos amparados por "Kindertony" no coinciden con los del subsector específico en el que "Kinder" reviste notoriedad.
La aceptación de esta tesis, sin embargo, presenta al menos tres dificultades que nos conducirán a la estimación del recurso. En primer lugar, hay plena identidad aplicativa de "Kindertony" y una de las marcas prioritarias de la "familia" Kinder que había sido opuesta en el procedimiento registral, esto es, "Kindergold": ambas coinciden en identificar alimentos dietéticos. En segundo lugar, las marcas "Kinder" cuya notoriedad la Sala reconoce para los chocolates se desenvuelven en el sector alimenticio al que también pertenecen, en sentido amplio, los alimentos y bebidas o sustancias dietéticas que la marca aspirante "Kindertony" trata de proteger. Y, en tercer lugar, la referida tesis no se aviene con las pautas jurisprudenciales que venimos fijando al interpretar la Ley de Marcas de 1988, como a continuación exponemos.
Hemos mantenido en reiteradas ocasiones que la protección reforzada de las marcas renombradas o de prestigio, deducida del artículo 13.c) de la Ley 32/1998, debe ser dispensada incluso cuando, siendo similares las denominaciones, no coincidan los ámbitos aplicativos (con ciertas modulaciones para el caso de que estos últimos sean tan absolutamente dispares que no quepa posibilidad alguna de aprovechamiento indebido de la antigua marca por el nuevo signo). Y si bien esta doctrina no es aplicable sin más a las marcas notoriamente conocidas en un sector pero carentes de renombre general, es cierto que introduce una excepción al principio general o exigencia de la doble identidad/semejanza de signos y de productos inserto en el artículo 12.1.a) de aquella Ley, según recientemente sostuvimos en nuestra sentencia 10 julio de 2008 (recurso de casación 870/2006 ).
Decíamos en esta última sentencia que "la jurisprudencia de esta Sala -no es necesario en este momento la cita pormenorizada de sentencias al respecto, siendo como son conocidas en el ámbito del derecho de marcas- sobre las marcas notorias no las parifica sin más con las renombradas. Pero, en todo caso, aun admitiendo -frente a lo que afirma la recurrente- que no haya sido probado en el litigio de instancia el renombre de la marca, y sí su mera notoriedad en el sector de las bebidas alcohólicas, al apreciar el 'riesgo de asociación' de marcas que presentan similitud denominativa con otras notorias y prioritarias en el tiempo, el examen de su afinidad aplicativa no debe prescindir de las peculiaridades del sector en que estas últimas gozan de notoriedad. "
Dentro del sector de la alimentación de gran consumo es frecuente que los consumidores identifiquen "familias" de productos caracterizados por un término básico al que se adhieren ulteriormente otros más o menos especificativos. Cuando uno de los términos básicos goza de notoriedad -reconocida por el tribunal de instancia- en un segmento del mercado de los alimentos como el de los chocolates, los consumidores podrían ser inducidos a confusión si se encuentran en otro segmento próximo con dos productos que comparten el vocablo básico "Kinder" y difieren en determinados añadidos ("tony" o "gold", en el caso que nos ocupa) de escasa significación autónoma. Fácilmente podrían establecer un vínculo entre la procedencia de "Kindertony" y de "Kindergold" habida cuenta de que:
-
como se deduce de la enumeración de marcas opuestas que hemos transcrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, el titular de "Kindergold" para alimentos y bebidas dietéticas es, asimismo, el titular de muy numerosas marcas "Kinder" para otros productos del mismo sector alimenticio próximos a aquéllos; y
-
los dos añadidos antes citados ("tony" y "gold") no logran desvirtuar la impresión de que el acento y el peso conceptual de ambos signos recae especialmente en el término "Kinder", más que en los sufijos "tony" o "gold". Aquel es el elemento dominante, cuya mayor fuerza distintiva intrínseca resulta, además, potenciada por su situación inicial en ambas palabras.
El efecto indeseable de "asociación" que, como modalidad de confusión, trata de prevenir el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas se produce cuando los consumidores son inducidos, en sectores de consumo masivo como el del la alimentación, a vincular los productos amparados por un nuevo signo con el origen empresarial de otros ya asentados en el mercado y protegidos por marcas que gozan de prioridad registral.
El riesgo de asociación se produce en este caso dado que los dos distintivos opuestos tratan de identificar los mismos productos dietéticos; la marca prioritaria en el tiempo pertenece a un grupo de signos caracterizados por un término ("Kinder") que goza de notoriedad en uno de los subsectores de la alimentación; y las denominaciones de los signos enfrentados coinciden en el modo en que ya ha sido expuesto. Al no apreciarlo así el tribunal de instancia, su sentencia ha de ser casada acogiendo el primero de los motivos casacionales.
No es que con ello alteremos el criterio general de mantener o respetar en casación las apreciaciones de hecho de los tribunales de instancia sobre los factores de similitud de las marcas. Simplemente corregimos el enfoque jurídico -a nuestro entender, no suficientemente matizado y en esa misma medida inadecuado- que la Sala sentenciadora ha dado en la sentencia ahora impugnada a la noción de "riesgo de asociación", a la vista de las circunstancias concurrentes.
La conclusión a la que llegamos se corresponde, obvio es decirlo, con las características peculiares de los signos en conflicto. No puede, en consecuencia, ser extrapolada sin más a otros ni, a la inversa, se opone a la solución adoptada en supuestos diferentes. Si en nuestra sentencia de 13 de febrero de 2008 rechazamos el recurso de casación interpuesto por "Ferrero S.p.A." contra la sentencia dictada con fecha 2 de febrero de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la inscripción de la marca número 2.126.671, "Kinderlombrin", se debió, entre otras razones, a la disparidad aplicativa entre aquel signo y los prioritarios de la marca "Kinder". Afirmamos en aquel caso que "[...] la gran mayoría de los productos de la marca aspirante corresponden al sector farmacéutico o parafarmacéutico mientras que los de la marca prioritaria corresponden en todo caso al alimenticio, siendo en el ámbito de la "confitería, pastelería y chocolates" donde resultan especialmente conocidos."
Procede, pues, la estimación del recurso de casación y, en esa misma medida, del subsiguiente recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el presente recurso de casación número 959/2006 interpuesto por "Ferrero S.p.A." contra la sentencia dictada con fecha 14 de julio de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1195 de 2003, que casamos.
Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1195/2003, interpuesto por "Ferrero S.p.A." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2001, confirmado el 6 de febrero de 2003, resoluciones que anulamos.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
-
STSJ Comunidad de Madrid 328/2019, 17 de Abril de 2019
...de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Como ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de julio de 2008 (cas. 959/2006) "Dentro del sector de la alimentación de gran consumo es frecuente que los consumidores identifiquen ......