STS, 25 de Octubre de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 230/2000, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 19 de diciembre de 2003, cuyo fallo dice literalmente: «FALLO:

1. - Estimar el presente recurso contencioso-administrativo, anulando, por no ser conforme a derecho, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 12 de enero de 2000, con revocación de la resolución de 5 de marzo de 1999, que concedió la marca nacional 2.154.306, clase 39, denominativa, DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA.

2. - No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en el presente recurso.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil S.A. EDUARDO VIEIRA recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 23 de enero de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 11 de marzo de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo; tenga a la Procuradora que suscribe por comparecida y parte en nombre de "SOCIEDAD ANÓNIMA EDUARDO VIEIRA" y, en su día, previos los trámites oportunos, dicte Sentencia estimando el presente recurso de Casación y revocando la Sentencia recurrida número 1.306/2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 19 de Diciembre de 2003, y se dicte otra que declare ajustada a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de enero de 2000, por la que desestimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución inicial de 5 de Marzo de 1999, acordó la concesión de la marca denominativa "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA" número 2.154.306 solicitada por nuestra mandante "S.A. Eduardo Vieira", con todo lo demás que fuere procedente en Derecho.».

La Sala, por providencia de fecha 25 de enero de 2006, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 22 de febrero de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil PESCADOS VIDELA, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, por escrito presentado el día 27 de marzo de 2006, manifiesta que se abstiene de evacuar el trámite de oposición.

2. - La Procuradora Doña María Irene Arnés Bueno, en representación de la Entidad Mercantil PESCADOS VIDELA, S.A., en escrito presentado el día 11 de abril de 2006, expuso, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por formulada oposición al recurso de casación número 8/1294/04 interpuesto por EDUARDO VIEIRA, S.A. contra la Sentencia número 1.306/03 de fecha 19 de diciembre de 2003 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, declare su inadmisibilidad o, subsidiariamente, lo desestime, declarando no haber lugar al recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.».

Por providencia de fecha 13 de junio de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 18 de octubre de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de diciembre de 2003

, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil PESCADOS VIDELA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de enero de 2000, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 5 de marzo de 1999, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA", para amparar servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de incompatibilidad de la marca nacional aspirante número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA", para amparar servicios de la clase 39 (servicios de almacenaje, depósito y distribución de congelados), con la marca nacional oponente número

1.803.455 "PV CONVI" (gráfica), para amparar productos alimenticios en la clase 29 (pescado, marisco y crustáceos frescos y preparados para el consumo y conservación), con base en la aplicación del artículo

12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina jurisprudencial de esta Sala del Tribunal Supremo, al apreciar la existencia de suficientes similitudes denominativas y coincidencias aplicativas que generan riesgo de asociación, al dirigirse los productos y servicios designados a los mismos clientes potenciales, según se razona, sustancialmente, en el fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

En el caso examinado queda plenamente acreditado que la recurrente es titular de diversas marcas -nacional 2230778, 2230779, 1803455 y 1613402, internacional 629905, comunitaria 1156223 y 855254-, para las clases 29,35 y 39, respectivamente, todas ellas respecto de la marca CONVI, y que las actividades empresariales de las sociedades enfrentadas son semejantes, bastando para sostener esta afirmación la lectura de sus objetos sociales, poniéndose de manifiesto que tienen los mismos clientes potenciales. Estos antecedentes, de notoria relevancia a efectos de comparar las dos marcas confrontadas, sirven para afirmar que lo fundamental es la denominación de fantasía CONVISA que presenta una notable similitud con CONVI, y que aunque aquella se refiera a la clase 39 y ésta a la 29, y ésta incorpore al conjunto distintivo un diseño gráfico original, se da una clara conexión entre los productos que ambas distinguen, ya que ambas empresas se dedican a la misma actividad, la producción y distribución de pescado. No debe olvidarse que con anterioridad la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a SA, EDUARDO VIEIRA la inscripción de la marca CONVI. En definitiva, en el caso examinado se da una evidente afinidad denominativa en grado suficiente y una coincidencia aplicativa prohibida por el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, que supone la incompatibilidad registral de las marcas confrontadas al darse una claro riesgo de asociación, lo que determina la estimación del presente recurso contencioso-administrativo.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil S.A., EDUARDO VIEIRA se articula en la exposición de cuatro motivos de casación, que se fundan todos ellos al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la exposición del primer motivo de casación, se reprocha a la Sala de instancia la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por haber incurrido en error al apreciar la confundibilidad y riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, al distinguirse, examinadas en su conjunto, por la falta de identidad o similitud denominativa, fonética, gráfica y conceptual, desde un enfoque estructural sin acudir a desintegraciones artificiosas y por la especificidad de los servicios reivindicados.

Se aduce, en justificación de esta queja casacional, que el Tribunal sentenciador no tiene en cuenta que las marcas números 2.230.778 y 2.230.779 "CONVI" que designan, respectivamente, productos de la clase 29 y servicios en la clase 39, fueron concedidas con posterioridad al registro de la marca de su titularidad número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA".

En el segundo motivo de casación, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta, al deber quedar excluida, según se aduce, cualquier pretensión o posibilidad de aprovechamiento por parte de la Entidad Mercantil S.A. EDUARDO VIEIRA, de la reputación de la Compañía oponente PESCADOS VIDELA, S.A., que procedió a registrar con posterioridad la marca mixta "CONVI", para designar servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al quedar acreditado que no coinciden los ámbitos aplicativos de los signos registrados confrontados.

El tercer motivo de casación denuncia que la Sala de instancia ha vulnerado el artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no tener en cuenta que la empresa recurrente solicitó y obtuvo el registro de la marca número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA" para la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, con anterioridad a que la Compañía PESCADOS VIDELA, S.A. obtuviera la concesión de la marca número 2.230.779 "PV CONVI" para la misma clase 39.

En la formulación del cuarto motivo de casación, que se fundamenta en la conculcación del artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, la Entidad recurrente censura que la Sala de instancia limite la accesibilidad al registro de la marca solicitada cuando no concurre el presupuesto de aplicación de la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, y aprecie riesgo de confusión entre los clientes potenciales de ambas empresas que se dedican a actividades distintas, según se evidencia de la valoración de la prueba testifical practicada en el proceso de instancia.

Sobre la inadmisibilidad del recurso de casación.

Previamente al examen de los motivos de casación articulados, procede determinar si concurren los requisitos procesales exigidos para que sea posible el acceso a la casación, al haber planteado el Letrado de la Entidad Mercantil PESCADOS VIDELA, S.A., en su escrito de oposición, como cuestión previa, la pretensión de inadmisión del recurso de casación por carecer el asunto de interés casacional, con base en lo dispuesto en el artículo 93.2, apartado e) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se sustenta en la alegación de que el recurso interpuesto no afecta a un gran número de situaciones -sólo concierne a la titularidad de una marca reivindicada por una Entidad Mercantil frente a la posición jurídica de la Compañía titular de la marca obstaculizadora- y no poseer el suficiente contenido de genericidad, al limitarse la cuestión jurídica suscitada al examen de riesgo de confundibilidad entre dos marcas; y la inadmisión de los motivos segundo, tercero y cuarto por infracción de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la LJ, al estimar que las denunciadas infracciones del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, del artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 38 de la Constitución, no habían sido objeto de consideración en la sentencia de la Sala de instancia ni los preceptos habían sido invocados en el proceso. En relación con la primera causa de inadmisibilidad del recurso de casación deducida, de carecer el recurso de interés casacional, fundada al amparo del artículo 93.2 e) de la L.J ., debe rechazarse su prosperabilidad al valorarse la transcendencia jurídica de este recurso que promueve un pronunciamiento de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo concerniente a la interpretación del artículo

12.1 a) de la Ley de Marcas, que puede ser determinante en la resolución de otros recursos contenciosoadministrativos.

En relación con la segunda causa de inadmisión aducida, fundada con base en la aplicación del artículo

86.4 de la L.J ., procede señalar que dicho precepto afirma que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contenciosoadministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

La finalidad institucional de este precepto orgánico-procedimental es preservar que el Tribunal Supremo, calificado por el artículo 123 de la Constitución de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, pueda asumir en monopolio la función de intérprete supremo del ordenamiento jurídico estatal, asegurando que a los Tribunales Superiores de Justicia, que culminan la organización judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 152 de la Constitución, se les reserve el núcleo de atribuciones jurisdiccionales necesarias para asumir la posición institucional de intérprete supremo del Derecho autonómico.

En el planteamiento subyacente en la formulación de esta causa de inadmisión, se advierte que no se reprocha a la Sala de instancia haber eludido el juicio de relevancia acerca de que la infracción de las normas estatales haya sido determinante del fallo de la sentencia, sino que la Compañía recurrente introduce en la exposición del segundo, tercero y cuarto motivos de casación cuestiones que no han sido objeto de consideración por la sentencia recurrida ni han sido invocadas previamente en el proceso de instancia.

Planteado en estos términos el examen de la cuestión de inadmisibiilidad, procede acordar, exclusivamente, la inadmisión del cuarto motivo de casación articulado, fundado en la infracción del artículo 38 de la Constitución, al no haber sido invocado en el proceso de instancia, cabiendo admitir el segundo y tercer motivos al plantearse cuestiones jurídicas que están vinculadas al examen de las alegaciones formuladas y debatidas en el proceso de instancia.

A estos efectos, resulta oportuno recordar que los presupuestos de procedibilidad exigidos por el legislador en el artículo 92 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, que deben concurrir en el escrito de interposición en la fundamentación de los motivos, y cuyo objeto es preservar la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, responden al siguiente fundamento, según se declara en la sentencia de esta Sala de 11 de noviembre de 2004 (RC 6211/2001 ):

La exigencia de formular de manera fundada y precisa en el escrito de interposición del recurso de casación la pretensión casacional revocatoria de la sentencia de la Sala de instancia recurrida descansa en la necesidad de que las partes observen y cumplimenten con rigor jurídico determinados deberes procesales que se justifican en la adecuada ordenación del debate procesal casacional, lo que promueve la carga de exponer una crítica razonada de lo argumentado por la sentencia, porque no se puede obviar, como se observa en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2000 (RC 7410/1995 ) que el recurso de casación se dirige contra la sentencia impugnada y no contra el acto recurrido, que delimita el objeto del proceso de instancia.

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Y, según se afirma en la sentencia de esta Sala de 26 de septiembre de 2000 (RC 8166/1994 ), acogiendo la doctrina expresada en el precedente Auto de 16 de noviembre de 1996, importa destacar que «la naturaleza del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la Ley establece para su viabilidad, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter de recurso extraordinario que aquel ostenta, solo viable, en consecuencia, por motivos tasados, y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho - artículo 1º.6 del Código Civil -. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que solo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal "a quo", resuelve el concreto caso controvertido. No puede ser, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto en la apelación.».

Refiere esta Sala en la sentencia de 9 de mayo de 2001 (RC 1049/1996 ), que en el recurso de casación, es necesario: en primer lugar, que los preceptos o la jurisprudencia que se citen como infringidos, tanto en los motivos formales como los de fondo, guarden relación con la cuestión o cuestiones debatidas en la instancia, como se desprende de la lectura del artículo 100.2.b) de la Ley Jurisdiccional, que permite declarar la inadmisión del recurso "cuando no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas" y cuando las citas hechas "no guardan relación alguna con las cuestiones debatidas"; y, en segundo término, que no se introduzcan a través de los motivos casacionales, del 4º del art. 95.1 fundamentalmente, cuestiones jurídicas que no hayan sido planteadas ni debatidas en la instancia, esto es, "cuestiones nuevas", entendiendo por tales aquellas en que se postule una nueva calificación jurídica o la aplicación de un precepto o de una doctrina jurisprudencial, hasta el momento no invocada, que comporte unas consecuencias jurídicas que en la instancia no se hayan planteado ni debatido. Este último requisito es fundamental para no confundir la "cuestión nueva" en casación con la simple aportación de nuevos argumentos o, incluso, la cita de nuevos preceptos o nuevas sentencias que sirvan para sustentar la misma calificación o consecuencia jurídica, esto es, que no supongan la alteración del punto de vista jurídico. Téngase presente que, siendo la pretensión principal que se hace valer en un proceso contencioso administrativo una pretensión de anulación, la "causa petendi" está integrada no solo por los hechos individualizadores de esa pretensión, sino también por el título jurídico en virtud del cual se solicita la anulación. Por consiguiente, si la cita de un distinto precepto como infringido comporta un cambio del título o motivo de nulidad esgrimido en la instancia, que no ha sido debatido en ella ni ha podido ser considerado en la sentencia que le hubiera puesto fin, se estaría ante una "cuestión nueva" no susceptible de articulación en un recurso de casación, situación distinta a la de cambios que signifiquen una ampliación, matización o complemento del punto de vista jurídico mantenido en la instancia.

El derecho de revisión de las resoluciones judiciales, que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, según observa el Tribunal Constitucional en la sentencia 248/2005, de 10 de octubre, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio pro actione, que opera en la fase inicial del proceso, exige que la inadmisión de los recursos o de los motivos aducidos resulta constitucionalmente admisible si se acuerda de forma razonada y motivada, con base en la aplicación de una causa legal que debe interpretarse de forma no rigorista, sin incurrir en su apreciación en error patente o en arbitrariedad o en manifiesta irracionalidad.

Este pronunciamiento de la Sala que promueve la admisión parcial del recurso de casación es conforme al derecho a un proceso equitativo, que garantiza el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España por Instrumento de 29 de septiembre de 1979, que constituye para los órganos judiciales una fuente interpretativa prevalente del derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo

10.2 de la Constitución, que exige de los órganos judiciales contencioso-administrativos que al examinar las causas de inadmisión respeten el principio de proporcionalidad entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un tribunal para que examine el fondo del recurso y las consecuencias de su aplicación. (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 2004 . Caso Sáez Maeso contra España).

Sobre el primer motivo de casación.

El primer motivo de casación no puede ser acogido, al apreciarse que el Tribunal de instancia ha realizado una aplicación, presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica, y acorde con la doctrina de esta Sala, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte la ratio decidendi expuesta en la sentencia recurrida, en el fragmento de la fundamentación jurídica en que el Tribunal sentenciador concluye en la declaración de incompatibilidad de las marcas oponentes, con base en la aplicación del artículo

12.1 a) de la Ley de Marcas, por apreciar que la existencia de similitud denominativa entre los signos enfrentados y la conexión de los ámbitos aplicativos reivindicados, genera riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores a pesar de que designen productos y servicios de las clases 29 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, porque, se evidencia que los productos de pescados y mariscos reivindicados por la marca obstaculizadora número 1.803.455 "PV CONVI", evocan la forma de distribución de esos mismos productos que reivindica la marca aspirante número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA", y el término de fantasía "CONVI" constituye el elemento dominante que ha de prevalecer en el juicio de riesgo de confundibilidad, al poder inducir al consumidor medio relevante en el sector del consumo y de la distribución de pescados y mariscos, que la marca solicitada es una marca derivada de la marca prioritaria, aunque se advierte que incurre en error jurídico al comparar las marcas enfrentadas atendiendo también al criterio de identificación de las actividades que desarrollan las Entidades Mercantiles titulares de las marcas oponentes

En efecto, debe significarse, en primer término, que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

La sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.». Y debe precisarse que el riesgo de asociación, a que alude el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

El reproche jurídico que la defensa letrada formula a la Sala de instancia de no reconocer prioridad a la marca registrada número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA", carece de fundamento porque, el juicio de comparación se ha efectuado entre esa marca y la marca obstaculizadora número

1.803.455 "PV CONVI" (gráfica), de la clase 29, sin tomar en consideración aquellas otras marcas invocadas de titularidad registral de la Entidad Mercantil PESCADOS VIDELA, S.A. concedidas con posterioridad para distinguir servicios de la clase 39, sin que, en consecuencia, se pueda inferir ninguna conclusión al aducido "principio de actos propios".

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la incompatibilidad de las marcas opositoras, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al evidenciarse en este supuesto que la marca solicitada, que reivindica servicios de almacenaje, depósito y distribución de congelados, en razón de que se trata de una actividad relacionada con la comercialización de pescados y mariscos, presenta afinidad con los productos designados por la marca prioritaria, al interesar al mismo sector comercial.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala cuando, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Cabe concluir, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, en los términos expuestos, que la marca aspirante número 2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA", que distingue servicios de la clase 39, es incompatible con la marca registrada número 1.803.455 "PV CONVI", para productos de la clase 29, al no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado, ya que ambas marcas se refieren a productos y servicios afines, y puede generarse dilución o debilitamiento del crédito alcanzado por la marca prioritaria.

Sobre el segundo motivo de casación.

El segundo motivo de casación que imputa a la Sala de instancia la infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe rechazarse, al no cuestionarse, en razón del fallo de la sentencia recurrida, que la empresa S.A. PESCADOS VIERA pretenda eludir con la inscripción de la Marca "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA" la prohibición establecida en dicho precepto que dispone que «no podrán registrarse como marcas aquéllos signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrables», porque una vez afirmada la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, tras realizar el Tribunal sentenciador el juicio de riesgo de confundibilidad entre las marcas confrontadas, por apreciarse similitud denominativa y conexión de los campos aplicativos, resulta redundante examinar desde esta perspectiva jurídica la circunstancia de que la marca solicitada designe servicios de la clase 39 distintos de los productos que ampara la marca obstaculizadora.

En los términos en que se plantea el examen de la vulneración del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, cabe observar que reconduce a las consideraciones jurídicas vertidas con anterioridad. Si el acento se pone, una vez más, en la falta de similitud de los ámbitos aplicativos para vincular a este hecho la consecuencia jurídica de la no concurrencia de la prohibición, ahora a título del artículo 13 c ), la respuesta de instancia favorable a apreciar la semejanza entre una y otra denominación y la coincidencia de los campos aplicativos sirve igualmente para descartar que se haya producido un aprovechamiento indebido, al acordarse por la Sala de instancia la nulidad de la resolución de la Oficina registral que había concedido la inscripción de la marca solicitada.

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988 no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiendo negado el tribunal de instancia que haya riesgo de asociación o riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, según la apreciación que hemos considerado válida, aquel precepto deviene inaplicable.

Si el Tribunal sentenciador concluye que la marca aspirante no puede convivir con la marca ya registrada con anterioridad por su confundibilidad que a su vez deriva de la similitud denominativa y la afinidad de los campos aplicativos que aprecia entre ambas dicha apreciación debe, por las razones ya expuestas, ser respetada en casación, de modo que no puede construirse el motivo impugnatorio de la sentencia sobre la base del artículo 13 c ) antes citado.

Sobre el tercer motivo de casación.

El tercer motivo de casación, que imputa a la sentencia la infracción del artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que prescribe el orden de tramitación de los expedientes administrativos, y que debe ponerse necesariamente en conexión con el artículo 20 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece el reconocimiento del derecho de prioridad derivado de la solicitud de registro de marca regularmente presentada, no puede ser acogido.

Según hemos expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos, la Sala de instancia no ha eludido el derecho de prioridad de la marca solicitada en confrontación con el supuesto derecho prioritario de las invocadas marcas obstaculizadoras, que no tendrían dicho carácter al haber sido solicitadas y concedidas con posterioridad para los mismos servicios reivindicados, porque la declaración de incompatibilidad se funda en la comparación de la marca obstaculizadora número 1.803.455 "PV CONVI", con la marca número

2.154.306 "DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS CONVISA", sin tomar en consideración, por tanto, otras marcas registradas con posterioridad por la Empresa PESCADOS VIDELA, S.A..

En consecuencia, al rechazarse los tres primeros motivos de casación admitidos, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA EDUARDO VIEIRA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de diciembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 230/2000.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil Entidad SOCIEDAD ANÓNIMA EDUARDO VIEIRA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de diciembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 230/2000.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.