STS, 29 de Junio de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:4317 |
| Número de Recurso | 8893/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 8893/1998, interpuesto por la XUNTA DE GALICIA, representada por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 30 de junio de 1998, recaída en el recurso nº 9300/1995, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.694.098 "GALICIA CALIDADE".
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la XUNTA DE GALICIA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de julio de 1995, que estimo el recurso ordinario interpuesto contra la de 3 de marzo de 1995, que denegó la inscripción de la marca nº 1.694.098 "GALICIA CALIDADE", para designar productos de la clase 16ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Comunidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de septiembre de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (XUNTA DE GALICIA) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 30 de octubre de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 1º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por defecto en el ejercicio de la jurisdicción.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º), del art. 95. de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, infracción del art. 5 de la Ley 17/1995, de 2 de marzo, sobre creación del organismo Autónomo "Registro de la Propiedad Industrial" y art. 15 del Reglamento Orgánico del citado Organismo Autónomo.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico, en concreto el art. 28.1 de la LJ y doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción del Ordenamiento Jurídico, en concreto del art. 11.1.h) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, al no ser aplicado por la sentencia que se recurre.
5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción del Ordenamiento Jurídico, en concreto del art. 11.1.f) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, al no ser aplicado por la sentencia que se recurre.
6) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción del Ordenamiento Jurídico, en concreto del art. 12.1.a), de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, al no ser aplicado por la sentencia que se recurre.
7) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción del Ordenamiento Jurídico, en concreto del art. 13.c), de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, al no ser aplicado por la sentencia que se recurre.
8) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción del Ordenamiento Jurídico, en concreto del art. 13.d), de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, al no ser aplicado por la sentencia que se recurre.
9) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, 4º) del art. 95 de la Ley Jurisdiccional aplicable, por infracción del art. 7.1 del Código Civil, al no ser aplicado por la sentencia que se recurre.
Terminando por suplicar sentencia por la que, estimando el recurso, case la sentencia recurrida, y dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Xunta de Galicia.
Por providencia de la Sala, de fecha 21 de octubre de 1999, se admitió a trámite el presente recurso de casación, y no habiéndose personado parte recurrida, por providencia de fecha 23 de julio de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de noviembre de 2003, ordenándose por otra de fecha 5 de noviembre de 2003 suspender el señalamiento acordado, al no haber sido emplazado Don Luis Andrés, parte interesada en la resolución del presente recurso de casación.
Siendo desconocido el domicilio de Don Luis Andrés, el mismo fue emplazado mediante Edicto, no personándose en las actuaciones, por providencia de la Sala, de fecha 29 de noviembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de febrero de 2005, dictándose otra en fecha 15 de febrero de 2005, en la que no habiéndose publicado el edicto de emplazamiento en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña, se suspende el señalamiento acordado, emplazándose al mismo tiempo al letrado Don Manuel Meiriño Sánchez, designado por Don Luis Andrés mediante comparecencia apud acta de fecha 11 de septiembre de 1997.
No habiéndose personado en autos Don Luis Andrés, por providencia de esta Sala, de fecha 8 de junio de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de junio de 2005, fecha en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la marca nº 1.694.098 GALICIA CALIDADE de la clase 16 para amparar el "nombre de una publicación periódica", pese a haberse opuesto de oficio la marca nº 1.273.627 GALICIA SELECCIÓN también de la clase 16 para "publicaciones". El razonamiento en que se basó el acto fue el siguiente:
"Que en el sector de las comunicaciones es usual la adopción, como distintivos, de palabras o combinaciones de palabras, que siendo aisladamente genéricas o geográficas, y por tanto inapropiables, se consideran distintivas en cuanto integrantes de una combinación de vocablos, siendo dicha combinación como cabecera de la misma, lo específicamente caracterizador, y por tanto, lo específicamente protegido, con la consecuencia de que admitidas a registro y como contrapartida de esa permisividad que viene dada por las características especiales del servicio, su titular no podrá impedir la utilización o registro de esos términos geográficos o genéricos dentro de otras combinaciones que se distingan de la suya propia.
[...] Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, la marca solicitada, GALICIA CALIDADE, y la marca señalada de oficio como parecida, GALICIA SELECCIÓN, presentan suficientes elementos diferenciadores de conjunto, pese a la coincidencia en su término geográfico, como para considerar que no existe riesgo de confusión entre las mismas, teniendo en cuenta las características del mercado en el que la oferta es limitada dentro de un ámbito geográfico determinado, y en el que el público, por el tipo de servicio, no precisa de un grado especial de atención"
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Contra esta resolución interpuso recurso contencioso-administrativo la Junta de Galicia ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma, la cual dictó sentencia desestimatoria con base en los siguientes razonamientos:
"La Ley de Marcas, Ley 32/88, de 10 de noviembre, a la hora de fijar el cauce procesal de tutela de los derechos en ella reconocidos adopta el criterio de remitirse a la normativa procesal contenida en la Ley 11/86, de 20 de marzo, sobre Régimen Jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en concreto, el art. 40 de aquélla establece: "Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/86 de 20 de marzo, de Patentes serán de aplicación en todo aquello que no sean incompatibles con la propia naturaleza de las mismas. En especial no será aplicable a las marcas el art. 128 de la citada Ley de Patentes".
La regulación especializada en esta materia es demostrativa del interés del legislador de dotar de cobertura legal a la protección cautelar del derecho de marcas, cuyo fundamento se halla intrínseco en la propia naturaleza jurídica del derecho de marcas; pues, caracterizada ésta como: "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idéntico o similares de otra persona". (art. 1 de la Ley de Marcas), y concedido a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico (art. 30 de la misma norma), la protección de la exclusividad podrá obtenerse mediante una actuación judicial rápida que restaure el derecho de exclusividad violado o perturbado. La violación del derecho de exclusividad tienen el efecto inmediato de afectar a la posición competitiva de la empresa al perjudicar o destruir su relación con la clientela. Las medidas cautelares pueden constituirse, en la práctica, como único instrumento procesal existente en nuestro ordenamiento jurídico para dar contenido real y efectivo al principio constitucional consagrado en el art. 24 de la CE: obtener la tutela judicial de derechos e intereses legítimos.
Protección no solamente de los intereses de sus titulares sino también de los intereses de los consumidores en la medida en que la distinción de los productos se relaciona con su composición y calidad porque, como se verá, tiene trascendencia a la hora de dilucidar las acciones ejercitables. La legitimación activa del art. 56 de la Ley de Marcas, en tanto en cuanto reconoce esta posibilidad a "cualquier persona que ostente un interés legítimo y 7.3 de la LOPJ, las acciones de los arts. 35 y 326 de la LM. Ello quiere decir que puedan ejercitar todas y cada una de las acciones, los arts. 35 y 36 de la Ley de Marcas establecen las acciones ejercitables que, en síntesis, serían las de cesación de actos usurpatorios de la marca --con sus correspondientes medidas--, las de nulidad de la marca registrada, y las relaciones al procedimiento administrativo de la marca.
Las acciones que se derivan de la Ley de Marcas son seis: a) la declarativa de lesión o violación del derecho de marcas --no contemplada expresamente en la Ley, pero presupuesta por las demás y, normalmente declaración previa para decidir sobre las restantes--; b) la de cesación o prohibición de los actos que violen o puedan violar el derecho; c) la indemnizatoria de los daños y perjuicios sufridos; d) las medidas a que alude el apartado c) del art. 36 de evitación de la prosecución de la violación; e) las medidas cautelares y f) la pretensión de publicación de la sentencia a costa del condenado.
[...] Es indudable que en el presente litigio se suscitan una serie de cuestiones relativas a una posible nulidad de una marca que según consta en el expediente administrativo para nada tiene que ver con el fondo del asunto, de tal manera que la resolución recurrida de 6-7-95 se refiere a la marca "Galicia Selección" que fue declarada compatible con la solicitada por D. Luis Andrés denominada "Galicia Calidade" ésta última con igual denominación que la ostentada y concedida a la Xunta por la D. General de Oficina y Patentes de Propiedad Industrial de 5 de abril y 2 de septiembre de 1993, que para nada han sido objeto en este procedimiento en cuanto no ha intervenido en el citado expediente administrativo, y por otra parte, si bien la Xunta tiene un derecho exclusivo y excluyente en el uso de una determinada marca que le fue concedida, con una eficacia o efecto constitutivo, de tal manera que a tenor del art. 35 de la Ley de Marcas podría ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción Civil o Penal, el ejercicio de una acción contra quienes lesionen sus derechos, aunque ello no sea óbice del reconocimiento de la competencia de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa tal y como lo recogían los arts. 267 y 268 del derogado Estatuto de Propiedad Industrial cuando el ejercicio de un derecho se protegía en la vía administrativa cuando se utilizaba el mismo, siempre "sin perjuicio de tercero""
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Frente a esta sentencia se interpuso con apoyo en la anterior Ley Jurisdiccional el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
La recurrente aduce, en su primer motivo de casación, defecto en el ejercicio de la jurisdicción al declararse por el Tribunal de instancia que el conocimiento de la cuestión corresponde al orden jurisdiccional civil, no entrando a conocer del fondo del asunto, consistente en la posible concurrencia de las prohibiciones legales de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre.
El motivo debe acogerse, pues el tema fundamental del recurso no es el contenido y alcance de los contratos celebrados entre el solicitante de la marca y la Junta de Galicia, a los que se refiere la demanda con el sólo fin de poner de manifiesto el aprovechamiento que de la marca GALICIA CALIDADE inscrita por aquélla con el nº 1.644.913 de la clase 35 para "eslogan publicitario", hizo don Luis Andrés. El verdadero tema debatido no fue otro que determinar si la marca otorgada a dicho Señor estaba incursa en las prohibiciones que la Ley de Marcas establece en los artículos 11.1.h) -fundamento jurídico 1º de la demanda-, 11.1.f) -fj 2º-, 12.1.a) -fj 3º-, 13 c) -fj 4º-, 13 d) -fj 5º- y 7.1 del Código Civil -fj 6º-, lo que evidentemente constituye materia propia del Derecho Administrativo, sujeto a esta jurisdicción.
Al estimarse este motivo procede entrar en el examen del fondo del asunto en los términos en que se planteó en primera instancia.
La primera cuestión a resolver es si, conforme alega el Abogado del Estado, la Junta de Galicia al no haberse opuesto a la concesión de la marca durante la tramitación del expediente se ha aquietado, precluyendo su derecho a la oposición, de tal forma que el acto de otorgamiento ha causado estado y ha devenido firme en vía administrativa.
Esta excepción debe rechazarse, porque el acto de la Oficina Española de Patentes y Marcas es un acto, que conforme al artículo 1º de la Ley Jurisdiccional, está sujeto al Derecho Administrativo y, como tal, susceptible de ser impugnado por aquellos que estén legitimados para ello conforme a las reglas que la propia Ley señala respecto de la legitimación, entre las que se encuentra el "interés legítimo" que hay que reconocer que tiene en este caso la Junta de Galicia para que se prohiba la inscripción de una marca que lleva el nombre de la Comunidad Autónoma y que, además, tiene igual denominación que otra por ella registrada. A ello no se opone lo dispuesto en los artículos 27 y siguientes de la Ley de Marcas, pues lo que en ellos se regula son los trámites a que debe someterse el procedimiento administrativo, y que terminarán con una resolución susceptible de control por los Tribunales, en cuya función podrán conocer de todas las cuestiones que se les susciten aunque no hayan sido tenidas en cuenta por la OEPM.
Igualmente debe rechazarse la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, habida cuenta de que la resolución que se recurre del Director General ha puesto fin a la misma, en cuanto resuelve el recurso ordinario interpuesto contra la dictada por la OEPM, conforme establece el artículo 109.a) de la Ley 30/92, en relación con el 25.1 de la Ley Jurisdiccional. Tampoco puede hablarse de indefensión del beneficiado por el acto que ha sido emplazado debidamente, pese a lo cual no ha comparecido.
Por último, en este plano formal, constan acompañados con la demanda -en carpeta aparte dado su volumen-, los documentos a que se refiere el Abogado del Estado en su escrito de contestación, por lo que tuvo oportunidad de examinarlos una vez se le notificó la diligencia de 7 de febrero de 1996, sin que quepa por ello alegar indefensión.
El artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas establece la prohibición absoluta para las que "reproduzcan o imiten la denominación de las Comunidades Autónomas..., a menos que medie la debida autorización". En el presente caso no consta dicha autorización de la Junta para la utilización del término Galicia por el solicitante de la marca. Ello la hace incurrir en dicha prohibición, aunque la Oficina Española de Patentes y Marcas no se haya pronunciado sobre ello, incurriendo en nulidad el acto recurrido, pues corresponde a dicho organismo velar por el cumplimiento de las normas que regulan estas prohibiciones, de tal forma que la omisión de su observancia es controlable por la jurisdicción contencioso-administrativa.
A ello cabe añadir que también concurre la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, puesto que la marca previamente inscrita por la Junta de Galicia nº 1.644.913 es idéntica en su denominación, y el campo en que desarrolla sus efectos "eslogan publicitario para servicios de publicidad", guarda evidente relación con el de "una revista de publicación periódica", que llevará al público consumidor a confusión, al no poder distinguir si los indicados esloganes pertenecen al titular de la revista, en el que incluso podrían insertarse.
A este respecto conviene recordar la jurisprudencia de esta Sala, respecto de la proporcionalidad que debe tenerse en cuenta en la configuración de los signos, de tal forma que a una mayor semejanza entre las denominaciones será menos exigente en la relación de los campos aplicativos, bastando en supuesto de identidad, como el presente, una cierta, aunque no intensa, confusión de los productos amparados.
No se dan circunstancias determinantes de una condena en las costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de esta casación, de conformidad con el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional de 1.956.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que debemos ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la XUNTA DE GALICIA contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 30 de junio de 1998, recaída en el recurso nº 9300/1995; debemos casar dicha sentencia, y debemos estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por la XUNTA DE GALICIA contra la concesión de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 1.694.098 "GALICIA CALIDADE", acto que anulamos por contrario a Derecho; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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SAP Santa Cruz de Tenerife 609/2014, 10 de Diciembre de 2014
...los que pueda inducirse la realidad de aquel incumplimiento con daño o peligro grave y actual para los menores derivados del mismo." ( STS de 29-6-2005 )." (en el mismo sentido Sentencia de esta Sección de 5 de mayo de 2011 ).-TERCERO.- En el caso de autos es único fundamento de la resoluci......