STS, 2 de Julio de 2008

"Congelados Basilio, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1283/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de marzo de 2002 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra el de 5 de marzo de 2001, admitió el registro del nombre comercial número 224.845, "Basilio Productos del Mar, S.L.".

En su escrito de demanda, de 13 de marzo de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando este recurso, declarando nula y sin ningún efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de marzo de 2002 por la que se concedió el registro del nombre comercial nº 224.845 'Basilio Productos del Mar, S.L.' y, en consecuencia, se deniegue el mencionado nombre comercial". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 6 de junio de 2003 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

"Basilio Productos del Mar, S.L." contestó a la demanda con fecha 29 de septiembre de 29 de septiembre de 2003 y suplicó sentencia "por la que se desestime la demanda y se mantenga en su integridad la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimó el recurso de alzada y acordó su concesión, por ser plenamente ajustado a Derecho, con expresa condena en costas al demandante por su mala fe".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de septiembre de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso deducido por la representación procesal de CONGELADOS BASILIO S.A. contra el acto a que el mismo se contrae, acto que anulamos así como la inscripción del nombre comercial que dicho acto efectúa, sin costas."

Con fecha 14 de febrero de 2006 "Basilio Productos del Mar, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 263/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

"Infracción de los artículos 25 y 26 de la ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, que se considera asimismo infringido; todos ellos por falta de aplicación".

"Infracción, por aplicación indebida, de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ; en relación con el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge el principio de perpetuación de la jurisdicción, y su aplicación al procedimiento administrativo; principio y precepto infringidos, por su falta de aplicación".

"Infracción de lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, en los que se regula el objeto del recurso contencioso-administrativo; en relación con el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Marcas de 1988, también infringido por su falta de aplicación".

"Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que el examen comparativo de los signos distintivos ha de realizarse mediante una visión de conjunto de todos sus componentes".

El Abogado del Estado se abstuvo de presentar escrito de oposición al recurso.

Por providencia de 25 de abril de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de septiembre de 2005, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Congelados Basilio, S.A.", anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada y denegó la inscripción del nombre comercial número 224.845, "Basilio Productos del Mar, S.L.".

A la inscripción del nombre comercial número 224.845, solicitada por "Basilio Productos del Mar, S.L.", se había opuesto "Frigoríficos Industriales Basilio, S.L." en cuanto titular de la marca número 1.604.475/4 (clase 30, "café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, pastelería y confitería, helados comestibles, hielo") y del nombre comercial número 119.909/9 ("fabricación de frío y hielo"). La Oficina española de Patentes y Marcas opuso, además, de oficio las marcas números 2.247.628, "Basilio" mixta (clase 39) y 2.135.444, "Basilio" (que ampara productos de la clase 29).

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, por su parte, tras no acceder inicialmente al registro del nuevo nombre comercial, revocó en alzada la denegación del registro y permitió la inscripción del nombre comercial solicitado.

Los motivos aducidos para el rechazo inicial fueron la incompatibilidad del nombre comercial con las marcas nacionales números 1.604.475 y 2.247.628 así como con el nombre comercial número 119.909. Por el contrario, al estimar la alzada la Oficina Española admitió el registro afirmando que, "[...] aunque concurren en el caso los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el art. 12.1, en relación con el 81 ya citados [...] procede aplicar el art. 12.2 puesto que aporta consentimiento de la marca 1.604.475 y del nombre 119.909 ; y la otra causante de la denegación está denegada y firme".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

"[...] Se impugna en el presente recurso la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que estimando el recurso de alzada contra acuerdo previo denegatorio acordó la inscripción del nombre comercial 'Basilio Productos del Mar S.L' para distinguir un negocio de compraventa de pescados y toda clase de productos alimentarios, frescos y congelados. A ello se oponen la parte ahora demandante en base a la titularidad de sus marcas 'Basilio' que distinguen, respectivamente, toda clase de conservas y salazones de pescado, un servicio de venta al detalle de estos productos y otro de almacenaje y transportes de los mismos. Las marcas son gráficas y este componente consiste en un dibujo de peces y crustáceos. El acto impugnado dice que la marca 2.247.628 está denegada, hecho que ni se ha acreditado en el expediente ni dice nada al respecto el Abogado del Estado. Por su parte la codemandada insiste en la denegación y añade falta de legitimación activa de la demandante por no haberse opuesto en el expediente.

[...] Sobre la falta de legitimación cabe señalar que no se advierte circunstancia alguna que conduzca a dicha conclusión. La demandante tiene un interés directo en el recurso como titular de las marcas opuestas y con ello entra sobradamente el requisito impuesto por el art. 19, 1 a) de la Ley de esta Jurisdicción. Por otra parte, de los documentos acompañados se deduce que las marcas opuestas estaban en vigor al momento de la concesión y tenían prioridad con respecto al nombre comercial inscrito pues fue anterior su fecha de solicitud.

[...] En relación con la incompatibilidad planteada por incurrir en el supuesto del art. 12,1 a) de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988, el Tribunal debe acceder a las pretensiones de la parte demandante. Ello es así porque las marcas opuestas con el nombre de Basilio son distintivas y coinciden casi milimétricamente con el ámbito aplicativo de dicho nombre comercial. Es más, los elementos diferenciadores del nombre con la marca 'productos del mar' no hacen, lejos de diferenciarse, sino incidir en dicha incompatibilidad. Es obvio que las marcas opuestas protegen 'productos del mar' por lo que esta descripción en el nombre inscrito redunda, como decíamos, en la proscripción del precepto legal. El carácter gráfico de las opuestas representan, por lo demás, asimismo productos del mar, generándose al cabo un más que notorio riesgo de confusión, e incluso de asociación, que debió ser evitado por el acto impugnado el cual, por esta razón ha de ser revocado."

Los problemas de naturaleza procesal que se abordan en los tres primeros motivos del recurso de casación interpuesto por "Basilio Productos del Mar, S.L." derivan de que la parte demandante en la instancia ("Congelados Basilio, S.A.") no intervino en el curso del expediente administrativo de registro del nuevo nombre comercial.

La Sala de instancia, como ya ha quedado expuesto, consideró que la ausencia de "Congelados Basilio, S.A." en la fase administrativa no le privaba de legitimación para recurrir en vía judicial dado que una de sus marcas registradas (la número 2.247.628) podía entrar en colisión con el nuevo nombre comercial. Y esta conclusión es la que, a juicio de quien hoy recurre en casación, debe reputarse contraria a diversos preceptos de la Ley Jurisdiccional.

Los motivos de casación del presente recurso son similares a los que en otro análogo (el número 993/2005) desestimamos mediante nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2007. En concreto, "Basilio Productos del Mar, S.L." afirma en el primer motivo del presente recurso que la Sala de instancia infringe, por inaplicación, los artículos 25 y 26 de la ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Su tesis es, en resumen, que "Congelados Basilio, S.A." conoció la solicitud de registro y no intervino en el expediente administrativo para oponerse a ella, "por lo que forzoso es concluir que consintió el registro" y no podía impugnarlo ya en vía jurisdiccional.

Rechazamos el motivo planteado en análogos términos en el recurso 993/2005 por las siguientes consideraciones de nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2007, que reproducimos:

En el primer motivo de casación se imputa a la Sala la infracción (por 'falta de aplicación') de los artículos 25 y 26 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, 'en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, que se considera asimismo infringido'.

La tesis central del motivo es que la sociedad demandante en la instancia ('Congelados Basilio, S.A.') habría consentido la decisión registral que, al denegar inicialmente las marcas solicitadas, afirmó que no podían tenerse en cuenta como marcas oponentes las números 2.247.627 y 2.291.273 (esto es, las de la referida sociedad demandante) porque estaban denegadas. El consentimiento de dicho acto por aquella sociedad le impediría, según los recurrentes en casación, impugnar el acto final del procedimiento de registro al carecer de legitimación para ello.

El motivo debe ser desestimado. 'Congelados Basilio, S.A.' no precisaba recurrir en vía administrativa el acto denegatorio inicial de las marcas aspirantes, fuera cual fuera el motivo de dicha denegación, para ostentar legitimación en vía jurisdiccional. Su falta de recurso administrativo ante aquel acto inicial no equivale al consentimiento de su contenido y se pudo deber, entre otros motivos, a la circunstancia de que, siendo el sentido del acto denegatorio favorable a sus propios intereses (en la medida en que rechazaba la inscripción de dos marcas competidoras) resultaba superfluo impugnarlo en alzada a fin de que el organismo registral añadiera otro motivo adicional para llegar a la misma conclusión denegatoria.

Cuando, por el contrario, el citado organismo estima el recurso de alzada interpuesto por Don Luis y accede a registrar las marcas por éste interesadas (la número 2.291.275 para servicios de la clase 35 y la número 2.291.276 para servicios de la clase 39), nace el derecho de 'Congelados Basilio, S.A.' a impugnar ante los tribunales la concesión de ambas, pues es en ese momento cuando se produce la verdadera afección negativa a sus intereses comerciales, siendo como es titular de otras marcas que considera prioritarias e incompatibles con las que se acaban de inscribir.

El tribunal de instancia, en definitiva, obró correctamente al afirmar en el segundo fundamento jurídico de la sentencia que 'la entidad demandante no actuó en los procedimientos administrativos, pero tiene legitimación para acudir a la vía judicial al tener interés directamente relacionado con las resoluciones administrativas dictadas en ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la LJCA.'

Ni el artículo 25 ni el 26 de la Ley Marcas inciden en la cuestión que suscita este primer motivo. El artículo 25 se limita a regular la publicación de la solicitud de registro de una marca y el artículo 26 a la posibilidad de que cualquier interesado se oponga a aquélla. La falta de oposición de un interesado durante el procedimiento de inscripción no le priva de legitimación para recurrir jurisdiccionalmente el acto final del procedimiento cuando, como aquí ocurre, este último acto administrativo es contrario a sus intereses precisamente por revocar el inicial de signo contrario.

Estas mismas consideraciones bastan para rechazar el primer motivo de casación ahora analizado.

El segundo motivo de casación del presente recurso es asimismo similar al correlativo del recurso 993/2005, cuyo rechazo basamos en los siguientes términos:

"[...] Los recurrentes denuncian la aplicación indebida del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 'en relación con el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge el principio de perpetuación de la jurisdicción y su aplicación al procedimiento administrativo; principio y precepto infringidos, por su falta de aplicación'.

La crítica se dirige especialmente contra la parte del fundamento jurídico cuarto de la sentencia en la que el tribunal de instancia afirma que 'es cierto que la marca de la entidad actora estaba denegada cuando se hizo la primera resolución administrativa; sin embargo, estaba en vigor cuando se hizo la segunda e incluso había ya sido publicada seis días antes de dicha resolución; debido a ello, debió ser examinada y tenida en cuenta por la Administración, cosa que no hizo'.

A juicio de los recurrentes, en síntesis, la Sala de instancia no podía tener en cuenta "hechos acontecidos con posterioridad" a la solicitud de sus propias marcas e incluso a la primera resolución registral. Como quiera que la marca número 2.247.628 que dicha Sala considera prioritaria y preferente fue solicitada por 'Congelados Basilio, S.A.' (en aquel momento 'Pescados Basilio, S.L.') el 15 de julio de 1999 pero no fue concedida hasta el 30 de enero de 2002, no debió ser tomada en consideración -siempre según los recurrentes- para resolver las solicitudes de registro números 2.291.275 y 2.291.276 presentadas por Don Luis el 16 de febrero de 2000, solicitudes que serían denegadas inicialmente el 20 de febrero de 2001 y aceptadas por fin, al estimarse la alzada, el 6 de marzo de 2002.

El motivo tampoco puede ser acogido. De un lado porque, como bien afirma el tribunal de instancia, el organismo registral no podía ignorar, al resolver el recurso de alzada, que la marca número 2.247.628 (esto es, una de las que le propia Oficina había inicialmente considerado, de oficio, prioritaria y preferente a las solicitadas) estaba concedida por ella misma desde el 30 de enero de 2002. De otro, y sobre todo, porque el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento civil se limita a impedir que la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales puedan ser modificadas por las alteraciones que 'una vez iniciado el proceso' se produzcan en determinadas circunstancias relativas a las personas, las cosas y el objeto del litigio, sin que en este caso se haya producido ninguna de dichas circunstancias tras la interposición del recurso contencioso administrativo ni se haya alterado la jurisdicción o la competencia del tribunal a quo.

Tratan los recurrentes de aplicar sin más el 'principio' inserto en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los procedimientos administrativos de recurso, lo que ni es posible en los términos en que se pretende ni, de ser posible, alteraría la solución del litigio. Con el solo límite de no agravar la situación inicial de quien recurrió en vía administrativa, el órgano de la Administración que resuelva este género de recursos puede decidir cuantas cuestiones de fondo o de forma se planteen en el procedimiento, hayan sido o no alegadas en él por los interesados (artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Podía, por lo tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas (y a fortiori el tribunal de instancia) tomar en consideración hechos acaecidos tras la incoación del procedimiento administrativo de registro y anteriores a la resolución del recurso de alzada. Posibilidad reforzada tanto más si -como en este caso ocurre- se trataba de analizar la incidencia que en la nueva solicitud de registro de las marcas aspirantes (presentada el 16 de febrero de 2002) pudiera tener la preexistencia de una solicitud previa (la de 15 de julio de 1999) anterior al inicio del tan citado procedimiento, solicitud que por sí sola tenía eficacia obstativa, esto es, impedía el acceso al registro de las nuevas marcas idénticas o similares (artículo 12.1 de la Ley 22/1988 ) y que finalmente fue concedida en la ya referida fecha de 30 de enero de 2002."

La aplicación de este mismo criterio al litigio que ahora hemos de fallar conducirá a la desestimación del segundo motivo casacional. En la fecha en que se resolvió el recurso de alzada (18 de marzo de 2002) para admitir finalmente el registro del nuevo nombre comercial, la marca número 2.247.628 (esto es, una de las que le propia Oficina había inicialmente considerado, de oficio, prioritaria y preferente a las solicitadas) estaba concedida por ella misma desde el 30 de enero de 2002 y, en consecuencia, era apta para impedir la inscripción de aquel nombre, cuyo registro había sido solicitado después de la ya referida fecha de 15 de julio de 1999.

El tercer motivo de casación del presente recurso es también similar al correlativo del recurso 993/2005, cuyo rechazo basamos en los siguientes términos:

"En el tercer motivo casacional se denuncia la infracción de los artículos 25 y 28 de la Ley Jurisdiccional en relación con el artículo 12.2 de la Ley de Marcas de 1988. Sostiene la parte recurrente que la 'falta de aplicación' de dichos preceptos debe conducir a la casación de la sentencia de instancia.

En realidad el motivo vuelve a poner en duda la legitimación procesal de 'Congelados Basilio, S.A.' por su aquiescencia a la resolución denegatoria inicial dictada durante el procedimiento administrativo, cuestiones ambas que hemos tratado en los fundamentos jurídicos anteriores. La sociedad recurrente se refiere una vez más al artículo 28 de la Ley Jurisdiccional (sobre cuya base planteó el primer motivo casacional) para ponerlo ahora en relación con el artículo 12.2 de la Ley de Marcas. A tenor de éste cabe registrar una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.

La apelación al artículo 12.2 citado está fuera de lugar en el marco de este recurso. Dicho precepto fue utilizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas para estimar el 6 de marzo de 2002 la alzada presentada por Don Luis contra la inicial denegación de sus solicitudes de registro números 2.291.275 y 2.291.276, pues dicho señor había aportado al expediente administrativo la autorización de una tercera persona que le permitía el registro de las marcas aspirantes a pesar de su concomitancia con las de dicho tercero, levantando así el obstáculo apreciado inicialmente por el organismo registral. Semejante cuestión es del todo ajena a la que se centra en la relación de semejanza de las marcas aspirantes y las de 'Congelados Basilio, S.A.', cuestión para cuyo planteamiento procesal esta última sociedad tenía la legitimación que ya le hemos reconocido en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia."

Procede la desestimación del tercer motivo de casación del presente recurso por las mismas consideraciones que han sido transcritas: fuera cual fuera el consentimiento de terceros respecto de otros signos opuestos, lo relevante es que no se produjo en el caso de autos el de "Congelados Basilio, S.A.", por lo que resulta improcedente la invocación de los preceptos legales alegados.

En el cuarto y último motivo de casación la sociedad recurrente afirma que el tribunal de instancia ha infringido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de comparación en conjunto de las marcas enfrentadas.

La censura es infundada y el motivo debe ser rechazado. El tribunal de instancia, al realizar el análisis comparativo de los signos en liza, no ha omitido tomar en consideración ninguno de los elementos característicos del nuevo nombre respecto de la marca prioritaria ni ha dejado de contemplar uno y otra en su conjunto. Alude de modo específico al componente denominativo (el término "Basilio", presente en ambas) sin omitir el resto de la expresión para concluir que, referidos los dos signos a una misma clase de productos o servicios ("coinciden casi milimétricamente con el ámbito aplicativo de dicho nombre comercial") la adición a dicho nombre de la expresión "productos del mar" no sólo diferencia sino que aumenta su incompatibilidad. Y también alude de modo expreso al carácter gráfico de la marca opuesta, representativo de productos marinos.

Se observa, pues, que el examen comparativo llevado a cabo por la Sala de instancia se extiende a las dos signos enfrentados, en su integridad, y que la apreciación de sus similitudes ha sido hecha a partir de la visión de conjunto de todos sus componentes. La Sala sentenciadora, en conclusión, no ha ignorado el criterio jurisprudencial de que el contraste de los nombres comerciales aspirantes con las marcas ya registradas debe realizarse atendiendo a la impresión global que los respectivos signos identificadores provocan en el ánimo del consumidor. Precisamente en función de este criterio el tribunal destaca cómo las marcas opuestas protegen "productos del mar" y que esta misma expresión, al quedar incluida en nombre comercial admitido a registro, contribuye a generar "un más que notorio riesgo de confusión, e incluso de asociación".

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español