STS, 26 de Diciembre de 2008

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de julio de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por Anheuser-Busch Incorporated contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de febrero de 2.001 y 4 de marzo de 2.003, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro de la marca nº 2.311.949 "BUDMEN", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del nomenclátor, que había sido solicitado por José Alejandro, S.L.

Notificada la sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de septiembre de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Anheuser-Busch Incorporated ha comparecido en forma en fecha 23 de noviembre de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, formulando un único motivo al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda plantado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimaron la oposición y recurso de alzada formulados por dicha parte.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 12 de junio de 2.007.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida José Alejandro, S.L., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que, confirmando la resolución judicial que se recurre, se declare la íntegra desestimación del recurso de casación interpuesto de contrario, todo ello con expresa imposición de todas las costas causada a la recurrente.

Por providencia de fecha 26 de junio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 10 de diciembre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Anheuser-Busch Incorporated recurre en casación contra la Sentencia de 20 de julio de 2.006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta Sentencia desestimó el previo recurso entablado contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de marzo de 2.003 por la que se rechazaba su pretensión de que la denegación de la marca mixta nº 2.311.949 solicitada por José Alejandro, S.L., para la clase 25 incluyera entre las razones obstativas la similitud con su marca prioritaria nº 1.623.150 "Bud", en la misma clase.

La Sentencia rechazó el recurso a quo con los siguientes fundamentos jurídicos:

"TERCERO: Se alega en la demanda que se dan en el presente caso los requisitos necesarios para que resulte de aplicación la prohibición contenida en el art. 12.1 de la Ley de Marcas de 1988, pues los productos amparados por las dos marcas enfrentadas son los mismos y de la misma clase 25, siendo también idéntico el elemento más característico de la marca solicitada, "BUDmen", con el único vocablo que compone la marca por ella opuesta, "BUD", pues considera que el vocablo "men", que también compone la marca solicitada, debe ser eliminado del análisis al no tener carácter diferenciador alguno, pues hace clara alusión a productos destinados al hombre ya que es un vocablo inglés universalmente conocido y muy utilizado en el ámbito de la moda. Por eso, considera que existe riesgo de confusión y de asociación comercial, pues puede pensarse que la marca solicitada, "BUDMEN", ampara, realmente, la línea masculina de los productos amparados por la marca prioritaria de la que la actora es titular, "BUD". Entiende que la existencia de un gráfico en la marca solicitada no es determinante, desde la perspectiva de su diferenciación con la marca opuesta por la actora, porque es el elemento verbal el preponderante. Cita también una sentencia del TPICE, que ha declarado la incompatibilidad entre los dos vocablos aquí enfrentados, aunque entiende que esta resolución no vincula a esta Sala. Por todo ello, solicita la anulación de las resoluciones impugnadas y que se declare expresamente como causa de la denegación de la marca solicitada por la codemandada la marca opuesta por la actora.

La Abogacía del Estado abunda en cuanto se argumenta en la resolución impugnada cuya confirmación solicita.

La codemandada, "José Alejandro, S.L.", solicita, con carácter previo, la inadmisibilidad del presente recurso porque no se interpone contra un acto administrativo, sino contra los fundamentos de un acto ya que la marca por ella solicitada, realmente, fue denegada, cualesquiera que fueran los fundamentos tenidos en cuenta por la OEPM. Ya en cuanto al fondo, entiende que esta Sala no se encuentra vinculada por la sentencia del TPICE citada en la demanda (que no hace referencia exactamente a los mismos signos que aquí se analizan) y que las dos marcas enfrentadas presentan un conjunto gráfico denominativo claramente diferente sin que exista riesgo alguno de confusión en el mercado ni de asociación del origen empresarial. Además, ya tiene concedida y en vigor, en la misma clase 25, otra marca "BUDMEN", denominativa y sin el gráfico de la aquí analizada, que convive pacíficamente en el mercado con la marca opuesta por la actora, "BUD". Cita, por último, la existencia de otras marcas inscritas en la clase 25 que contienen el vocablo "BUD". Por todo ello, solicita la inadmisibilidad del presente recurso y, subsidiariamente, su desestimación.

La causa de inadmisibilidad opuesta por la codemandada debe ser desestimada en una interpretación de la legalidad favorable a la mayor efectividad del derecho de acceso a la jurisdicción que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y es el aspecto del citado derecho fundamental en el que su fuerza expansiva se manifiesta con mayor intensidad. Y ello porque, en el presente caso, la OEPM ha dictado una resolución expresa y distinta resolviendo, exclusivamente, la petición de la actora de que se declarara expresamente la incompatibilidad de la marca denegada a la codemandada con la marca opuesta por la actora.

Y así, como hemos reflejado en un Fundamento anterior, tras la denegación de la marca solicitada por la codemandada por incompatibilidad con otra marca diferente a la opuesta por la actora, resolución que declaraba que la marca denegada era compatible con esta última, la actora interpuso un recurso en vía administrativa que fue resuelto por la OEPM mediante una resolución distinta a la del recurso, también interpuesto en vía administrativa, por la solicitante de la marca denegada.

De esta forma, la OEPM ha dictado una resolución nueva y distinta que tenía por exclusivo objeto, no la denegación misma de la marca solicitada por la codemandada que fue objeto de otra resolución distinta, sino, exclusivamente, la solicitud de la actora de que se declarase la incompatibilidad de la marca denegada con la por ella opuesta. Y es ésta, exclusivamente, la resolución que constituye el objeto del presente recurso y la que debemos considerar como actividad administrativa impugnable.

[...]

El análisis de las dos marcas enfrentadas, "BUDMEN" (con gráfico) y "BUD" (denominativa), conforme a la jurisprudencia expuesta pone de relieve, al primer golpe de vista, sus claras diferencias fonéticas y visuales, debidamente analizadas en su conjunto. En efecto, no podemos aceptar la descomposición artificiosa que se realiza en la demanda, que pretende eliminar de la marca solicitada por la codemandada la desinencia "MEN", por no tener, se afirma en la demanda, carácter diferenciador alguno, al hacer clara alusión a productos destinados al hombre, pues ello exige que efectuemos su traducción de su original inglés al español, desconociendo así la jurisprudencia uniforme existente sobre los vocablos extranjeros que acaba de ser expuesta, en cuya virtud éstos deben considerarse vocablos de fantasía, debiendo valorarse literalmente y no por su significado o traducción. Por tanto, el análisis de las dos marcas enfrentadas no puede prescindir de dicha desinencia y, conforme exige la jurisprudencia, debe ser realizado en su conjunto sin descomposiciones artificiosas.

Así efectuado el análisis entre las dos marcas enfrentadas y compartiendo el criterio expresado en las resoluciones impugnadas, la Sección entiende que el examen en conjunto de las marcas enfrentadas, "BUDMEN" (mixta) y "BUD" (denominativa), opuesta por la actora, conduce a la apreciación de suficientes diferencias entre ambos conjuntos gráfico denominativos que permiten su pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor medio, que es lo que se trata de proteger con el derecho de marca, incluso en este caso en el que los productos amparados por ambas marcas enfrentadas son similares, estando incluidos en la misma clase del Nomenclátor.

Y así, tal apreciación visual y fonética de conjunto nos lleva a apreciar diferencias evidentes entre los conjuntos denominativos enfrentados, pues ninguna confusión cabe apreciar, al primer golpe de vista, entre "BUDMEN" y "BUD", pues, las citadas marcas enfrentadas están, respectivamente, constituidas por un conjunto con sustantividad propia y carga expresiva suficiente para diferenciarse una de otra, al presentar una distinta sonoridad, recepción auditiva y apreciación visual, máxime cuando la marca "BUDMEN" contiene un gráfico peculiar del que carece la opuesta por la actora, simplemente denominativa, sin que, por ello, apreciemos posibilidad de error o confusión en el mercado ni de asociación o evocación del mismo origen empresarial para el consumidor medio, aunque los productos amparados por las marcas enfrentadas sean similares y pertenezcan a la misma clase del Nomenclátor. Se trata, ambos vocablos, de denominaciones de fantasía suficientemente dispares en su conjunto.

En consecuencia, las resoluciones de la OEPM que constituyen el objeto del presente recurso que declaraban la compatibilidad entre ambas marcas, deben ser confirmadas." (fundamentos de derecho tercero a cuarto y sexto)

El recurso se articula mediante un único motivo, amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el se alega la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) y de su jurisprudencia, por la errónea aplicación del citado precepto.

Sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo a quo.

Antes de examinar la argumentación de la parte actora sobre el fondo de la cuestión planteada en relación con la comparación entre los signos enfrentados que se contiene en el motivo único del recurso de casación, procede efectuar algunas consideraciones respecto a los términos en los que se ha tramitado el asunto. Debe en efecto hacerse constar que, en último término, el recurso se dirige contra los fundamentos de la denegación de una marca por parte de quien sostiene y apoya dicha denegación acordada por la Administración, pero que desde el mismo procedimiento administrativo ha pretendido, en línea con una igual y reiterada actividad procesal en supuestos análogos, que dicha denegación se fundamente en las razones que ella ofrece, además de en las expresadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución denegatoria. Así pues, en definitiva, el recurso a quo, tanto en vía administrativa como en la judicial, va encaminada a corregir los fundamentos de la resolución denegatoria original, la que la Oficina Española de Patentes y Marcas adoptó el 5 de febrero de 2.001, como expresamente se indica en el suplico del recurso contencioso administrativo.

Dicha resolución fue recurrida por un doble recurso de alzada, por la parte ahora recurrente y por la sociedad solicitante (José Alejandro, S.L.), siendo ambos desestimados por el órgano administrativo. Interpuestos sendos recursos contenciosos, ambos fueron también desestimados: el entablado por Anheuser-Busch, por la Sentencia ahora recurrida y el de la empresa solicitante, por la Sentencia de 23 de mayo de 2.008 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también recurrida en casación y en tramitación. Se recuerdan estas circunstancias (que se han repetido en otros casos análogos que han enfrentado a los mismos contendientes) para poner de relieve que una denegación de marca, que da lugar al lógico recurso de quien ve rechazada su solicitud (la sociedad José Alejandro, S.L.), ha dado lugar también a un procedimiento que pretende rectificar las razones que fundamentan el rechazo de la marca pretendida.

Pues bien, en reiteradas ocasiones -entre ellas, precisamente en los supuestos análogos entre los presentes litigantes- hemos señalado que, por regla general, no son admisibles los recursos cuya pretensión se limita a modificar los fundamentos de una resolución, puesto que lo que en definitiva constituye el acto administrativo es la decisión contenida en su parte dispositiva. En ese sentido, la Sentencia de instancia debía haber apreciado la causa de inadmisión opuesta por la parte demandada. No constituye óbice a esto el que exista un acto administrativo distinto a la denegación de la marca, que es la desestimación del recurso de alzada contra dicha denegación, puesto que el objeto de dicho recurso de alzada era precisamente que se rectificasen los fundamentos de la resolución inicial. El criterio mantenido por la Sala de instancia al rechazar dicha causa de inadmisión llevaría a admitir prácticamente en todo caso los recursos contra la motivación de los actos administrativos, puesto que por regla general siempre habrá, antes de recurrir ante la jurisdicción, un acto administrativo denegatorio de tal pretensión al desestimar el habitual recurso de alzada o reposición que fuere pertinente.

Dicho lo anterior, es verdad que en la actual situación procesal en casación no es posible revisar dicho error de la Sala de instancia, puesto que las partes codemandadas en la instancia vieron satisfecha su oposición al recurso contencioso administrativo en cuanto al fondo, por lo que no recurrieron la Sentencia de instancia. Y lo que se plantea ahora, en consecuencia, es de nuevo el debate de fondo sobre la incompatibilidad de la marca otorgada y la prioritaria opuesta por la sociedad recurrente, sobre el que versa el único motivo del recurso de casación y la oposición de la parte codemandada.

Sobre el motivo único relativo a la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Aduce la sociedad actora que la Sentencia recurrida ha vulnerado el precepto que invoca al aplicarlo de manera contraria a la reciente jurisprudencia aplicativa, en particular en los siguientes aspectos. En primer lugar, porque habría desconocido la que establece que, aunque los vocablos en lengua extranjera han de reputarse en general como de fantasía, algunos de ellos han de considerarse de común conocimiento por su uso generalizado o en un sector comercial. En segundo lugar, se habría vulnerado la jurisprudencia que obliga a dotar de menor consideración o incluso descartar los vocablos genéricos o descriptivos. Y por último, también se habría infringido la jurisprudencia que señala la preponderancia del elemento fonético frente al gráfico. La referida jurisprudencia hubiera debido llevar a la conclusión de la incompatibilidad de los signos enfrentados, descartando el término "men" como vocablo descriptivo, no de fantasía sino de común conocimiento entre los consumidores, y realizando la comparación sólo entre el común término "bud".

El motivo debe ser desestimado. Los tres argumentos que se han señalado no expresan sino la discrepancia de la parte recurrente sobre la valoración que la Sala de instancia ha efectuado respecto de la compatibilidad de las marcas opuestas. Dicha valoración, según reiterada jurisprudencia, no puede ser revisada, al estar configurado el recurso de casación como un recurso extraordinario exclusivamente destinado a comprobar la correcta aplicación e interpretación del derecho, sin poder rectificar las apreciaciones de hechos (hechos probados, juicios de semejanza o confundibilidad, coincidencia de ámbitos aplicativos, etc.) que estén expresadas de forma motivada y no arbitraria y no incurran en error patente (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

En el presente supuesto, la Sala ha expresado de manera acorde con dichos criterios su apreciación sobre la compatibilidad de los signos enfrentados, ofreciendo un juicio sobre el efecto global de las marcas en litigio, sin proceder a una descomposición artificiosa de los elementos que las integra, de conformidad con el criterio básico de comparación establecido por la jurisprudencia de esta Sala. Ello hace irrelevante el discutible juicio de la Sala sobre la intelegibilidad para el usuario medio de ciertos términos extranjeros (como "men"), puesto que acierta en lo principal al rechazar la descomposición del vocablo "budmen" en sus elementos integrantes.

En suma, al estar realizada la comparación entre las marcas en términos acordes con la jurisprudencia de esta Sala, no es posible revisar el juicio concreto sobre la disimilitud de las mismas efectuado en la Sentencia recurrida.

Conclusión y costas.

El fracaso del motivo conlleva la desestimación del recurso de casación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas del recurso a la parte que lo ha sostenido.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,