STS 464, 21 de Mayo de 1994
| Ponente | D. FRANCISCO MORALES MORALES |
| Número de Recurso | 2784/91 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 464 |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
sentencia por la que "1. Se condene a la Sociedad demandada a cesar de
inmediato en el uso de la denominación DIRECCION000, retirando todos los
carteles, rótulos, membretes y demás enseñas que contengan dicho signo.- 2.
Se condene asimismo a la Sociedad demandada a indemnizar a la parte actora
por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, en la cuantía que
se determine en ejecución de sentencia". En dicho proceso, en su grado de
apelación, recayó sentencia de la Sección Decimoctava de la Audiencia
Provincial de Madrid, por la que, confirmando la de primera instancia,
desestimó la demanda y absolvió a la demandada de todos los pedimentos de
la misma. Contra la referida sentencia de la Audiencia, el demandante D.
Rodrigoha interpuesto el presente recurso de casación a
través de cinco motivos (aunque a los dos últimos les da el mismo número),
de los cuales el primero y el segundo fueron inadmitidos por esta Sala, en
su momento.
Aunque, por la serie de abstractas especulaciones en que
se extiende, no resulta tarea fácil descubrir la verdadera "ratio
decidendi" que la sentencia recurrida utiliza para resolver el concreto
tema litigioso, no obstante la simplicidad del mismo, parece que su
pronunciamiento desestimatorio de la demanda lo basa, sustancialmente, en
los siguientes argumentos, que extraemos (en cuanto parecen ser los
fundamentales) de su extensa y confusa fundamentación jurídica: en que "En
el presente caso no existen pruebas de que el demandado haya intentado
aprovecharse o se haya aprovechado del nombre 'DIRECCION000' aplicado a
bares o cafeterías, de las ventajas de dicho nombre en el mercado del
ramo....."; en que: "A ello debemos añadir la cuestión de la semejanza
entre la expresión gráfica registrada y el rótulo del establecimiento del
demandado, pero basta observar una y otra para comprobar que no existe el
menor parecido entre ellos"; en que ".... en esta ciudad de Madrid existe
un barrio llamado desde hace mucho tiempo 'DIRECCION000' y dentro del
mismo una plaza céntrica, también llamada así, y en ella cabalmente radica
la cafetería referida, lo que parece indicar una cierta disponibilidad del
nombre dentro de esa referencia topográfica. De ello pudiéramos deducir que
es muy escasa la capacidad de lucro que pueda generar la marca registrada
para el demandado, mientras que parece clara una intención localizadora
lógica y legítima en la denominación del establecimiento hacia su público
normal, lo que reafirma la ausencia subjetiva y objetiva de aprovechamiento
de la novedad del actor" (Fundamento jurídico tercero de la sentencia
recurrida); en que "... no basta el mero acceso al registro de la Propiedad
Industrial para lograr una posición de dominio en el mercado, cerrando, con
ello, el paso a los intereses de los empresarios del mismo ramo, sobre todo
si ello va en perjuicio de los consumidores" (Fundamento cuarto de la misma
sentencia); en que: "No obstante, la no discutida existencia de una marca
registrada, que supone siempre un privilegio de exclusiva para el titular
en relación con el producto, servicio o actividad registrados, obliga al
juzgador a profundizar en un intento de que la institución del registro de
la Propiedad Industrial despliegue los efectos de la función que le es
propia. Queda sin probar, sin embargo, además de los puntos antes aludidos,
el hecho básico de que el demandado haya obtenido un lucro o beneficio que
con seguridad no hubiese obtenido de no haber utilizado la denominación 'DIRECCION000' para su establecimiento o la evidencia de que de haberse
llamado de otro modo no hubiese alcanzado aquellos" (Fundamento jurídico
quinto íntegro de la citada sentencia); y concluye su difusa y sorprendente
motivación en los siguientes términos: "Y en relación concreta con nuestra
legislación, debe ponerse de relieve que el artículo 31 de la Ley de
Marcas, 32 de 1988, de 10 de Noviembre que enumera los efectos del registro
de marca, exige entre otros requisitos de las acciones en favor del titular
registral que la semejanza puede (sic) inducir a errores. En el 33 contiene
entre otras excepciones a la exclusividad el uso de buena fé, entre otras,
de la procedencia geográfica, exigiendo el 88, a) la capacidad de crear
confusión respecto del establecimiento. Ninguno de esos supuestos aparece
probado en este juicio, como ya se ha expuesto anteriormente lo que, unido
a la escasísima descripción identificadora y diferenciadora de la
especialidad o novedad en el servicio o producto, deja muy poco margen para
entender cuál es el terreno del privilegio exclusivo. En base a todas las
razones anteriores y a esta falta de precisión procede, confirmando la
sentencia recurrida, desestimar la acción ejercitada" (Fundamento jurídico
sexto y último -aparte el de las costas-, íntegro, de la sentencia
recurrida).
Por el motivo tercero (los dos primeros fueron
inadmitidos, como ya se tiene dicho), con sede procesal en el ordinal
quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción
anterior a la hoy vigente), se denuncia "infracción de la Disposición Final
-
de la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988", que el recurrente hace
consistir, en esencia, en que, para resolver el presente asunto litigioso,
la sentencia recurrida ha aplicado la citada Ley de Marcas, la cual no se
hallaba vigente, dice, en la fecha de iniciación de este proceso, que,
además, se refiere a hechos ocurridos con anterioridad a dicha fecha. Como
acertadamente afirma el recurrente, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de
1988, que es la que, al parecer, aplica la sentencia recurrida para
resolver el tema objeto de litigio (según se desprende de su Fundamento
jurídico sexto, anteriormente transcrito, que es el único que contiene cita
de preceptos legales), no se hallaba vigente en la fecha de presentación de
la demanda iniciadora de este proceso (8 de Marzo de 1989), al encontrarse
aquella en situación de "vacatio legis", pues su Disposición Final primera
señaló su entrada en vigor "a los seis meses de su publicación" y ésta tuvo
lugar en el Boletín Oficial del Estado del 12 de Noviembre de 1988, lo que
determinó que el día inicial de su vigencia fuese el 12 de Mayo de 1989,
mientras que este proceso fué iniciado, repetimos, en Marzo de 1989 y,
además, se refería, lógicamente, a hechos anteriores a esta última fecha,
por lo que la normativa aplicable para resolver el caso litigioso debe ser
la vigente en la repetida fecha de iniciación del proceso, que era el
Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de Abril de 1930 (al que no se
refiere para nada la sentencia recurrida), todo lo cual ha de llevar al
acogimiento, en principio, del expresado motivo, si bien su trascendencia
casacional (en cuanto a la estimación del recurso) ha de entenderse, no
obstante, supeditada a que, con base en dicha legislación aplicable,
proceda la revocación del fallo recurrido (lo que será casacionalmente
determinado mediante el examen de los dos motivos siguientes), pues de no
ser así, la acogida que acaba de hacerse del referido motivo (en los
estrictos términos en que viene planteado) devendría inoperante, ya que es
reiterada doctrina de esta Sala la de que no procede la estimación del
recurso, cuando haya de mantenerse el fallo de la sentencia recurrida,
aunque sea por otros razonamientos jurídicos distintos de los que ésta tuvo
en cuenta (Sentencias de 23 de Marzo y 9 de Septiembre de 1991, 13 de
Febrero de 1992, por citar algunas).
Por el motivo cuarto y por el siguiente al mismo (al que,
por evidente error mecanográfico, relaciona también bajo el número cuarto y
que, para poder distinguirlo del que le precede, denominaremos "cuarto
bis"), con la misma residencia procesal (los dos) que el ya examinado, se
denuncian sendas infracciones del artículo 124-1º del Estatuto de la
Propiedad Industrial (en el cuarto) y de los artículos 10 y 123 del mismo
Estatuto y jurisprudencia que los interpreta y desarrolla (en el que hemos
llamado cuarto bis), si bien este último lo divide en dos partes, de la
segunda de las cuales, por referirse específicamente al tema de la
indemnización de daños y perjuicios, nos ocuparemos más adelante con la
debida y exigible separación. En los alegatos integradores de dichos
motivos (excluida, como ya se ha dicho, la segunda parte del cuarto bis),
el recurrente aduce, en esencia, la imposibilidad legal de convivencia de
dos signos distintivos idénticos o semejantes que amparen los mismos
productos o servicios y el consiguiente derecho del titular de una marca
registrada a impedir el uso por un tercero de otro signo distintivo (marca,
nombre comercial o rótulo de establecimiento) en el que se den las
expresadas identidades con aquélla. Para el examen y adecuada resolución de
los expresados motivos cuarto y primera parte del cuarto bis, cuyo estudio
conjunto viene determinado por la unicidad de su designio impugnatorio, han
de tenerse en cuenta las consideraciones que a continuación se exponen: 1ª
Es doctrina de esta Sala (Sentencias 4 de Abril de 1991, 14 y 22 de Octubre
de 1992) la de que el estudio comparativo acerca de la identidad o
semejanza de los signos distintivos en pugna, que, en principio, es
competencia de los órganos de la instancia, puede ser sometido a revisión
casacional cuando la conclusión por aquéllos obtenida sea contraria al buen
sentido y adecuado criterio de racionalidad jurídica aplicable al caso
debatido, supuestos excepcionales éstos que se dan en el presente tema
litigioso, pues carece del mas elemental sentido gramatical y jurídico
afirmar (como parece hacer la sentencia recurrida) que "no existe el menor
parecido entre ellas" (se refiere a la marca registrada y al rótulo de
establecimiento objeto del litigio), cuando entre ambos signos, que son
exclusivamente denominativos, pues carecen de elemento gráfico alguno que
los caracterice, y cuyas denominaciones son "DIRECCION000" (en la marca)
y "DIRECCION001" (en el rótulo), existe no ya semejanza, sino una plena y
total identidad fonética, pues el artículo determinado que precede a la
primera carece de entidad suficiente para poder constituir un elemento
diferenciador entre ambos, así como tampoco la tiene la mera y simple línea
recta horizontal que hay debajo de la marca, a lo que ha de agregarse que
también concurre dicha absoluta identidad entre los servicios amparados por
la referida marca registrada, que lo fué, conforme al número o clase 42 del
Nomenclator, para los servicios de "cafetería, bar, mesón", y el que se
pretende cobijar bajo el mencionado rótulo, que se refiere, precisamente, a
una cafetería.- 2ª El ámbito de protección legal de toda marca registrada,
además de su propio aspecto positivo ("ius utendi"), tiene otro negativo
("ius prohibendi"), con arreglo al cual el titular de la misma se halla
investido de un pleno derecho, que ha de serle reconocido en todo caso, a
oponerse al uso por un tercero de un signo distintivo (marca, nombre
comercial o rótulo) que, por la identidad o semejanza fonética o gráfica
con aquélla, suponga una evidente confundibilidad con los productos o
servicios amparados por la marca registrada, como es el caso que nos
ocupa, dadas las dichas identidades, tanto de denominaciones, como de
servicios, sin que el hecho de que el expresado nombre sea el mismo que el
de la plaza en que se halla ubicada la cafetería de la entidad demandada,
pueda ser considerado como razón suficiente para enervar el referido "ius
prohibendi", al no poder incardinarse la palabra "DIRECCION001" en la
exclusión que, para las marcas individuales, contempla el número 6º del
Estatuto de la Propiedad Industrial, por no ser dicha palabra una
denominación geográfica, ni regional, pese a lo que parece querer apuntar
la sentencia recurrida en su difusa argumentación jurídica.- 3ª El artículo
212 del Estatuto de la Propiedad Industrial prohíbe expresamente la
registración y, por tanto, también el uso de un rótulo de establecimiento
que no se distinga suficientemente de una marca registrada, como es el caso
debatido, según ya se tiene dicho. Todas las consideraciones anteriormente
expuestas han de llevar a la estimación de los expresados motivos cuarto y
primera parte del cuarto bis, con la consiguiente prohibición de uso del
rótulo de la cafetería de la entidad demandada, a cuya misma conclusión
habría de llegarse si, por hallarse vigente en la fecha de incoación del
proceso la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988, se hubieran tenido en
cuenta sus artículos 1, 12.1.a), 30, 31.1, 35, 36 y 86, que serían los
correctamente aplicables, y no los que de la misma cita genéricamente la
sentencia recurrida en su Fundamento jurídico sexto (anteriormente
transcrito en su integridad), el último de los que cita -concretamente el
88- había sido, además, antes de la fecha de la sentencia, expresamente
derogado por la Ley 3/1991, de 10 de Enero, sobre Competencia desleal.
En la segunda parte del motivo cuarto bis y denunciando
infracción del artículo 123-3º del Estatuto de la Propiedad Industrial, el
recurrente aduce, en esencia, que también tiene derecho a la indemnización
de los daños y perjuicios que se derivan, viene a decir, del mero uso
indebido que la entidad demandada ha venido haciendo del ya dicho rótulo de
su cafetería. La expresada segunda parte del referido motivo no puede tener
favorable acogida, ya que es doctrina de esta Sala la de que no puede
condenarse a un resarcimiento de daños o perjuicios si éstos no se han
probado y que si bien es presumible que toda infracción de las modalidades
de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos
por probados en su existencia (Sentencia de 21 de Abril de 1992) y, en el
presente caso, no se ha acreditado ésta en absoluto, no obstante incumbir
al actor reclamante la carga de su prueba (Sentencias de 6 de Mayo de 1960,
11 de Marzo de 1967, 5 de Marzo de 1992, entre otras), todo lo cual
conduce, como ya se ha dicho, a la desestimación de esta segunda parte del
motivo cuarto bis.
El acogimiento del motivo cuarto y de la primera parte del
cuarto bis, con las consiguientes estimación del recurso y casación y
anulación de la sentencia recurrida, obligan a esta Sala a resolver lo que
corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate
(número 3º del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que,
con base en los razonamientos expuestos en los dos Fundamentos jurídicos
anteriores de esta resolución, ha de hacerse en el sentido de que,
estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Rodrigo, procede condenar a la demandada "Santa Susana, Sociedad
Cooperativa Limitada" a cesar de inmediato en el uso del rótulo
"DIRECCION001" con el que distingue la Cafetería de su propiedad, a la que
se refiere este litigio, retirando todos los membretes, carteles y enseñas
que contengan dicho signo distintivo, debiendo ser absuelta de los demás
pedimentos de la referida demanda; no procede hacer expresa imposición de
las costas de ninguna de las instancias, ni de las del presente recurso de
casación y debe devolverse al recurrente el depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que estimando el presente recurso, interpuesto por el Procurador
D. Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de D. Rodrigo, ha lugar a la casación y anulación de la recurrida sentencia de
fecha catorce de Mayo de mil novecientos noventa y uno, dictada por la
Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso a
que este recurso se refiere (autos número 295/89 del Juzgado de Primera
Instancia número Seis de Madrid) y, en sustitución de lo resuelto en dicha
sentencia, esta Sala acuerda que, estimando parcialmente la demanda
formulada por D. Rodrigo, debemos condenar y condenamos a
la entidad demandada "Santa Susana, Sociedad Cooperativa Limitada" a cesar
de inmediato en el uso del rótulo "DIRECCION001" con el que distingue la
Cafetería de su propiedad, a la que se refiere este litigio, retirando
todos los membretes, carteles y enseñas que contengan dicho signo
distintivo, y debemos absolverla y la absolvemos de los demás pedimentos de
la referida demanda; sin expresa imposición de las costas de ninguna de las
dos instancias, ni de las del presente recurso de casación; devuélvase al
recurrente el depósito constituido; líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de
apelación remitidos.
ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade Francisco Morales Morales
Pedro González Poveda
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.
D. FRANCISCO MORALES MORALES., Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
STS 853/2009, 23 de Diciembre de 2009
...único motivo del recurso admitido se denuncia infracción de la Jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23-09-03, 21-05-94, 30-050-94, 30-4-86, 27-10-82, 25-2-83, 21-10-85 y así como las Sentencias del TSJCE de 22-6-99 y 29-8-99, lo que entraña la inaplicación del ......