STS, 3 de Octubre de 2002
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2002:6446 |
| Número de Recurso | 5613/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 3 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 5613/1996, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 792 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 263/1994, con fecha 27 de mayo de 1996, sobre marcas, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 792 de fecha 27 de mayo de 1996, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de junio de 1996, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 7 de septiembre de 1996, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 10 de mayo de 1994, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó mediante escrito presentado en fecha 16 de octubre de 1996.
Por providencia de fecha 22 de mayo de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 26 de septiembre de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso se articula un único motivo de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del Art. 124.1º, 11º y 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial y jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso.
El motivo de casación articulado está mal formulado y merece un rechazo de plano por dos razones: la primera, porque bajo un único motivo de casación acumula la alegación de infracciones de muy diversa naturaleza jurídica que deberían ser objeto de diferentes motivos de casación; y, en segundo lugar, porque consta en autos, que la marca internacional aspirante nº 539.729 BIOBREE, clase 29, para proteger leches biológicas, quesos y derivados, fue solicitada el día 9 de junio de 1989, así lo admite el recurrente, es decir, cuando ya se encontraba en vigor la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, que conforme a lo dispuesto en su Disposición Final Primera, entró en vigor a los seis meses de su publicación en el B.O.E. (12 de noviembre de 1988), es decir, entró en vigor el 13 de mayo de 1989, siendo desde ese momento aplicable a todas las nuevas solicitudes de marca y, por tanto, también a la presente, como así se hizo por el Registro de la Propiedad que la concedió al amparo del Art. 12.1 a) de la Ley 32/88, equivocándose la sentencia de instancia, hoy recurrida, cuando en su Fundamento Segundo de Derecho dice ser aplicable la Ley 32/1988 y también el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, dado que el Estatuto quedó derogado por la vigencia de la Ley (Disposición Derogatoria 1). E igualmente se equivoca el recurrente en su recurso de casación que, en su único motivo, denuncia infracción del artículo 124. 1º y 11º del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como la jurisprudencia aplicable, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 32/1988 de marcas, que dice precisamente todo lo contrario, pues ordena aplicar el Estatuto de la Propiedad Industrial a las solicitudes anteriores a la entrada en vigor de la Ley, que como hemos dicho se produjo el 13 de mayo de 1989 y, por tanto, no es posible aplicar a la presente solicitud los artículos que pretende el recurrente.
Ello no obstante, el problema de fondo del presente recurso consiste en resolver la compatibilidad o incompatibilidad registral de la marca internacional aspirante nº 539.729 BIOBREE, clase 29, para leches biológicas, quesos y derivados, con sus oponentes registradas BIO nº 216.354 y BIO DANONE nº 1.245.194, ambas para la clase 29, y, dado que lo que se discute en el presente recurso, son las cuestiones relativas a la semejanza fonética de ambas marcas, a la naturaleza común o no del término BIO, al carácter notorio de la marca BIO y, al intento o no de aprovecharse de las marcas inscritas propiedad de DANONE, es evidente que, aplicando los Arts. 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas, tenemos que llegar a la misma conclusión a la que hemos llegado en otros recursos anteriores ya resueltos por esta Sala, en las que reiteradamente se ha dicho que el vocablo BIO tiene carácter común y, por tanto, es inapropiable por nadie, cuestión que no puede ponerse en duda dado que se trata de materia de cosa juzgada al haber sido declarado así en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, 31 de mayo de 1991, 25 de octubre de 1958, 10 de julio y 21 de diciembre de 1964, 9 de febrero y 7 de octubre de 1971, 30 de julio de 1988 y 13 de noviembre de 1992, y las más recientes de 10 de abril, 23 de mayo y 29 de septiembre de 2001; entendiendo dichas sentencias que BIOS=VIDA en griego, se refiere a una generidad impropia, por tratarse de nombres de naturaleza común no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público; asimismo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de febrero y 22 de diciembre de 1975, que el carácter genérico de un vocablo no constituye siempre la genericidad de los demás elementos integrantes de la marca, pues la combinación de ambos originan un conjunto con substantividad propia. De todo ello se desprende, que la sentencia de instancia, al admitir la compatibilidad registral de las marcas BIOBREE, BIO DANONE y BIO, como diferentes y con substantividad propia, no infringe la prohibición contenida en el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas.
Asimismo se denuncia por el recurrente, que la sentencia infringe la prohibición contenida en el apartado 13 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, con infracción de la jurisprudencia de esta Sala relativa al mismo, hoy Art. 13 c) de la Ley 32/1988, que establece la prohibición de signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, sosteniendo la parte recurrente que la marca aspirante BIOBREE, pretende aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes DANONE, marca notoria, y como tal incursa en la prohibición contenida en el artículo 124-13 del Estatuto de la Propiedad Industrial. La sentencia recurrida no infringe lo dispuesto en el Art. 13 c) de la Ley, porque resuelve tal problema después de pronunciarse sobre la compatibilidad de las marcas enfrentadas al amparo del artículo 124.1º del Estatuto y Art. 12.1 a) de la Ley, llegando a la conclusión, deducida de la prueba y como elemento de hecho, no atacable en vía casacional, de que se trata de marcas diferentes con substantividad propia que no incurren en tal prohibición y que las diferencias existentes entre las marcas analizadas no sólo evitan la posibilidad de error entre el público consumidor, sino que al propio tiempo eliminan el riesgo de aprovechamiento del crédito y reputación alcanzado previamente por las marcas registradas. Tal conclusión totalmente correcta, no es desvirtuada por el hoy recurrente que pretende atribuirse una notoriedad del vocablo BIO, no susceptible de apropiación por nadie y además que forma parte de las siguientes marcas inscritas en el Registro, tales como BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL Y BIOCELGAN, BIO CLESA, amen de otras más. Admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de su crédito y fama y procede en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos; de lo expuesto se deduce, que queda también rechazado por su propio fundamento el motivo de casación articulado por infracción del Art. 124.11º del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Al desestimar el único motivo de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 5613/1996, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 792 de fecha 17 de mayo de 1996, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 263/1994, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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