STS, 18 de Septiembre de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:4631 |
| Número de Recurso | 3835/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Septiembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de D. Paulino, contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1569/2003 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Abogado del Estado y la representación procesal de la entidad LABORATORIOS INDAS, S.A. se han abstenido de formular sus respectivos escritos de oposición al recurso de casación. Ha sido parte recurrida el Procurador de los Tribunales D. Ángel Rojas Santos, en representación de D. Juan Miguel.
La Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- concedió, a solicitud de D. Juan Miguel, el registro de la marca mixta nº 2.374.603 "OSITO" para distinguir calzados, dentro de la clase 25. En alzada, la OEPM estimó el recurso de D. Paulino, titular de la marca mixta nº 1.944.740 "OSITO-OSITA" para distinguir confección de prendas de géneros de punto, clase 25 (cuyo distintivo puede apreciarse en la pag. 48 del recurso de instancia). También estimó el recurso de alzada de la representación de LABORATORIOS INDAS, S.A., titular de las marcas números 2.025.580, 719.831 y 1.065.835, las tres con la denominación OSITO, y, respectivamente, registradas para productos comprendidos en las clases 25, 5 y 16. Las resoluciones estimatorias, ambas de fecha 21 de abril de 2003, apreciaron la concurrencia de la prohibición del art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988, de 10 de noviembre, por razón del riesgo de confusión y asociación que se produciría entre la marca solicitada y las prioritarias a consecuencia de las similitudes denominativas y conceptuales que aprecia, en concurrencia con la manifiesta relación de las áreas comerciales en que se distribuyen los productos a que las marcas se aplican.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1569/2003, interpuesto ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Madrid por el solicitante de la marca, se personaron como partes demandadas, además del Abogado del Estado, las representaciones procesales del Sr. Paulino y de Laboratorios Indas, S.A.. En dicho proceso, no recibido a prueba, recayó sentencia, con fecha 4 de mayo de 2006, que estimó el recurso, anulo las resoluciones impugnadas de la OEPM y declaró el derecho del Sr. Juan Miguel al registro de la marca solicitada. Las razones determinantes de tal pronunciamiento se encuentran en los fundamentos de derecho cuarto de la sentencia, que dice literalmente así: "CUARTO.- Se expone también en la demanda que los productos que se pretende amparar con la marca son "calzados", mientras los de las marcas oponentes son:
1) De la clase 25, "confección de prendas de géneros de punto" (los de la 2.374.603 OSITO-OSITA).
2) De la clase 16, "pañales infantiles de celulosa y pañales complementos" (los de la marca 1.065.835 OSITO).
3) De la clase 25, "pañales y pañales-bragas" (los de la marca 2025580 OSITO).
4) De la clase 5, "compresas higiénicas, paños higiénicos, bragas para las reglas y en general toda clase de apósitos" (los de la marca 719.831 OSITO).
No cabe duda que los productos que se pretenden amparar con la nueva marca son diferentes de todos los demás, aunque algunos coincidan con la misma clase del Nomenclator
Internacional.
Es elemental que los calzados se venden en comercios diferentes de los restantes productos mencionados. Es cierto que, en grandes áreas comerciales, puede venderse de todos, pero es que, aún en ellos los calzados están en lugar separado y muy diferente del resto de los productos. En consecuencia, nos encontramos que, si bien la denominación de los productos OSITO se da, no concurre el elemento de coincidencia o semejanza de productos.
No se entiende muy bien la oposición de la entidad y del particular recurrentes por cuanto el hecho de que sus marcas puedan convivir, a pesar de usar el mismo distintivo, es que entre los productos de aquélla y los productos de éste, se da la misma diferencia que aquí estamos examinando. Sería absurdo de otro modo que sus respectivas marcas hubieran podido ser concedidas. Si sus productos pueden distinguirse por ser distintos ¿por qué no puede haber otros productos con el mismo nombre, que se distingue todavía más de los que venden los oponentes?.
En resumen, si de las dos circunstancias acumulativas necesarias para que no proceda la inscripción de una marca, sólo se da la primera, pero no la segunda, al ser los productos que se pretende proteger con la nueva marca diferentes (aunque comprendidos en el mismo número del Nomenclátor Internacional) de los amparados por las marcas de quienes se han opuesto a aquélla. Lo expuesto conduce a declarar que no son correctas las resoluciones impugnadas y ha de accederse a lo pretendido por la parte demandante".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal del Sr. Paulino, que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 7 de junio de 2006.
El 28 de julio de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de interposición del recurso de casación cuyo único motivo se ampara en los apartados c) y d) del art. 88.1 de la L.J., desarrollándose una argumentación que tiene como ideas esenciales las referentes a la identidad fonética existente entre la marca prioritaria y la que el T.S.J. concede, la irrelevancia del elemento gráfico de la marca solicitada en relación con el denominativo, la existencia incluso de aspectos comunes en la parte gráfica de las marcas confrontadas, la estrecha relación existente entre los productos que respectivamente distinguen, así como la doctrina científica y jurisprudencia que invoca para concluir con la afirmación de que la sentencia ha vulnerado el art. 12.1.a) de la L.M., por lo que debe ser casada, declarando, como hizo la OEPM, la incompatibilidad de la marca solicitada con la prioritaria del Sr. Paulino.
Se personaron en este recurso de casación el Abogado del Estado (mediante escrito presentado el 21 de junio de 2006) y la representación procesal de LABORATORIOS INDAS, S.A. (el escrito suscrito por su Procuradora Dña. Marta Franch Martínez fue presentado el 19 de junio de 2006). Mediante providencia de 10 de octubre de 2006 se tuvo a dicha Procuradora por personada en calidad de recurrida.
Mediante providencia de 4 de julio de 2007 se acordó oír a las partes sobre la posible inadmisión del recurso de casación, evacuándose las correspondientes alegaciones sólo por las representaciones procesales del Sr. Paulino y del Sr. Juan Miguel. Por auto de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 11 de octubre de 2007 se acordó inadmitir el recurso de casación por el motivo articulado al amparo del art. 88.1.c) de la L.J. y admitirlo por el motivo del art. 88.1.d) de la misma Ley.
Por providencia de 7 de noviembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación al Abogado del Estado y a las representaciones procesales de las partes personadas como demandadas (el Procurador D. Ángel Rojas Santos y la Procuradora Dña. Marta Franch Martínez).
Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2007 formuló oposición al recurso la representación procesal del Sr. Juan Miguel, solicitando su desestimación, la confirmación de la sentencia y la condena en costas. El Abogado del Estado, por escrito presentado el 13 de diciembre de 2007, manifestó abstenerse de evacuar el escrito de oposición. Mediante diligencia de ordenación de 8 de enero de 2008 se hace constar que Laboratorios Indas, S.A. se ha abstenido de evacuar el escrito de oposición.
Mediante providencia de 8 de julio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de septiembre de 2008 designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Como resulta de antecedentes, la sentencia impugnada ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Juan Miguel, anulado la resolución de la OEPM que denegó el registro de la marca mista nº 2. 374.603 "OSITO" para distinguir calzados dentro de la clase 25, y reconocido el derecho al registro de tal signo.
En el curso de este recurso de casación, formalizado por el Sr. Paulino, titular registral de la marca mixta nº 1.944.740 "OSITO-OSITA", que distingue la confección de prendas de géneros de punto, clase 25 del Nomenclator, se han producido las siguientes actuaciones: 1ª por auto de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha inadmitido el recurso de casación por el motivo articulado al amparo del art. 88.1 c) de la L.J. y admitido el motivo formalizado de conformidad con el art. 88.1.d) de la misma Ley, en el que se imputa a la sentencia haber infringido el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas ; y 2ª el Abogado del Estado se ha abstenido de evacuar el escrito de oposición y la entidad mercantil LABORATORIOS INDAS, S.A., titular de las tres marcas con la denominación "OSITO" (a las que con mayor precisión nos hemos referido en los antecedentes de hecho), cuya prioridad fue alegada en el recurso de alzada estimado por la resolución de la OEPM que la sentencia impugnada anuló, se ha abstenido de presentar escrito de oposición al recurso de casación. Todo ello significa que el debate casacional queda por tanto reducido a examinar si el Tribunal de instancia ha vulnerado o no el art. 12.1.a) de la L.M. al declarar que pueden convivir sin riesgo de confusión o asociación las marcas mixtas "OSITO", de un lado y "OSITO-OSITA" de otro, que distinguen, respectivamente, calzados y prendas de géneros de punto, productos en ambos casos comprendidos dentro de la clase 25 del Nomenclator.
Hemos dicho de forma reiterada que corresponde al Tribunal de instancia apreciar, a través de una visión de conjunto, la concurrencia de los presupuestos determinantes de los riesgos de confusión y asociación entre los signos de una marca prioritaria y de otra solicitada "ex novo", de suerte tal que su valoración no puede ser revisada en casación más que en los casos de error patente, irracionalidad o arbitrariedad. En este caso no concurre ninguno de los supuestos que justificarían que sustituyéramos por el nuestro el juicio de no confundibilidad emitido por el Tribunal de instancia, cuyo criterio favorable a la convivencia entre ambas marcas se funda en datos y apreciaciones perfectamente ajustados a Derecho, como son la no identidad de las denominaciones, las diferencias apreciables en los elementos gráficos de los signos confrontados, su aplicación a productos que, aunque comprendidos dentro de la misma clase del Nomenclator, satisfacen necesidades distintas, se ponen a disposición del consumidor medio en establecimientos fácilmente distinguibles, sin que el prestigio adquirido por los productos a que se aplica la marca prioritaria pueda ser aprovechado indebidamente por los productos marcados con el signo solicitado, razones todas ellas a las que debe añadirse el indiscutible e indiscutido dato de que la marca prioritaria "OSITO-OSITA", mixta, acompañada del diseñó (que luce en la pag. 48 del recurso contencioso-administrativo) completamente diferente del utilizado en la grafía de la denominación solicitada, ha convivido de forma completamente pacífica con las marcas "OSITO", una de ellas también en la clase 25, pertenecientes a LABORATORIOS INDAS, S.A., lo que igualmente puede y debe apreciarse cuando la comparación y la posibilidad de la convivencia se efectúa con la marca "OSITO" que el Tribunal de instancia ha declarado procedente reconocer a su solicitante. Todas ellas son razones que avalan la conformidad con el ordenamiento jurídico de la sentencia objeto de este recurso de casación, al que no podemos dar lugar.
De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., procede imponer las costas a la parte recurrente.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de D. Paulino, contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1569/2003 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resolución que declaramos conforme con el ordenamiento jurídico, todo ello con imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
