STSJ Comunidad de Madrid 354/2023, 26 de Junio de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 26 Junio 2023 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid, sala Contencioso Administrativo |
| Número de resolución | 354/2023 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2022/0057051
RECURSO Nº 564/2022
SENTENCIA Nº 354/2023
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Ilustrísimos Señores e Ilustrísima Señora:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Manuel Ruiz Fernández
Dª. María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid a veintiséis de junio de dos mil veintitrés.
Vistos por la Sala, constituida por los señores arriba indicados, magistrados de Sala de lo Contencioso Administrativo (sección 2ª), de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid los autos del recurso contencioso-administrativo número 564 de 2022 interpuesto por la entidad "Mg Agnesi Training, S.L.U." representada por la Procuradora doña Guadalupe Hernández García, y asistida por el Letrado don José Luís López Gutiérrez contra la resolución de 23 de mayo de 2022 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 27 de octubre de 2021 que concedió la inscripción de la marca nº 4.075.572 solicitada por la entidad "Universidad de Deusto" para proteger productos de la clase 29ª del nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción. Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandada la entidad "Universidad de Deusto" representada por el Procurador don Vicente Ruigomez Muriedas y asistida por la Letrada doña María Antonia Ezcurra Zufia.
Que previos los oportunos trámites la Procuradora doña Guadalupe Hernández García, en nombre y representación de la entidad "Mg Agnesi Training, S.L.U." formalizó demanda el día 21 de octubre de 2022 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando tener por formalizada esta demanda en tiempo y forma legal, y previos los trámites legales oportunos, dicte en su día sentencia por la que, estimando el presente recurso, se declare nula y sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de octubre de 2021 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 4 de noviembre de 2021 por la que se concedió la inscripción de la marca nº 4.075.572, DEUSTOSALUD, mixta, en clase 41 del Nomenclátor y la resolución del mismo Organismo por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto por mi representada contra la primitiva resolución, dictando otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca.
Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 7 de diciembre de 2022 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente
Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador don Vicente Ruigomez Muriedas en nombre y representación del codemandado la entidad "Universidad de Deusto" se presentó escrito el día 17 de enero de 2023 contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que previos los trámites que la Ley establece, en su día se dicte Sentencia que, tras los trámites oportunos, dicte sentencia por la que se desestime el recurso con expresa imposición de costas a la parte recurrente y mantenga el registro de la marca NACIONAL NUM 4075572 DEUSTOSALUD a nombre de la Universidad de Deusto.
Por auto de 20 de enero de 2023 se acordó no haber lugar a recibir a prueba el recurso contencioso-administrativo, teniéndose por reproducida la documental aportada, así como el expediente administrativo;
No estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes plazo de diez días para concluir por escrito lo que consta realizado tras lo cual lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de Junio de 2023 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.
La Procuradora doña Guadalupe Hernández García, en nombre y representación de la entidad "Mg Agnesi Training, S.L.U." interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 23 de mayo de 2022 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 27 de octubre de 2021 que concedió la inscripción de la marca nº 4.075.572 solicitada por la entidad "Universidad de Deusto" para proteger productos de la clase 29ª del nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción
Se fundamenta el recurso en incompatibilidad de la marca nº 4.075.572 solicitada por la entidad "Universidad de Deusto" con las marca cuya titularidad ostenta la actora en concreto la Marca española nº 2.048.036, Cursos Deusto, y 2.207.734, Deusto Formación, así como el renombre de la marca de su titularidad.
Se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Se alega la Sentencia dictada por esta Sala y Sección nº 54/2020 de fecha 3 de febrero de 2022 dictada en el recurso 309/2020 que no resulta de aplicación el principio de continuidad registral a la Universidad de Deusto para extender la protección de una marca "Deusto" a otros servicios diferentes que no tiene protegidos y la existencia de precedentes administrativos respecto de marcas que contienen la denominación Deusto.
La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que:
Que en este caso se plantea no tanto la existencia de parecido entre los signos enfrentados, por una parte, la marca mixta solicitada "DEUSTOSALUD" y las marcas oponentes M 2048036"CURSOS DEUSTO" y M 2207734 "DEUSTO FORMACION". El parecido denominativo (otra cuestión es el aspecto gráfico) es indudable al compartir el término "Deusto" que se acompaña en todos los casos de términos descriptivos sin capacidad distintiva como son "formación", "Cursos" o "Fórum" en relación con los servicios de educación.
En este expediente lo que se plantea es la aplicación de la denominada doctrina de la continuidad registral, en base a las siguientes marcas citadas por la resolución recurrida, titularidad del solicitante y en vigor, Nº 1622757 "DEUSTO ALUMNI" (cl.41); Nº 548091 "ESTUDIOS DE DEUSTO" (cl.16) y Nº 1764722 "UNIVERSIDAD DE DEUSTO" (cl.9).
Si bien es cierto que la existencia de un derecho sobre una marca inscrita con prioridad a la marca oponente faculta a ese titular registral prioritario para solicitar nuevas inscripciones de las que se pueda afirmar que son continuidad registral de la primitiva, esta posibilidad debe ser considerada de acuerdo con los requisitos establecidos por la jurisprudencia. ( Sentencia del Tribunal Supremo 16 octubre 2012 ) Estos requisitos aparecen planteados entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo 20 de diciembre de 2013 al señalar que "Pues bien, la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otras distintas ni a diferentes productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones para el mismo o similar campo de actividad o productos." Por tanto, siguiendo la doctrina jurisprudencial son cuatro los requisitos necesarios para apreciar la continuidad registral favor del ahora solicitante: El titular de la marca solicitada y marcas primitivas recaigan en la misma persona física o jurídica, que las marcas primitivas se encuentren válidamente registradas y en vigor, que las denominaciones sean idénticas o similares y por último, identidad o similitud en relación a los productos o servicios protegidos por todos ellas.
Analizando el supuesto ahora planteado, 1. La titularidad de los registros alegados corresponde a la "UNIVERSIDAD DE DEUSTO" coincidiendo con el solicitante del registro ahora analizado.
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Según la base de datos de la OEPM las marcas Nº 548091 "ESTUDIOS DE DEUSTO" (cl.16) y Nº 1764722 "UNIVERSIDAD DE DEUSTO" (cl.9) se encuentran válidamente registras y en vigor.
La marca Nº 1622757 "DEUSTO ALUMNI" (cl.41) se encuentra caducada a día de hoy. En concreto se declaró la caducidad de la misma el día 4 de mayo de 2.022 y esta resolución se publicó el día 11 de mayo de 2.022. Por tanto, esta declaración de caducidad produce efectos, pero no es firme.
A los efectos del presente expediente debemos tomar en consideración que la fecha de solicitud del registro de la marca Nº 4075572 es el 7 de julio de 2020 y en ese momento el solicitante era titular de la marca Nº 1622757 encontrándose en vigor en aquel momento.
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Siendo que la denominación...
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