SAP Barcelona 4/2023, 10 de Enero de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 10 Enero 2023 |
| Número de resolución | 4/2023 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120198001345
Recurso de apelación 2819/2021 -1
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 116/2019
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012281921
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Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Concepto: 0661000012281921
Parte recurrente/Solicitante: SURTI & BAR VALLÉS, S.L.
Abogado/a: Pilar Gaspar Caro
Parte recurrida: SURTI & BAR BARCELONA, S.L.
Procurador/a: Marta Navarro Roset
Abogado/a: David Carrau Guitart
Cuestiones: Marcas
SENTENCIA NÚM 4/2023
MAGISTRADOS
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
MANUEL DÍAZ MUYOR
MARTA CERVERA MARTÍNEZ
En Barcelona, a diez de enero de dos mil veintitrés.
Parte apelante: SURTI & BAR VALLES, S.L.
Parte apelada: SURTI & BAR BARCELONA, S.L.
Resolución recurrida: sentencia
Fecha: 25 de junio de 2021
Demandante. SURTI& BAR VALLES, S.L.
Demandada: SURTI & BAR BARCELONA, S.L.
ANTECEDENTES FÁCTICOS
La parte dispositiva de la resolución recurrida es la siguiente: "DESESTIMO las pretensiones materiales deducidas en la demanda interpuesta por la sociedad mercantil "SURTI & BAR VALLÉS, S.L.".
Las costas procesales de la primera instancia de este juicio se imponen expresamente a la parte demandante.".
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, del que se dio traslado a la parte demandada que se opuso al mismo. Elevadas las actuaciones ante esta audiencia provincial, se señaló como fecha para su liberación y fallo el día 27 de enero de 2022.
Por la representación de la parte actora se aportó auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Primera, de fecha 16 de marzo de 2022, por el que se inadmitía a trámite el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del TSJ de Catalunya de 29 de junio de 2021, a las que nos referiremos en los fundamentos jurídicos de esta resolución.
Magistrado ponente: Manuel Díaz Muyor
Primero acciones ejercitadas
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La demandante ejercita con carácter principal una acción de infracción de marca, una acción de cesación, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia basada en los artículos 34.2 y 41 LM y de forma subsidiaria, una acción de competencia desleal basada en los artículos 6, 9 y 14 de la LCD.
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La demandante es la compañía mercantil SURTI & BAR VALLES, S.L., con domicilio en Sabadell, que se dedica a la distribución de productos alimenticios, principalmente destinados a bares, cafeterías y restaurantes.
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La demandada es la compañía mercantil SURTI & BAR BARCELONA, S.L., tiene su domicilio en Barberà del Vallès y también se dedica a la misma actividad que la demandante.
Hechos relevantes.
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SURTI & BAR VALLÉS, S.L. es titular de los siguientes signos distintivos:
- Marca española mixta nº 2755761, "SURTI & BAR", que protege los productos de las clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho registro fue solicitado en 2007 y se encuentra actualmente en vigor. Se reproduce a continuación la marca de mi representada:
- También es titular del nombre comercial español mixto nº 272307 "SURTI & BAR", que protege los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, concretamente, "la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.
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La parte actora y la demandada son dos compañías que fueron constituidas por cuatro socios, dos matrimonios, que compartían participación en cada una de ellas al cincuenta por ciento. Tras ciertas desavenencias el negocio se repartió entre las sociedades SURTI VALLES, S.L, ahora demandante, y la demandada SURTI BARCELONA, S.L.
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Con la finalidad de regular las relaciones tras esta división del negocio, el día 24 de diciembre de 2015 se suscribieron entre las partes unos pactos, con "la finalidad de que no exista rivalidad ni competencia para la captación de los clientes que actualmente y a la firma del presente documento tienen éstas como clientes, y para los territorios definidos como territorio NORTE, SUR y GIRONA, y TARRAGONA, obligándose y comprometiéndose a actuar diligentemente así como con sigilo profesional a la hora de presentarse en el caso de que algún cliente precise sus servicios".
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Entre los pactos más relevantes de este acuerdo, la hoy demandada transmitió a la actora la titularidad de la marca nacional "SURTI & BAR" y del nombre comercial mixto "SURTI & BAR", en los siguientes términos: "Transmisión de la Marca Nacional y Nombre Comercial. La entidad SURTI & BAR BARCELONA transmite la Marca Nacional con número de expediente NUM001, para la Clasificación de Niza: 29 30 31 y del Nombre Comercial con número de expediente NUM000, Clasificación de Niza: 35 a la entidad mercantil SURTI & BAR VALLES, estando esta operación incluida en la relación de bienes transmitidos en el contrato de compraventa de unidad productiva especificada en el expositivo tercero del presente contrato.
El Sr. Oscar, en representación de la entidad mercantil SURTI & BAR BARCELONA se compromete en este acto a facilitar tanta información y firmará tantos documentos como sean necesarios, a los efectos de poder inscribir dicha marca a nombre de la empresa SURTI & BAR VALLES, S.L. ..."
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También se pactó temporalmente el uso de la marca "SURTI & BAR" a la demandada, SURTI & BAR BARCELONA, S.L.
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Otro acuerdo fue el reparto del territorio en que cada una de las sociedades debía operar, de forma que SURTI & BAR VALLÉS, S.L. lo haría en el llamado territorio Norte, que comprendía la provincia de Barcelona y Girona, y la demandada, SURTI & BAR BARCELONA, S.L. en la zona Sur de Barcelona y provincia de Tarragona. La delimitación entre Norte y Sur de Barcelona se realizaba mediante un mapa anexo. En el resto de territorio no especificado en el contrato cada sociedad podía actuar libremente.
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Se añadió un denominado "pacto de no agresión" (pacto 3º, página 7), suscrito con "la finalidad de que no exista rivalidad ni competencia para la captación de los clientes que actualmente y a la firma del presente documento tienen éstas como clientes, y para los territorios definidos como territorio NORTE, SUR y GIRONA, y TARRAGONA, obligándose y comprometiéndose a actuar diligentemente así como con sigilo profesional a la hora de presentarse en el caso de que algún cliente precise sus servicios, pero siempre respetando el no ofrecimiento de sus servicios como competencia del servicio de la otra entidad.".
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Finalmente acordaron compartir el dominio @surtibar.com y las direcciones de correo electrónico.
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El día 5 de junio de 2018 las partes suscribieron un nuevo documento con los acuerdos que de forma definitiva terminaban con los vínculos entre ambas compañías.
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En dicho contrato se acuerda un periodo de carencia en los siguientes términos: "la resolución de la cesión del uso de la Marca Nacional y Nombre Comercial a favor de SURTI & BAR BARCELONA, con efectos desde el 12 de septiembre de 2018, fecha a partir de la cual la entidad mercantil SURTI & BAR BARCELONA no podrá utilizar la referida Marca y Nombre Comercial".
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Además, se especifica que "SURTI & BAR BARCELONA eliminará el nombre comercial y la marca de todos sus documentos oficiales, tales como albaranes, facturas, etc., así como de los uniformes de los empleados y trabajadores, de los elementos de transporte y del embalaje de productos."
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Y en la estipulación tercera se acuerda que SURTI & BAR BARCELONA, S.L. deje de utilizar el dominio "@surtibar.com" así como los correos electrónicos vinculados al mismo, cediendo la titularidad de dicho dominio a SURTI & BAR VALLÉS, S.L., así como la página web, con un periodo de doce meses para dejar de utilizarlos definitivamente.
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Consta que entre los meses de abril y junio de 2018, ya próxima la terminación del periodo de carencia pactado, la demandada efectuó varios encargos a distintos profesionales (ROTOGRAMA, MON DIGITAL, RED NEDD, CRM PUBLICIDAD) con la finalidad de obtener una nueva imagen corporativa, referida a la rotulación y pintura de vehículos, cambio de uniformes del personal, diseño de un nuevo catálogo, expositores donde se colocan los productos de pastelería y bollería, etc., constando correos y facturas sobre estos encargos en el bloque documental 3 a 14 de los acompañados al escrito de demanda, integrado por presupuestos y facturas referidos a estos trabajos.
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La sociedad demandada es titular registral del nombre comercial mixto "SBB" núm. 386.974, solicitado el 3-7-2018 y concedido el día 23-1-2019, registrado para la clase 32 (bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; granizados) y con reivindicación de los colores azul y amarillo. -18. La demandada solicitó también el 3 de julio de 2018 el nombre comercial "GRANIZADOS SURTI", con oposición ante la OEPM por parte de la demandante que aquí se reproduce, y que fue concedido el 14 de enero de 2019.
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La concesión de este nombre comercial fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 5º) del Tribunal Superior de Catalunya, por considerar nulo dicho registro. En fecha 29 de junio de 2021 dictó sentencia, que como ya hemos adelantado es ya firme, estimando dicha acción de nulidad, (ROJ: STSJ CAT 9094/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:9094) por la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo y se decía que "lo relevante es la comparación de las dos...
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