SJMer nº 1 94/2022, 1 de Septiembre de 2022, de Alicante
| Ponente | GUSTAVO ANDRES MARTIN MARTIN |
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMA:2022:11698 |
| Número de Recurso | 547/2020 |
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 547-2020
Asunto: Sangrías
SENTENCIA N.º 94/2022
En Alicante, a 1 de septiembre de 2022.
Vistos por mí, don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con n.º 547/2020, en el que es parte demandante la entidad mercantil Colmado Casa Lola S.L. representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Bonastre Hernandez, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; y parte demandada la entidad mercantil Barcelona Brands Sl; representada por la Procuradora de los Tribunales Don Daniel Dabrowski Pernas, y asistidas por el Letrado Doña Antonia Torrente Tomás; habiendo versado el presente procedimiento sobre INFRACCIÓN MARCARIA, NULIDAD POR MALA FE, NULIDAD MARCARIA y COMPETENCIA DESLEAL dicto la presente sentencia.
El día 31/7/2020, la entidad mercantil Colmado Casa Lola S.L. representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Bonastre Hernandez, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantil Barcelona Brands Sl
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad demandada mediante escrito presentado en este Juzgado el 6/4/2021.
El día 14 de junio de 2021 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos. Citadas las partes a la vista, la misma se llevó a cabo el día 5 de julio de 2022 donde se practicó la prueba propuesta y admitida en su día. Formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.
En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente. Al mismo tiempo, se ha producido un retraso dada la suspensión de actuaciones procesales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siendo necesario reajustar la agenda del presente juzgado.
Posiciones de las partes.
-
Colmado Casa Lola.
-
Títulos de propiedad industrial.
a) MARCA EUROPEA nº 1172687 "LOLEA", figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013 y en vigor para clase 33. b) MARCA ESPAÑOLA nº 3.066.702 "LOLEA", denominativa, solicitada el 08/03/2013 y registrada para la
clase 33 c) MARCA ESPAÑOLA nº 3.084.871, mixta, "LOLEA" solicitada el 22/07/2013 y registrada para la clase 33.
d) NOMBRE COMERCIAL ESPAÑOL nº 0390503 "COLMADO CASA LOLA", solicitado el 23/10/2018 y en vigor,
entre otras, para clase 33
Todas las marcas identificadas han sido registradas para la clase 33 (Niza). Clase 33 : Bebidas alcohólicas excepto cervezas.
-
Acciones ejercitadas.
La parte actora terminaba solicitando que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:
i. Acciones declarativas:
a) acción de infracción de marcas renombradas y nombre comercial.
b) Acciones de nulidad:
a. Acción de nulidad de la marca nacional nº 3.659.798 "LOLA MOLA" por mala fe registral, prevista en el artículo 51 de la Ley de Marcas 17/2001.
b. SUBSIDIARIAMENTE a la anterior, acción de NULIDAD DE LA MARCA NACIONAL nº 3.659.798 "LOLA MOLA" por riesgo de confusión y afectación al renombre de las siguientes marcas renombradas, según lo previsto en los artículos 8 y /o 6.1.b) en relación con el art. 52 de la Ley 17/2001 de Marcas :
i. MARCA EUROPEA nº 1172687 "LOLEA" solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013 y en vigor para clase 33.
ii. MARCA ESPAÑOLA nº 3.066.702 "LOLEA", solicitada el 08/03/2013 y registrada para la clase 33 y
iii. MARCA ESPAÑOLA nº 3.084.871 "LOLEA" solicitada el 22/07/2013 y registrada para la clase 33.
c. MÁS SUBSIDIARIAMENTE, acción de NULIDAD DE LA MARCA NACIONAL nº 3.659.798 "LOLA MOLA" por incompatibilidad con la denominacion social previa COLMADO CASA LOLA SL, conforme al artículo 9 en relación con el art. 52 de la Ley 17/2001 de Marcas .
c) Acciones de COMPETENCIA DESLEAL contempladas en los artículos 4, 6, 11.3 y 12 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal .
ii. Acciones de condena.
* estar y pasar por las anteriores declaraciones.
i. A cesar en los actos infractores y/o desleales denunciados
ii. Especialmente, a cesar en el uso de la marca LOLA MOLA en cualquier soporte y medio (on/off line), asi como a retirar y remover dichos usos del mercado, incluyendo el nombre de dominio www.sangrialolamola.com y los perfiles en Redes Sociales.
iii. A la cancelación registral de la marca nacional nº 3.659.798 "LOLA MOLA".
iv. A indemnizar a mi mandante de los daños y perjucios ocasionados, indemnización que ha de determinarse conforme a las pautas ofrecidas en el presente escrito. Dicha indemnización ha de calcularse hasta el momento del cese de la conducta infractora y/o desleal.
-
-
Lola Mola
a. Títulos de propiedad industrial:
Marca nacional nº 3.659.798 "LOLAMOLA" con fecha de presentación de solicitud de 4 de abril de 2017 y concedida el 24 de enero de 2018.
Carácter renombrado de las marcas propiedad de la actora.
Se ejercita en primer lugar acción de infracción al amparo del artículo 9.1b) RMUE, dado el carácter renombrado de la marca de la Unión Europea nº 1172687, figurativa, solicitada el 18/06/2013 con prioridad de marca española nº 3.066.702 de 08/03/2013, de la marca española nº 3.066.702, denominativa, solicitada el 08/03/2013, y de la marca española, nº 3.084.871, mixta, solicitada el 22/07/2013. Todas las marcas identificadas han sido registradas para la clase 33 (Niza). Clase 33 : Bebidas alcohólicas excepto cervezas.
La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:
" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI -TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 26].
26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 27)."
A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión "en un Estado miembro" se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.
Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.
El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba