SAP Vizcaya 1733/2021, 16 de Noviembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1733/2021 |
| Fecha | 16 Noviembre 2021 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. SECCIÓN CUARTA
BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA. LAUGARREN ATALA
BARROETA ALDAMAR, 10-3ªplanta - C.P./PK: 48001
TEL. : 94-4016665 Fax / Faxa : 94-4016992
Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: audiencia.s4.bizkaia@justizia.eus / probauzitegia.4a.bizkaia@justizia.eus
NIG PV / IZO EAE: 48.04.2-19/034047
NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.47.1-2019/0034047
Recurso apelación mercantil LEC 2000 / Apelazio-errekurtsoa; merkataritza-arloa; 2000ko PZL 1371/2021 - I
O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia : Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao / Bilboko Merkataritza-arloko 2 zenbakiko Epaitegia
Autos de Procedimiento ordinario 1369/2019 (e)ko autoak
Recurrente / Errekurtsogilea: TECNODAC INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L.
Procurador/a/ Prokuradorea:ELSA PACHECO GURPEGUI
Abogado/a / Abokatua: JOSE VILLACAÑAS GALLARDO
Recurrido/a / Errekurritua: BILDUTRUCK S.L. y BILDUTRUCK MADRID S.L.
Procurador/a / Prokuradorea: BEGOÑA CARCEDO MENDIVIL y BEGOÑA CARCEDO MENDIVIL
Abogado/a/ Abokatua: VIRGINIA MORO DEL CABO y VIRGINIA MORO DEL CABO
S E N T E N C I A N.º 1733/2021
ILMOS. SRES.
D.ª REYES CASTRESANA GARCÍA
D.ª LOURDES ARRANZ FREIJO
D. EDMUNDO RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI
En Bilbao, a dieciseis de noviembre de dos mil veintiuno.
La Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Cuarta, constituida por los Ilmos. Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 1369/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, a instancia de TECNODAC INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L., parte apelante - demandante, que se opone a la impugnación de contrario, representada por la procuradora D.ª ELSA PACHECO GURPEGUI y defendida por el letrado D. JOSÉ VILLACAÑAS GALLARDO, contra BILDUTRUCK S.L. y
BILDUTRUCK MADRID S.L., partes apeladas - demandadas, que se oponen al recurso/impugnan la resolución, representadas por la procuradora D.ª BEGOÑA CARCEDO MENDIVIL y defendidas por la letrada D.ª VIRGINIA MORO DEL CABO; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 3.2.21.
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.
La sentencia de instancia de fecha 3 de febrero de 2021 es del tenor literal siguiente:
"FALLO: ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por la procuradora Sra. Pacheco Gurpegui, en nombre y representación de la mercantil TECNODAC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L., frente a BILDUTRUCK, S.L., y BILDUTRUCK MADRID, S.L., y así:
-
Declarar que las demandadas infringieron la marca combinada BILDUTRUCK en el periodo comprendido dese el 2 de noviembre de 2017 hasta el 15 de octubre de 2019.
-
Desestimar la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios.
-
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 1371/21 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.
Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la votación y fallo.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada Dª REYES CASTRESANA GARCÍA.
Objeto de esta alzada:
-
- La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda formulada por la mercantil Tecnodac Instalaciones y Servicios S.L., frente a Bildutruck, S.L. y Bildutruck Madrid, S.L.
Se declara que las demandadas infringieron la marca combinada BILDUTRUCK en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2017 y el 15 de octubre de 2019. La Magistrada a quo estima la acción declarativa de infracción marcaria al no ser hecho controvertido que, desde 2 el noviembre de 2017, en que la demandante es titular de la marca " Bildutruck", hasta el 15 de octubre de 2019, en que la demandada compró por el precio de 151.250 euros la mencionada marca, las demandadas han venido usando sin autorización la marca titularidad de la demandante, siendo a ésta a quien correspondía el derecho exclusivo sobre la misma, en virtud el art. 34.1º de la LM. Se rechaza la oposición de las demandadas de que han venido haciendo uso de su denominación social como nombre comercial, porque han podido reaccionar frente al registro de la demandante o de la mercantil a quien ésta adquirió, ejercitando la acción reivindicatoria prevista en el art.
2.2 de la LM contra el registro de marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de la una obligación legal y también pudieron ejercitar la acción de nulidad absoluta por registro de mala fe del art. 51.1.b de la LM, lo cual no ha acontecido.
Si bien, desestima la indemnización de daños y perjuicios interesada por la parte actora, en las cantidades de 282.213,31 euros por parte de Bildutruck, S.L., y de 31.560,73 euros por parte de Bildutruck Madrid, S.L., atendiendo a la doctrina jurisprudencial contenida en la STS nº 561/2019 de 23 de octubre, y valorando que no consta que la infracción conllevara perjuicio alguno para el titular de la marca, por lo que no se reconoce indemnización alguna, sin que la parte demandante haya explicado en qué forma y medida afectó la infracción marcaria al ejercicio de su actividad, siendo que lo más próximo a ello es un contrato de licencia que se celebra y afirma que fue denunciado debido al uso indebido que se estaba haciendo del signo distinto, pero ningún daño concreto anuda tampoco a la resolución de tal contrato.
-
- La demandante Tecnodac Instalaciones y Servicios, S.L., interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia a los efectos de que se estime íntegramente la demanda formulada.
La parte demandante muestra su disconformidad con la decisión de desestimar la pretensión indemnizatoria y la no condena en costas a las demandadas, en base a una valoración errónea del conjunto de pruebas admitidas y practicadas en autos, de las que resulta probado la existencia de un perjuicio para la actora a consecuencia de la infracción marcaria.
La prueba documental consistente en el contrato de licencia de uso de marca suscrito el 20 de marzo de 2018 con Segitrans, S.L., y la resolución unilateral del mencionado contrato de licencia de uso de marca de 18 de marzo de 2019 como consecuencia de la infracción marcaria, así como la prueba testifical de D. Anton
, representante legal de la cesionaria del contrato de licencia de uso de la marca infringida, acreditan que se ha irrogado perjuicio a la demandante, que de no haber resulto el contrato de licencia de uso de marca habría percibido un precio de 2.400 euros anuales. Añade que la demandada, desde la adquisición de la marca, puso en marcha una nueva línea de negocio consistente en la creación de un instrumento on-line de oferta de servicios de almacenamiento y transporte multimodal de mercancías por carretera, creando infraestructura material y personal, así como web-site de presentación y oferta de servicios como se recoge en un acta notarial de 9 de agosto de 2019.
Alega también una equivocación de la Magistrada a quo al aplicar al caso examinado la doctrina legal y jurisprudencial, con cita en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 516/2019 de 3 de octubre, que se remite a la jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio señalada por Sentencia del Tribunal Supremo 351/2011 de 31 de mayo y a la anterior 692/2008 de 17 de julio, y que estiman procedente el pago de una indemnización ex re ipsa, es decir, sin necesidad de prueba, por lo que la utilización ilícita de la marca por las demandadas en sus camiones es una de esas situaciones de hecho o supuesto en los que "la cosa habla por sí misma".
-
- Las demandadas Bildutruck, S.L., y Bildutruck Madrid, S.L., se oponen al recurso de apelación formulado de contrario.
Sostienen la inexistencia de perjuicio por falta de acreditación, puesto que en la celebración de la audiencia previa, la parte demandante afirmó que ese contrato de cesión de licencia no servía de fundamento para la acreditación del perjuicio, sino que se limita a reclamar el 1% previsto en el art. 43.5 la Ley de Marcas, siendo de aplicación la reciente jurisprudencia representa por la STS 516/2020 de 3 de octubre de 2019, en la que la regla contenida en el art. 43.5 de la Ley de Marcas exige como presupuesto previo la existencia del perjuicio, ya que la ratio de esa norma es facilitar la cuantificación de la indemnización y no establecer una suerte de sanción por infracción.
-
- Pero también las demandadas Bildutruck, S.L., y Bildutruck Madrid, S.L., han impugnado la sentencia de instancia, a los efectos de que se revoque la misma, decretando la desestimación íntegra de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora.
Alega error en la valoración de la prueba en cuanto a la existencia de abuso de derecho, ejercicio antisocial del derecho y mala fe, con infracción del art. 7.2 del Código Civil e incongruencia omisiva.
La demanda no es más que el fruto de una trama urdida por la mercantil demandante (Tecnodac Instalaciones y Servicios, S.L., cuya administradora única es Dña. Esperanza, que adquirió la marca de la empresa Suma Asesoramiento y Gertion, S.L., cuyo socios y administradores solidarios fueron D. Borja y su esposa Dña. Esperanza, quienes mantiene relación de amistad de muchos años con el Sr. Anton y su ex mujer), en connivencia con D. Anton, fundador de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba