STS 561/2019, 23 de Octubre de 2019

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Javier Roldán García, en nombre y representación de la entidad Schweppes S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia, contra la entidad Alcodis Bebidas y Licores S.L., para que dictase sentencia:

   "por la que se estime la demanda:

   "I. Declarando:

   "1) Que Schweppes S.A., como licenciatario exclusivo inscrito de las marcas españolas número 171.232 y 2.907.078, ostenta frente a Alcodis Bebida y Licores S.L. unos derechos de propiedad industrial exclusivo y preferentes sobre la marca Schweppes(r) , la cual ha alcanzado el estatus de notoria y renombrada en España.

   "2) Que la importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización por parte de Alcodis Bebidas y Licores S.L., en España de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes(r), los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes S.A. o un tercero autorizado, supone una infracción del derecho exclusivo de la marca.

   "3) Que como consecuencia de lo anterior, Alcodis Bebidas y Licores S.L., viene obligada a indemnizar a la actora.

   "II. Condenando a la entidad Alcodis Bebidas y Licores, S.L.:

   "1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

   "2) A cesar de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes(r), los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes, S.A. o un tercero autorizado.

   "3) A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación sobre la marca Schweppes(r).

   "4) A la indemnización a la actora de los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM, fijándose el canon de entrada en la cantidad de 40.000 euros, y el royalty variable en el 10% de la cifra total de negocio obtenida por la demandada mediante la comercialización de los productos infractores, todo ello salvo mejor criterio de S.S.ª.

   "5) A la indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la sentencia condenatoria hasta la cesación efectiva de la violación, al amparo del artículo 44 LM.

   "6) A abonar las costas de este procedimiento".

2. La procuradora Estrella C. Vilas Loredo, en representación de la entidad Alcodis Bebidas y Licores S.L., contestó a la demanda pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que: 1. Se desestime íntegramente la demanda presentada de adverso en todos sus extremos.

   "2. Se impongan al demandante las costas causadas, en virtud del principio objetivo de vencimiento".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia dictó sentencia con fecha 27 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Que debo acordar y acuerdo desestimar la demanda formulada por la mercantil Schweppes S.A. contra la mercantil Alcodis Bebidas y Licores S.L., todo ello con imposición de costas a la parte actora".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Schweppes S.A.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, mediante sentencia de 28 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Schweppes S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia de fecha 27/04/16 en proceso ordinario 1144/2014, revocamos en parte dicha resolución y con estimación parcial de la demanda acordamos;

"1º) Que la importación y/o distribución o comercialización por parte de Alcodis Bebidas y Licores SL en España de los productos identificados con la marca "schweppes", no fabricados por la mercantil Schweppes SA o un tercero autorizado por esta, implica una infracción de los derechos exclusivos de la marca.

"2º) Se condena a la demandada a cesar en toda importación y comercialización en España de los productos identificados con la marca "schweppes" no fabricados por la mercantil Schweppes SA o autorizado por un tercero.

"3º) Se condena a la demandada a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario en que se incorpore la marca "Schweppes".

"4º) Se desestiman el resto de pretensiones de la demanda.

"5º) No se hace pronunciamiento de las costas procesales causadas en la instancia y en la alzada, acordándose la devolución del depósito constituido para recurrir".

Interposición y tramitación de los recursos de casación.

1. El procurador Javier Roldán García, en nombre y representación de la entidad Schweppes S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Se alega la infracción de los arts. 42.2, 43.2, 45.2 y 43.5 LM y art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual".

2. La procuradora Estrella Caridad Vilas Loredo, en representación de la entidad Alcodis Bebidas y Licores S.L., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Infracción del art. 36 LM en relación con los arts. 30 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

3. Por diligencia de ordenación de 12 de abril de 2017, la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª, tuvo por interpuestos los recursos de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

4. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Schweppes S.A., representada por la procuradora Fuencisla Gozalo Sanmillán y la entidad Alcodis Bebidas y Licores S.L., representada por el procurador Guillermo García San Miguel Hoover.

5. Esta sala dictó auto de fecha 8 de mayo de 2019, con la siguiente parte dispositiva:

   "1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por Schweppes, S.A. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 28 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, en el recurso de apelación 2295/2016 dimanante de los autos de juicio ordinario 1144/2014 seguidos ante el Juzgado Mercantil n.º 2 de Valencia.

   "[...]

   "3º) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Alcodis Bebidas y Licores S.L., contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 28 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, en el recurso de apelación 2295/2016 dimanante de los autos de juicio ordinario 1144/2014 seguidos ante el Juzgado Mercantil n.º 2 de Valencia. Con imposición costas al recurrente, que perderá el depósito constituido".

6. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Alcodis Bebidas y Licores S.L., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

7. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 10 de octubre de 2019, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   Schweppes International Limited es titular, entre otras, de dos marcas españolas, la núm. 171.232 (meramente denominativa Schweppes), concedida el 26 de febrero de 1948, y la núm. 2.907.078 (mixta con la denominación Schweppes), concedida el 26 de abril de 2010.

   Schweppes, S.A., entidad integrada en el grupo Schweppes, es licenciataria de estas dos marcas.

   En el año 1999, tras una intervención de las autoridades europeas de competencia, para evitar la potencial posición de dominio, el titular originario de la marca Schweppes (Cadbury Schweppes) alcanzó un acuerdo con Coca Cola Enterprises Ltd (en adelante, Coca Cola), por el cual se produjo una fragmentación de la marca "Schweppes", pues a partir de entonces concurrieron el Grupo Schweppes y el Grupo Coca Cola como titulares de la marca schweppes en diversos estados miembros del Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE).

   En concreto, en el Reino Unido, Coca Cola produce y comercializa tónica con la marca Schweppes, estando legitimada para ello. En ese mercado, la entidad Alcodis Bebidas y Licores, S.L. (en adelante, Alcodis) ha adquirido botellines de tónica Schweppes de Coca Cola Enterprises Ltd para comercializarlas después en España.

   El 6 de marzo de 2014, Schweppes, S.A. requirió a Alcodis para que dejara de comercializar esas bebidas con las marcas Schweppes porque estaba infringiendo los derechos que como licenciataria le correspondían sobre las reseñadas marcas nacionales. Alcodis atendió a este requerimiento, y la última factura de comercialización de estos productos es de 2 de mayo de 2014.

2. Más tarde, Schweppes S.A. interpuso una demanda contra Alcodis por infracción de estas dos marcas nacionales (núms. 171.232 y la 2.907.078) y ejercitó las acciones declarativas de la infracción, cesación, destrucción, remoción e indemnización de daños y perjuicios.

3. La sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda, al entender que la demandada había adquirido los botellines de tónica con la marca Schweppes de un distribuidor oficial dentro del EEE y, por lo tanto, apreció el agotamiento de los derechos de marca.

4. La sentencia de primera instancia ha sido recurrida en apelación y la Audiencia ha estimado en parte el recurso. Primero aprecia que no había existido agotamiento de marca, con el siguiente razonamiento:

   "Para determinar la existencia del agotamiento de la marca, ex artículo 36-1 de la Ley de Marcas y por ende de la enervación (al constituir un límite a las facultades del titular marcario) del derecho del titular de la marca (trasladado al licenciatario) al ius prohibiendi, debe concurrir una primera comercialización efectiva del producto con la marca (elemento objetivo) en territorio del Espacio Económico Europeo -EEE-, (elemento territorial) por dicho titular o por un tercero con consentimiento del titular (elemento subjetivo); situación - de producirse- que impide a aquel titular prohibir que tal producto ya comercializado, se introduzca por un tercero en el estado donde rige el principio de territorialidad de la marca. El cumplimiento de esos requisitos conlleva a que el titular marcario transmite la propiedad de tal producto marcado puesto en efectivo comercio y pierde, como se ha expuesto, el control en su posterior comercialización.

   "Trasladadas tales exigencias al caso concreto de entrada es claro que el titular de las marcas nacionales (al igual que la demandante licenciataria) que sustentan la causa de pedir, no consta haya dado consentimiento alguno a la comercialización de los botellines de tónica de marca schweppes en Reino Unido, ni - conforme al contenido de los autos- presenta vinculación societaria alguna con quien en Gran Bretaña fabrica y comercializa tal producto. Tampoco consta relación negocial alguna entre dichas sociedades y, por ende, no tiene aquella (titular de la marca nacional), control alguno sobre la fabricación y comercialización del producto con marca que se efectúa en Reino Unido, amén de no constar relación o dependencia económica entre esos dos grupos societarios. Por consiguiente, en esa tesitura, no concurre en el presente caso el requisito subjetivo expuesto supra referente al consentimiento que elimina el agotamiento marcario.

   "(...) el contenido de autos nos muestra que Alcodis Bebidas y Licores SL adquiere los botellines schweppes de una sociedad independiente del titular de la marca schweppes en España; que tales botellines son fabricados y comercializados en el Reino Unido, (lugar diverso al que fabrica y comercializa el grupo societario de la demandante), sin intervención o posibilidad de control alguno por Schweppes International Limited y tiene, por ende, un origen empresarial diverso, circunstancias que excluyen, ex artículo 36-1 de la Ley de Marcas , el agotamiento marcario".

   Después aprecia que la demandada había infringido las marcas nacionales de las que es licenciataria la demandante y estima las acciones declarativa de infracción, cesación, remoción y destrucción. Pero desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios.

   La demandante pedía una indemnización al amparo del art. 43.2.b) LM, la condena de la demandada al pago de una regalía hipotética que incluía un canon de entrada de 400.000 euros y un royalty variable, fijado en un porcentaje sobre la facturación.

   La Audiencia desestima esta petición por dos razones. La primera, porque resulta de aplicación el art. 42.2 LM y la demandada, tras recibir el requerimiento de la demandante, cesó en la comercialización de los productos infractores de las marcas. Y salva la objeción de que estas marcas son notorias y por lo tanto no opera esta excepción, con el siguiente razonamiento:

   "Resulta inconteste el carácter notorio de la marca schweppes, pero no puede obviarse que tal carácter o cualidad marcaria concurre tanto en el titular de la marca nacional como de la marca en Reino Unido y que la demandante requirió a Alcodis SL por misiva de 6/5/2014 instando a no comercializar el producto por vulneración de los derechos de propiedad industrial y que cesará en tal actividad (en cambio, advertimos de su contenido, no peticionó daños y perjuicios). La última facturación de comercialización de ese producto por Alcodis SL es de 2/5/2014 (conforme a la documentación obtenida por Diligencias Preliminares, doc. 19), es decir, que tras tal correspondencia admonitoria, cesó en la comercialización de botellas schweppes importadas desde Reino Unido y además se acordó como medida cautelar ese cese comercial desde julio de 2014 y la demanda se presenta en septiembre de 2014.

   "Sobre igual clase de acción con idéntica causa de pedir por la parte de la misma entidad demandante, esta Sala, ya ha resuelto en la sentencia de 17 junio 2016 (R.1659/2016) la denegación de tal acción indemnizatoria en los términos solicitados y al igual que motivamos en esa sentencia, tenemos muy en consideración y como dato muy relevante y singular, que la demandada importa un producto con marca fabricado lícitamente en un estado miembro de la Unión Europea, comercializado en tal país de forma licita y que, por lo expuesto, advertido por el titular de la marca nacional, dejó de comercializar el mismo, no concurriendo por tanto la obligación indemnizatoria. Entendemos que aun siendo notoria (también en el estado de importación) la demandada no tiene el deber de saber todo el devenir negocial que llevó a la fragmentación de la marca y las vicisitudes que puedan existir entre los diversos titulares de la misma marca según espacios territoriales, cuando compra un producto con marca notoria que legalmente está introducido lícitamente en el mercado único europeo y que, en principio, está amparada por el libre tránsito de mercancía. Difícilmente puede catalogarse, al menos no se ha demostrado, que en el comportamiento de la demandada concurra una culpa o negligencia y no estamos en el caso de una utilización de un signo igual a la marca notoria, sino del producto con la marca adquirido de quien está legitimado en el Reino Unido para su comercialización".

   La segunda razón por la que desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios es que se ha optado por la regalía hipotética y, en cuanto al canon de entrada, no se ha acreditado su cuantificación, pues la demandante simplemente cita una sentencia de la Audiencia de Madrid que así lo estableció en otro asunto. Y, respecto del royalty, añade:

   "Igualmente, no resulta amparable, que además de tal canon de entrada se peticione y exija un royaltie, según volumen de facturación, pues el contenido del precepto - artículo 43- 2 b) de la Ley de Marcas-, habla de "concesión por licencia" y es este solamente el que engrosa tal concepto tal como refiere la sentencia del alto Tribunal expuesto supra".

5. La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandante (Schweppes S.A.), y por la parte demandada (Alcodis). El recurso de la demandante ha sido admitido, mientras que el de la demandada ha resultado inadmitido.

Recurso de casación de Schweppes, S.A.

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción de los arts. 42.2, 43.2.b), 45.2 y 43.5 LM, así como del art. 13 de la Directiva 2004/48/CE. También denuncia la infracción de la jurisprudencia sobre la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de derechos de exclusiva, y en particular cuando el titular ha optado por reclamar la regalía hipotética.

   En el desarrollo del motivo se argumenta que conforme a "la doctrina de los daños ex re ipsa (...) la realización de una infracción de derechos exclusivos implica necesariamente la producción de daños y perjuicios, sin necesidad por lo tanto (de) que los mismos queden acreditados, pues la falta de abono del importe de la licencia para la comercialización lícita de los productos implica una mejora patrimonial sin causa". E insiste en que "para la condena al pago de la indemnización por el criterio de la regalía hipotética, no es necesario probar que el titular del derecho ha sufrido efectivamente daños". Por lo que, después de invocar la sentencia de esta sala de 19 de febrero de 2016, concluye "que si el titular de la marca infringida ha optado por el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética procederá automáticamente la condena al pago de una indemnización".

   Subsidiariamente, se denuncia que "la sentencia recurrida también ha infringido la doctrina jurisprudencial (...) relativa a la interpretación y aplicación del art. 43.5 LM, toda vez que ni siquiera ha condenado a Alcodis a pagar, en concepto de indemnización, el mínimo legal del 1% de la cifra de negocio realizada con los productos infractores, criterio elegido de forma supletoria y alternativa por Schweppes en su demanda (y al que en ningún momento Schweppes ha renunciado)".

   Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. Conviene advertir que la sentencia recurrida deniega la procedencia de la indemnización reclamada por dos razones. La segunda de las cuales constituye un argumento adicional, a mayor abundamiento.

   En síntesis, la primera razón es que resulta procedente la aplicación del art. 42.2 LM, que supedita la condena a la indemnización de daños y perjuicios a que el titular de la marca hubiera requerido previamente al infractor y, por lo tanto, a que a pesar de este requerimiento el demandado hubiera seguido con la conducta infractora.

   La segunda razón aportada por la Audiencia es que el demandante, que ha optado por la regalía hipotética, no ha desarrollado actividad probatoria alguna para justificar el importe del canon de entrada, sin que, además, sea procedente un royalty adicional en función del volumen de facturación.

3. El art. 42 LM, al regular lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios", distingue los casos de responsabilidad objetiva, del apartado 1, y los de responsabilidad subjetiva o por culpa en la infracción, del apartado 2.

   En los supuestos del apartado 1, la infracción de la marca y la causación de "daños y perjuicios" dan lugar al derecho a su indemnización, sin que sea preciso acreditar la culpa del infractor. Estos casos son aquellos en que la infracción de la marca se ha realizado mediante alguna de las conductas de las letras a) y f) del art. 34.3 LM (poner el signo en los productos o en su presentación y poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas y otros medios de identificación...), así como cuando se trata de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

   Está fuera de discusión que el comportamiento infractor (importar productos marcados con el signo y comercializarlos en España) no se encuadra en ninguna de las anteriores conductas, por lo que no resulta de aplicación el apartado 1, y sí el apartado 2.

   Conforme al apartado 2, en el resto de los casos ("todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada..."), la procedencia de la indemnización queda supeditada a que el infractor hubiera sido previamente requerido, por el titular de la marca o el legitimado para ejercitar la acción, para que cese en la conducta infractora, y no hubiera hecho caso a dicho requerimiento; o también a que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia, o la marca fuera notoria, pues en este último caso se presume la culpa.

4. Hemos de partir de los hechos acreditados en la instancia: la entidad demandada (Alcodis) fue requerida por la demandante (licenciataria de las marcas Schweppes) para que cesara en la conducta que se denunciaba como infractora, y atendió inmediatamente al requerimiento, pues cesó en la comercialización de los botellines de tónica identificados con las marcas de la demandante.

   La sentencia de apelación tampoco apreció que hubiera existido culpa o negligencia, ni que la consideración de marca notoria de Schweppes pudiera ser tenida en cuenta por las circunstancias en que se produjo la infracción: los botellines fueron adquiridos en Reino Unido, dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), de un distribuidor oficial que en aquel mercado estaba legitimado para el uso de la marca, lo que impedía sospechar que su introducción en el mercado español pudiera constituir una infracción marcaria. Dicho de otro modo, quienes habían provocado el fraccionamiento de la marca, eran quienes habían contribuido a generar la confusión respecto de la titularidad de las marcas y la legitimación para su uso en distintos países del EEE, lo que impide apreciar culpa o negligencia en la demandada al realizar la conducta que a la postre ha sido considerada infractora de las marcas españolas.

   El recurso de casación no impugna estas valoraciones jurídicas y esta sala advierte que constituyen una interpretación razonable del precepto legal.

5. El recurso se centra en otra cuestión distinta: en si debía apreciarse la existencia de daños y perjuicios por aplicación de la doctrina res ipsa loquitur [los hechos hablan por sí mismos]; y en si en los casos en que se opta por la indemnización a través de la regalía hipotética, no es necesario acreditar el daño y perjuicio sufrido. También, de forma subsidiaria, se plantea que, en todo caso, debía haberse aplicado la indemnización del art. 43.5 LM.

   Estas cuestiones, aunque guardan relación con la acción de indemnización de daños y perjuicios por infracción marcaria, no afectan a la primera razón de la desestimación de la pretensión indemnizatoria.

   Al margen de si se produjeron daños y perjuicios, y de su cuantificación, la pretensión indemnizatoria ha sido desestimada porque, en atención a la conducta infractora, era imprescindible que hubiera habido un previo requerimiento al infractor y que este lo hubiera desatendido, o que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia, y no se cumplen ninguno de estos presupuestos.

   Por consiguiente, la razón de la decisión de denegar la indemnización solicitada no guarda relación con la acreditación de los daños y perjuicios, ni la doctrina de los daños res ipsa loquitur.

6. Si por aplicación del art. 42.2 LM se deniega la pretensión indemnizatoria basada en la infracción de la marca, resulta irrelevante discutir sobre la acreditación del daño o perjuicio y su cuantificación. De ahí que no sea necesario en este momento entrar a juzgar si, en este caso, podía entenderse acreditado que la infracción necesariamente tuvo que ocasionar un "perjuicio" en sentido amplio al titular de la marca (o al licenciatario en exclusiva que explota los derechos de marca), por aplicación de la doctrina de los daños res ipsa loquitur. Se trata de una cuestión ahora irrelevante, una vez apreciada la procedencia de la exención de responsabilidad del art. 42.2 LM, que es un presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios.

   También es irrelevante, por la misma razón, la controversia sobre la segunda razón dada por la Audiencia, a mayor abundamiento, para justificar la improcedencia de la indemnización (la insuficiente acreditación del canon de entrada y la improcedencia de añadirle un royalty adicional en función del volumen de facturación). Así como la discusión sobre la aplicación del art. 43.5 LM. En ambos casos, al no cumplirse el presupuesto previo del art. 42 LM, se entiende correctamente denegada la pretensión indemnizatoria, sin necesidad de entrar a resolver las reseñadas controversias sobre la acreditación del daño y su cuantificación.

Costas

Desestimado el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas ocasionadas con su recurso ( art. 398.1 LEC).