SAP Barcelona 87/2022, 24 de Enero de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 87/2022 |
| Fecha | 24 Enero 2022 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120188000542
Recurso de apelación 783/2020 -3
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1373/2018
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Concepto: 0661000012078320
Parte recurrente/Solicitante: MAKEGI, S.L
Procurador/a: Ricard Simo Pascual
Abogado/a: Daniel Irigoyen Fujiwara
Parte recurrida: EGUILE MECHANICS SLU
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a: Pedro Learreta Olarra
Cuestiones. Marcas. Acción de infracción. Riesgo de confusión.
SENTENCIA núm 87/2022
Composición del Tribunal:
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
MANUEL DIAZ MUYOR
MARTA CERVERA MARTINEZ
En Barcelona, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
APELANTE: MAKEGI, S.L.
APELADA: EGUILE MECANICHS, S.L.
- Resolución recurrida: sentencia
- Fecha: 6 de febrero de 2020
- DEMANDANTE: MAKEGI, S.L.
- DEMANDADA: EGUILE MECHANICS, S.L.
La parte dispositiva de la sentencia recurrida dice literalmente " Desestimo en su totalidad las pretensiones materiales deducidas en la demanda interpuesta por la sociedad de capital MAKEGI, S.L., y en consecuencia:
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Ha lugar a absolver a la sociedad de capital EGUILE MECHANICS, S.L.U. de cuantos pedimentos se habían deducido en su contra en este juicio.
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Ha lugar a condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales de la primera instancia de este juicio.".
Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora, del que se dio traslado a la demandada, que presentó escrito de oposición al mismo. Tras dicho trámite, se elevaron las actuaciones ante esta superioridad, que señaló como fecha para su deliberación y fallo el día 21 de enero de 2021.
Es ponente el magistrado Manuel Díaz Muyor .
Acciones ejercitadas.
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MAKEGI S.L. se dedica desde hace más de 25 años en el sector de la industria mecanizada a la distribución, venta y reparación de la "máquina- herramienta" de precisión y es titular de las marcas siguientes:
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Marca nacional M2972645 de tipo denominativa "ZEATZ" y b) Marca nacional M3032538 de tipo mixta denominativa y gráfica ZEATZ, registradas para las clases 7 (máquinas herramientas y herramientas mecánicas) y 8 (herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente).
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La actora ejercita en el presente procedimiento una acción de infracción respecto de la marca ZEHATZ contra la demandada, por haberse utilizado para ofertar, promocionar y comercializar sus productos y servicios de maquinaria- herramienta y troquelería bajo el mencionado signo.
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También se ejercita una acción de cesación sobre el uso del signo ZEHATZ para la distinción e identificación de sus productos y la abstención hacerlo en un futuro, así como la retirada del mercado, a su costa de los productos, envoltorios, publicidad, folletos, catálogos y cualquier otra clase de información en las que se utilice dicho signo.
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También se solicita la publicación de la sentencia, la petición de cambio de denominación social y la condena a satisfacer en concepto de indemnización por la infracción marcaria, el pago del 1% de la cifra de facturación de la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.5 de la vigente ley de Marcas.
Hechos relevantes.
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Como ya hemos dicho, MAKEGI S.L. es titular de las marcas siguientes:
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Marca nacional M2972645 de tipo denominativa ZEATZ
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Marca nacional M3032538 de tipo mixta denominativa y gráfica ZEATZ.
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También ostenta las correlativas marcas de la Unión Europea, denominativa y gráfica, respectivamente, ZEATZ nº 2383016 y 2749158. En ambos casos, están registradas para las clases 7 y 8, siendo la clase 7 la que comprende " máquina y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamiento y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos." y la clase 8 la que comprende : "herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar".
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La actora afirma ser conocida por su marca ZEATZ en productos como tornos, fresadoras, mandriladoras, rectificadoras, mesas giratorias verticales, horizontales lineales, hidrostáticas y en especial platos divisores de alta precisión.
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La demandada se dirige inicialmente frente a la empresa ZEHATZ, S.L., que sin perjuicio de lo que se dirá, está especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones y productos para el sector del envase metálico y la troquelería de alta precisión.
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La actora afirma que esta empresa viene haciendo uso en el mercado de sus marcas nacionales para ofrecer y comercializar sus productos y servicios sobre máquina herramienta, así como en su web, www.egile.es, y del signo
así como la expresión "ZEHATZ" en diversas máquinas que comercializa.
En concreto, los usos infractores que se imputa a la demandada son el uso del nombre de dominio www.zehatz.es y el ofrecimiento y comercialización de máquinas herramientas de alta precisión, la comercialización de productos en los que aparece la palabra ZEAHTZ y las presentaciones públicas de los mismos.
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La demandada forma parte del grupo EGILE, cuya matriz es EGILE CORPORATION XXI S.L. y todas ellas están domiciliadas en el Polígono Industrial Plaza s/n, Mendaro, 20-Gipuzkoa. La pertenencia al grupo EGILE tuvo lugar con la extinción de la sociedad demandada "ZEHATZ, S.L.", de modo que todas las actividades que originariamente desarrollaba fueron asumidas por una sociedad de nueva constitución, la mercantil "EGILE MECHANICS, S.L.U.", que absorbió a la demandada y la sucedió a título universal en todos sus derechos y obligaciones, operación por la que se otorgó escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada en fecha 30 de noviembre de 2018 ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, D. Juan Luis Prieto Rubio (bajo el número 1.457 de su Protocolo).
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En esta operación EGILE CORPORATION XXI, S.L. fue la sociedad absorbente y las sociedades DESARROLLOS MECÁNICOS DE PRECISIÓN, S.L. y ZEHATZ, S.L., que fueron las sociedades absorbidas. Además, se produjo la escisión parcial respecto de EGILE CORPORATION XXI, S.L.U. por segregación de una rama de actividad, mediante la constitución de una nueva sociedad, EGILE MECHANICS, S.L.U.
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La matriz del grupo EGILE, del que forma parte la demandada, EGILE CORPORATION XXI S.L solicitó ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea- Sede de la Marca de la Unión Europea (EUIPO) de la marca comunitaria ZEHATZ para la clase 7 (también para las clases 6 y 40) siendo objeto de oposición por la demandante, respecto de la clase 7, por un posible riesgo de confusión en el mercado de la mecanización industrial, entre los productos de ambas partes, dado que los signos confrontados (ZEATZ y ZEHATZ) son fonéticamente idénticos. Esta petición se resolvió en fecha 30 de agosto de 2018, acordando denegar la concesión de marca, por estimar el citado riesgo de confusión.
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Esta resolución de la EUIPO acordó denegar la marca solicitada por "EGILE CORPORATION XXI, S.L." para los productos impugnados (clase 7), concediéndose, en cambio, para los demás productos y servicios incluidos en la solicitud (clases 6 y 40), si bien dicha resolución no es firme, por existir impugnación de la demandada cuyo resultado no nos consta.
Sentencia recurrida y alegaciones de las partes en esta instancia.
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La sentencia de instancia desestima la demanda por considerar que no concurre identidad aplicativa entre los productos y servicios de los litigantes, que no coinciden ambos en la misma actividad empresarial y son empleados para desarrollar procesos diferentes dentro del sector del mecanizado, en los que ni siquiera elaboran productos que puedan calificarse de complementarios o accesorios.
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También rechaza el Juzgador de instancia que exista semejanza o identidad entre los signos, tanto desde un punto de vista gráfico o figurativo, como en su elemento fonético, que solo se daría en algunos casos. Añade además que ZEHATZ no desempeña una función esencial de marca al no insertarse en piezas de mecanizado ofertadas de forma general a sus clientes, y solo aparece en piezas por encargo, de manera instrumental o accesoria junto a los códigos de referencia y la orden de fabricación, para seguimiento y trazabilidad de sus productos.
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Finalmente considera la sentencia recurrida, que los clientes y sector de la mecanización en que trabajan, respectivamente, los litigantes son distintos, ya que se trata de clientes altamente especializados y de carácter profesional, no siendo empresas competidoras, por lo que concluye no existe un riesgo de confusión.
Alegaciones de la parte recurrente
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La parte actora recurre alegando en primer lugar incongruencia de la sentencia, ya que, en el juicio del riesgo de confusión, compara la marca clase 7 de MAKEGI con la marca, también nacional nº 2032034 de la demandada, comparación que no ha sido planteada ni debatida por ninguna de las partes ni los usos infractores se refieren a ese signo, salvo en lo relativo a la palabra ZEHATZ.
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Niega haber hecho valer prioridad registral alguna, por ser irrelevante en el presente litigio, al circunscribirse la infracción de la marca ZEATZ la actora al...
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SJMer nº 13 184/2022, 10 de Mayo de 2022, de Madrid
...legislación a la jurisprudencia comunitaria antes citada. Tal es la conclusión que también alcanza la reciente sentencia de la AP de Barcelona, sección 15, de 24 de enero de 2022 (ROJ: SAP B 733/2022), la cual, en aplicación del actual art. 34.1 letra d LM, concluye lo "2. La denominación s......