STS 158/2021, 22 de Marzo de 2021

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Celia López Ariza, en nombre y representación de Teodosio y Carlos Daniel, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid, contra la entidad Clarke Modet y Compañía S.L., para que dictase sentencia por la que:

   "se condene a la entidad demandada a abonar a los demandantes:

   "a) Nulidad de pleno derecho de la marca figurativa inscrita por la demanda (sic) ante la Oficina Española de Patentes, e inscripción de la misma a nombre de los demandantes y a costa de la entidad demanda (sic).

   "b) El importe resultante de considerar el 10% de la facturación total de la mercantil demandada durante el periodo comprendido entre el año 1993 y hasta el año 2005 inclusive.

   "c) A suspender cualquier tipo de uso o explotación comercial o publicitaria de la obra artística y marca comercial de mérito, tanto internamente como a nivel nacional o internacional por parte de la demandada.

   "d) Que la demanda (sic) proceda a transferir a favor de mis representados cualquier registro, inscripción o permiso oficial que la demandada haya efectuado, en la Comunidad Europea o en cualquier otro país, en el que se incluya la obra y marca comercial de mis representados o cualquiera otra que la imite, deforme, mutile o adicione de otros elementos, renunciando a cualquier derecho que por el uso no autorizado de la misma hayan efectuado la demandada y a su costa realizar la inscripción correspondiente ante las autoridades competentes de cada país u organismo.

   "e) El importe de quinientos mil euros (500.000 €) en concepto de daños morales.

   "f) Efectuar a costa de la demandada la publicación en los directorios mencionados en el Hecho Noveno de un reconocimiento público de la autoría y propiedad exclusiva de mis representados sobre su obra artística y marca comercial CM.

   "g) Se condene a la demandada a publicar a su costa la totalidad de la sentencia estimatoria de las pretensiones de la actora en al menos dos diarios de tirada nacional conforme al artículo 138 LPI.

   "Todo ello con la imposición de las costas del pleito a la parte demandante".

2. La procuradora María Isabel Campillo García, en representación de la entidad Clarke Modet y Compañía S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "íntegramente desestimatoria de la demanda interpuesta de contrario, con imposición de costas a los demandantes".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de enero de 2014 cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda, y en su virtud dictar los siguientes pronunciamientos:

   "Primero.- Declarar la nulidad de las marcas nacionales números 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 en todas sus clases.

   "Segundo.- Condenar a Clarke, Modet y Compañía S.L. a publicar el siguiente texto: "Por sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid de 9.1.2014 se ha reconocido en España la autoría de D. Carlos Daniel y de D. Teodosio sobre el monograma "CM" registrado en el Instituto de Derecho de Autor de México, declarándose en consecuencia la nulidad de las marcas españolas números 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 (sic) registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre Clarke, Modet y Compañía, S.L."; en dos diarios de los de mayor difusión en España, con letra de tamaño 10 o superior.

   "Tercero.- Absolver a Clarke, Modet y Compañía, S.L. de los demás pedimentos deducidos en su contra.

   "Cuarto.- No ha lugar a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Teodosio y Carlos Daniel. La representación de la entidad Clarke Modet y Compañía S.L. formuló impugnación.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante sentencia de 2 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: La Sala acuerda:

"1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Carlos Daniel y D. Teodosio contra la sentencia dictada el 9 de enero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid en los autos de juicio ordinario 616/2010.

"2.- Estimar parcialmente la impugnación formulada por Clarke, Modet y Compañía, S.L. contra la meritada sentencia.

"3.- En consecuencia:

"3.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento segundo de la sentencia recurrida, por la que se condena a Clarke, Modet y Compañía, S.L. a publicar el texto que allí se indica.

"3.2.- Confirmar los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada.

"4.- Condenar a D. Carlos Daniel y D. Teodosio al pago de las costas originadas por su recurso.

"5.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas derivadas de la impugnación formulada por Clarke, Modet y Compañía, S.L.

"De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder judicial, procédase a devolver a Clarke, Modet y Compañía, S.L. el depósito realizado para recurrir".

Tramitación e interposición de los recursos de casación y del recurso extraordinario por infracción procesal

1. El procurador José Antonio Sandín Fernández, en representación de Teodosio y Carlos Daniel interpuso recurso de casación ante la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   "1.º) Interés casacional ( artículo 177.2.3º de la LEC) por vulneración del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, estimación parcial del recurso de apelación de Clarke y Modet, en virtud del cual se deja sin efecto la obligación de publicación de la sentencia primera instancia a costa de la entidad demandada.

   "2.º) Interés casacional ( artículo 177.2.3º de la LEC) por vulneración del artículo 140.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sobre la reclamación de daños morales: imperiosa necesidad de estimar la procedencia de los mismos".

   "3.º) Interés casacional ( artículo 177.2.3º de la LEC) por vulneración del artículo 140.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, imperiosa necesidad de estimación de la indemnización de daños y perjuicios por aplicación del criterio de la "licencia o regalía hipotética"".

2. La procuradora María Isabel Campillo García, en representación de la entidad Clarke Modet y Compañía S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Se formula al amparo del artículo 469.1, apartado 2º, LEC, por vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia que se concretan en la interdicción de la incongruencia, en particular el artículo 218 LEC, en relación con el artículo 465.5 LEC, por haber resuelto la sentencia de instancia extremos que no fueron planteados en el recurso de apelación, incurriendo de este modo en infracción de la prohibición de reformatio in peius y de los principios tantum devolutum quantum apellatum y de justicia rogada, todo ello al declarar la sentencia recurrida que el dibujo de los demandantes es original con arreglo al Derecho español".

   "2.º) Se formula al amparo del artículo 469.1, apartado 4º, LEC, por patente error en el que incurre la sentencia de instancia al entender que (i) no existió una autorización de los demandantes, hoy recurridos, a Clarke Modet y Compañía, S.L. para el registro de las marcas nacionales número 1.795.012, 1.795.013 y 1.795.014 objeto de la litis, y (ii) no ha existido buena fe de Clarke Modet y Compañía, S.L. en el momento de solicitud de registro de dichas marcas".

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   "1.º) Se formula al amparo del artículo 477.2, apartado 3º, LEC, por infracción del artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en la interpretación dada por las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992, (pieza de joyería); 542/2004, de 24 de junio, (juego de la rifa); 214/2011, de 5 de abril, (obra fotográfica); 64/2017, de 2 de febrero, (catálogo de bricolaje), y 253/2017, de 26 de abril, ( obra de arquitectura), en relación con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C-5/08, (artículos de periódico); de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C-429/08, (partidos de fútbol), y de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, (retrato fotográfico de una persona), infracción en la que incurre el tribunal de instancia al considerar que el dibujo creado por los demandantes, hoy recurridos, es una obra protegida por el derecho de autor.

   "2.º) Se formula al amparo del artículo 477.2, apartado 3º, LEC, por infracción del Derecho mexicano aplicable para decidir sobre la originalidad del dibujo de los demandantes, infracción en la que incurre el Tribunal de Instancia al considerar que el dibujo creado por los demandantes, hoy recurridos, es una obra protegida por el derecho de autor según el Derecho mexicano.

   "3.º) Se formula al amparo del artículo 477.2, apartado 3º, LEC, por infracción de los artículos 1969 del Código Civil y 140.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en la interpretación dada por la Sala, en particular en su sentencia de 19 de abril de 2007, (gato Pumby), en relación con el artículo 327 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido ratificado por la Ley de 16 de septiembre de 1931".

   "4.º) Al amparo del artículo 477.2, apartado 3º, LEC, por infracción del artículo 48.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la interpretación dada por las sentencias del Tribunal Supremo 768/2000, de 21 de julio; 462/2009, de 30 de junio; 414/2011, de 22 de junio; 988/2011, de 13 de enero de 2012, y 181/2015, de 10 de abril, precepto infringido por la sentencia de instancia al declarar imprescriptible la acción de nulidad de las marcas nacionales 1.795.012, 1.795.013 y 1.795.014 como consecuencia de que Clarke Modet y Compañía, S.L. actuó de mala fe al solicitar su registro".

2. Por diligencia de ordenación de 11 de diciembre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) tuvo por interpuestos los recursos de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente y recurrida Teodosio y Carlos Daniel representados por el procurador José Antonio Sandín Fernández; y como parte recurrente y recurrida la entidad Clarke Modet y Compañía S.L. representada por la procuradora María Isabel Campillo García.

4. Esta sala dictó auto de fecha 2 de diciembre de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "1.º) Admitir los motivos primero y tercero del recurso de casación interpuesto por parte de la representación procesal de Clarke Modet y Compañía S.L. contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid.

   "2.º) Inadmitir los motivos segundo y cuarto del recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Clarke Modet y Compañía S.L. contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid.

   "3.º) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Carlos Daniel y D. Teodosio contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid, con imposición de las costas, y pérdida del depósito constituido.

   "4.º) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso interpuesto. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.

   "De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

5. Dado traslado, la representación procesal de Teodosio y Carlos Daniel presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 10 de marzo de 2021, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   Clarke Modet y Compañía de México, S.A. es una sociedad filial de la compañía española Clark Modet y Compañía, S.L. Su objeto social es la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

   Carlos Daniel y Teodosio fueron socios y directivos de Clarke Modet y Compañía de México, S.A. desde 1976 hasta 1999.

   En 1983, Carlos Daniel y Teodosio idearon un dibujo que sirviera de logotipo, un monograma con las iniciales de Clark y Modet, que además registraron a su nombre en el registro de la obra artística de México:

   Este dibujo empezó a ser usado por la compañía mexicana, fundamentalmente en su documentación, como un signo distintivo. Primero sin autorización expresa de Carlos Daniel y Teodosio y luego, a partir de diciembre de 1995, al amparo de un contrato de licencia.

   Paralelamente, en 1993, la sociedad matriz española (Clark Modet y Compañía, S.L.) solicitó en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de tres marcas gráficas (núms. 1795012, 1795013 y 1795014), que consistían en este dibujo, para productos y servicios de las clases 16, 35 y 42.

2. Carlos Daniel y Teodosio, en la demanda contra Clark Modet y Compañía, S.L. que da inicio al presente procedimiento, comparecieron como autores del reseñado dibujo que constituía una obra de propiedad intelectual, y sobre esa base pidieron, primero, la nulidad de las marcas españolas núms. 1795012, 1795013 y 1795014. Y, después, los siguientes pronunciamientos de condena: una indemnización por infracción de ese derecho de propiedad intelectual consistente en el 10% de la facturación entre 1993 y 2005, periodo en que habrían sido empleadas esas marcas; la condena a cesar en el uso o explotación de ese dibujo; la transferencia de cualquier registro, inscripción o permiso oficial que la demandada hubiera efectuado en la que se incluyera esa obra; una indemnización por daño moral de 500.000 euros; la publicación en una serie de directorios del reconocimiento público de la autoría y propiedad exclusiva de los demandantes sobre esa obra y marca comercial; y la publicación a costa del demandado de la sentencia en, al menos, dos diarios de tirada nacional.

3. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Declaró la nulidad de las marcas españolas núms. 1795012, 1795013 y 1795014, porque infringían derechos prioritarios sobre el gráfico en que consistían, y acordó la publicación de la sentencia. Y desestimó el resto de las pretensiones.

4. La sentencia de primera instancia fue apelada por los demandantes e impugnada por la demandada.

   El recurso de apelación de los demandantes fue desestimado por la Audiencia. En este momento carecen de relevancia los motivos del recurso y las razones de su desestimación, pues los pronunciamientos afectados han quedado firmes, al haberse inadmitido el recurso de casación formulado por los demandantes.

   La impugnación de la demandada fue estimada en parte: la Audiencia tan sólo dejó sin efecto el pronunciamiento de condena a la publicación de la sentencia, y mantuvo el relativo a la nulidad de las tres marcas españolas núms. 1795012, 1795013 y 1795014.

5. Frente a la sentencia de apelación, los demandantes han formulado recurso de casación, que ha sido inadmitido. La demandada ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal que también ha sido inadmitido, y recurso de casación, sobre la base de cuatro motivos, de los que tan sólo se han admitido el primero y el tercero.

Recurso de casación

1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción del art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), aprobada por RDLeg 1/1996, de 12 de abril, de acuerdo con la interpretación dada por las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992; 542/2004, de 24 de junio; 214/2011, de 5 de abril; 64/2017, de 2 de febrero; 253/2017, de 26 de abril; en relación con las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 16 de julio de 2009 (Infopaq), 4 de octubre de 2011 (Football Association Premier League) y 1 de diciembre de 2011 (Painer). La infracción denunciada consiste en que la sentencia recurrida ha considerado que el dibujo creado por los demandantes es una obra protegida por el derecho de autor, cuando no concurren los requisitos legales previstos en el art. 10.1 LPI.

   En el desarrollo del motivo se razona que el dibujo de los demandantes no es original en el sentido del art. 10.1 LPI y, por lo tanto, no está protegido por el derecho de autor, por lo que el registro realizado por Clarke Modet y Compañía S.L. de las marcas núms. 1795012, 1795013 y 1795014 no infringe ningún derecho de propiedad intelectual de los autores.

   Según el recurrente, para que una pretendida creación artística pueda ser reconocida como una obra de propiedad intelectual, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que tenga altura creativa, de la que carece el dibujo de los demandantes.

   En relación con la doctrina del TJUE, el recurrente resalta que una creación está protegida por el derecho de autor sólo si es original; la originalidad consiste en que el objeto que aspira a la protección sea una creación intelectual de su autor; y la originalidad se manifiesta en las diversas opciones creativas que se ponen a disposición del autor para elaborar su obra, y que le permiten dejar su impronta personal en ella. Y el dibujo de los demandantes no cumple con estas exigencias.

   Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. El motivo debe desestimarse porque la norma que se denuncia infringida, el art. 10.1 LPI, no ha sido aplicada para reconocer a los demandantes el derecho de propiedad intelectual sobre el dibujo controvertido.

   Como advierte la parte recurrida en su escrito de oposición al recurso, la sentencia recurrida ha reconocido que el dibujo de los demandantes se encuentra protegido legalmente por la ley de propiedad intelectual mexicana.

   La sentencia de apelación asume la interpretación realizada por el juez de primera instancia, según la cual resultaba de aplicación el Convenio de propiedad literaria, artística y científica entre España y México de 1924, cuyo art. 1 reconoce que los autores de obras literarias, artísticas o científicas "de cualquiera de las dos naciones que aseguren con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los países contratantes, lo tendrán asegurado en el otro (...)". Y el art. 2 prescribe que "para determinar si una obra literaria, artística o científica, y queda, en consecuencia sujeta a los preceptos de este Convenio, regirá la ley de la parte contratante cuya legislación sea más favorable a los derechos de los autores, traductores y editores". El tribunal de instancia entiende que este Convenio de 1924 contiene una norma de conflicto en cuanto que la obra se puede asegurar cumpliendo los requisitos de la ley de origen y, además, es una norma de trato nacional. Y, por ello, entiende que para poder esgrimir el derecho de propiedad intelectual sobre el dibujo, como título que legitime las acciones ejercitadas en la demanda, había que determinar si, conforme al Derecho mexicano, los demandantes eran titulares del derecho de autor sobre el dibujo.

   Bajo esta premisa, la sentencia ahora recurrida en casación parte de que "no resulta controvertido que la cuestión relativa a si el dibujo concebido por los demandantes merece ser objeto de protección como obra de propiedad intelectual ha de ser examinado con arreglo al derecho mexicano". La Audiencia, a la vista de la justificación del derecho mexicano y su interpretación por los tribunales, en relación a los requisitos que una obra artística debe reunir para merecer su protección como propiedad intelectual, entiende que junto al requisito de la originalidad se requiere, como exigencia adicional, un "elemento estético o grado de aprecio", en cuanto que "debe generar sensaciones en quien lo aprecie". Y concluye que en este caso este elemento concurre en el dibujo de los demandantes.

   A la vista de lo anterior, resulta irrelevante la infracción denunciada, pues se refiere a una normativa que no se ha tenido en cuenta para atribuir los derechos de propiedad intelectual a los demandantes sobre su dibujo.

3. Formulación y desestimación del motivo tercero. El motivo denuncia la infracción de los arts. 1969 CC y 140.3 LPI (RDLeg 1/1996, de 12 de abril), en la interpretación dada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en particular en la sentencia de 19 de abril de 2007, en relación con el art. 327 del Estatuto de la Propiedad Intelectual de 26 de julio de 1929.

   En el comienzo del desarrollo del motivo, la recurrente justifica las razones por las que se formula, a pesar de que finalmente la acción de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la infracción del derecho de propiedad intelectual fue desestimada. La Audiencia, en la sentencia ahora recurrida, si bien apreció la prescripción de la acción de indemnización por daños morales, desestimó esta excepción en relación con los daños patrimoniales. Aunque finalmente esta pretensión indemnizatoria fue desestimada por razones de fondo.

   Clarke Modet y Compañía S.L. aclara que recurre la desestimación de la prescripción de esta acción de indemnización, para el caso en que los demandantes recurran el pronunciamiento que desestima la pretensión indemnizatoria y el tribunal no entienda que la demandada ha consentido con la desestimación de la excepción de prescripción. Y añade.

   "Tal es la razón por la que se formula el presente motivo casacional, que únicamente deberá ser examinado por la Sala, como es lógico, si la parte contraria formulara recurso de casación en el que, partiendo de que la acción indemnizatoria no está prescrita, solicitara el reconocimiento de la indemnización, tanto por daños morales como patrimoniales, que le ha sido negado en ambos casos".

   En la medida en que no se ha cumplido este presupuesto, porque el recurso de casación de los demandantes ha sido inadmitido, tampoco procedía la admisión de este motivo tercero del recurso de casación de la demandada, por carecer de gravamen, ya que el pronunciamiento que desestima las pretensiones indemnizatorias ha devenido firme. Razón por la cual desestimamos el motivo ahora.

Costas

Desestimado el recurso de casación de Clarke Modet y Compañía S.L., se le imponen las costas generadas por su recurso, conforme a lo previsto en el art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.