SJMer nº 6, 11 de Mayo de 2020, de Madrid
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2020 |
| ECLI | ES:JMM:2020:2528 |
| Número de Recurso | 826/2017 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO:Ordinario nº 826/17
ASUNTO : Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 826/17, seguido a instancia de las mercantiles MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. y de IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L., representadas por la Procuradora Sra. Deza García y asistida de la Letrada Dña. Nelly Sánchez Mouriz; contra la mercantil demandada MIC MAC CREACIONES, S.L., representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D. Víctor Gil Moraleda; sobre acción de infracción de derecho de exclusiva sobre modelo industrial inscrito y acciones de competencia desleal ; y,
Por escrito de 28.7.2017 de la Procuradora Sra. Ungría López en representación de las demandantes se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico:
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Se declare que la parte demandada, al importar y comercializar imanes idénticos a aquellos objeto de diseño industrial nº 520.980-06, registrado por la demandante MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L., ante la O.E.P.M., y comercializados tanto por ella como por ASIA IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L., comete una infracción del mismo y un acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena y, en último término, contrario a las exigencias de la buena fe.
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Se condene a la demandada:
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A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de realizar cualquier actividad que viole o perturbe los derechos de MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. y ASIA IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L. sobre el diseño industrial nº 520.980-06 o resulte constitutiva de competencia desleal, debiendo, en concreto, cesar en la importación y comercialización de imanes idénticos al citado diseño, así como en cualquier otra forma de explotación que resulte atentatoria contra el mismo.
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A retirar, a su costa, los imanes comercializados por ella, idénticos al citado diseño industrial, que se encuentran en el mercado o se hallen en posesión de la misma, y proceder a su inmediata destrucción, asumiendo los costes correspondientes.
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A indemnizar a MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. y a IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L. por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del diseño, en la cuantía que se fije en la fase probatoria.
Dica indemnización se fijará teniendo en cuanta las consecuencias económicas negativas de la infracción, que no ha podido ser calculadas de forma definitiva por esta parte por ser necesario el acceso a documental que obra en poder de la demandada y que no ha sido facilitada por ésta.
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Al pago de la multa coercitiva de 600.-€ por cada día transcurrido hasta que se produzca la efectiva cesación de la violación.
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Al pago de los intereses moratorios y procesales correspondientes.
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A la publicación de la sentencia a su costa, en dos diarios de tirada nacional, concretamente El Mundo y El País, en página impar.
h.- A la condena de las costas del procedimiento; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 11.10.2017 se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
Por escrito de 18.12.2017 de la Procuradora Sra. García Campillo en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación, en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando los documentos unidos
Por Diligencia de 29.12.2017 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
Por Decreto de 1.2.2018 se tuvo por solicitada, de conformidad con el art. 406.1 L.E.Civil, la nulidad del título de propiedad invocado en la demanda, concediendo a la parte actora plazo legal para contestar a dicha excepción.
Por escrito de 5.4.2018 de la Procuradora Sra. Deza García en representación de MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. se contestó a dicha excepción en el sentido de solicitar su desestimación, en base a los hechos y alegaciones que constan en su escrito, acompañando los documentos unidos.
Por Decreto de 17.4.2018 se convocó nuevamente a las partes a la celebración de la audiencia previa.
En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes en el modo indicado
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada se ratificaron las cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
Propuesta y admitida parcialmente la prueba propuesta se convocó a las partes a la celebración del acto de juicio.
En el día y hora señalados comparecieron las partes, procediéndose a la práctica de la prueba admitida con el resultado que obra en el acta de juicio.
Finalizada la prueba las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.
Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
Falta de legitimación activa de ASIA IMPORTACIONES para el ejercicio de acciones nacidas del registro de licencia de diseño no inscrita.
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- De modo previo a entrar a examinar el fondo del asunto litigioso viene a sostener la parte demandada la cuestión procesal de falta de legitimación activa de la mercantil ASIA IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L. [-en adelante ASIA IMPORTACIONES-], afirmando que siendo titular de una licencia no registrada en la OEPM, carece dicha actora de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de infracción, de cesación, de remoción e indemnizatoria, en cuanto no oponible a terceros; de conformidad con el art. 59.2 Ley Diseño Industrial [en adelante L.D.I.
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- Dispone el citado precepto, tras reconocer el carácter de propiedad especial respecto de los títulos nacidos de la solicitud y del registro de diseños, así como la validez y eficacia de los distintos títulos de cesión de la propiedad o del uso de tal titularidad y sus facultades, que "... 2. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter vivos deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños ....".
En interpretación de éste concepto de tercero, que encuentra su trasunto en el art. 46.3 de la Ley de Marcas y en el art. 53.6 Ley de Patentes, es doctrina consolidada que tal protección del tercero de buena fe viene referido a aquel que adquiere la titularidad o alguna de las facultades nacidas del título de propiedad industrial confiado en la situación registral y la formal titularidad del dominio y de sus licencias; salvo que se demuestre su anterior conocimiento destruyendo así la mala fe.
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- Resulta ello que la inoponibilidad de la licencia no inscrita respecto lo será frente a tercero adquirente del registro o de sus facultades, no respecto a quien eventualmente infringe los derechos de exclusiva nacidos del registro o de sus licencias.
En tal sentido es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 2.3.2017 [ROJ: SAP MU 487/2017] que "... La legitimación activa de la licenciataria no inscrita ha sido objeto de polémica jurisprudencial, como lo revela la postura del Tribunal español de la Marca de la Unión Europea (antigua marca comunitaria) que no es uniforme al interpretar los correlativos artículos del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Mientras en la Sentencia de 27 de febrero de 2007 afirma la legitimación activa de la licenciataria a pesar de no estar registrado el contrato de licencia (y de igual modo el entonces Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 en sentencias de 26 de julio de 2006 y 25 de abril de 2014), en posteriores resoluciones se inclina por negar esa legitimidad si falta la inscripción registral ( Sentencia de 30 de enero de 2014, con cita de la precedente de 23 de enero del 2009 ).
Esta Sala considera acertada la conclusión del juzgador de instancia por las razones siguientes:
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el art 124 LP, al que se remite la Disposición Adicional 1ª de la LM, no exige la inscripción registral de la licencia de la marca para poder accionar;
ii) el art 46.3 LM lo que consagra es el llamado principio de publicidad material negativa. Vincula a la falta de registro (hecho negativo) un aspecto sustantivo: la inoponibilidad del título no inscrito, pero lo hace frente a determinados terceros, los terceros de buena fe.
La finalidad del precepto es proteger a aquél que desconocía el negocio o acto no registrado o,...
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