STSJ Comunidad de Madrid 230/2020, 17 de Junio de 2020
| Ponente | MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO |
| ECLI | ES:TSJM:2020:5354 |
| Número de Recurso | 138/2019 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 230/2020 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2019/0003906
Procedimiento Ordinario 138/2019
RECURSO 138/2019
SENTENCIA NÚMERO 230/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
------- ---- Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 138/2019, interpuesto por Google, LLC, representada por D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri y defendida por Dª Mónica Lucía Polo Carreño, en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 14 de diciembre de 2019 D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri, en representación de Google, LLC, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Comercial de Festes i Revetlles, S.L.. contra la dictada el 31 de mayo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 19 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 28 de marzo de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 19 de septiembre de 2017 Comercial de Festes i Revetlles, S.L. solicitó el registro de la marca "PIRO TUBERS" (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir productos en clase 13 de la Clasificación de Niza, formulándose oposición por Google, LLC, titular de signos anteriores y siendo finalmente dictada resolución denegatoria de la marca solicitada por coincidencia en el triángulo indicativo de "play" contenido en el distintivo y en el color empleado con la familia de marcas comunitarias encabezada por A 005225271 YOU TUBE y siguientes mencionadas en el acuerdo de suspenso; contra dicha resolución Comercial de Festes i Revetlles, S.L. interpuso recurso de alzada, que fue estimado; con la concesión de la marca que nos ocupa se han aplicado incorrectamente las prohibiciones prevenidas en los artículos 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas, debiendo tenerse en cuenta al respecto que la comparación de signos para evaluar el riesgo de confusión no puede aplicarse automáticamente al motivo de denegación relativo del artículo 8.1 del referido Cuerpo legal, que no exige la concurrencia de un riesgo de confusión sino de que para el consumidor medio, que está razonablemente bien informado y es razonablemente observador y perspicaz, la marca posterior le recuerde a la anterior y que esta última tenga una reputación en el territorio relevante, de modo que el uso del signo solicitado supone aprovecharse indebidamente de, o ser perjudicial para, la reputación o el carácter distintivo de la marca anterior sin justa causa; acreditando los documentos presentados que las marcas anteriores son renombradas para una parte significante del público, el signo solicitado incluye una serie de elementos de las marcas oponentes, destacando la individualidad del término "TUBERS", que se representa en una línea diferenciada del término no distintivo "PIRO", asociándose las letras añadidas al final del término "r" y "s" por los consumidores con el oponente, ya que identificarán el final 'RS' del mismo como "perteneciente a" o "de" YouTube; teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas en conflicto y la gran reputación de las marcas anteriores, existe el riesgo de que el público pueda creer que los productos pirotécnicos "PIRO TUBERS" tienen su origen en o que la marca se utiliza con el consentimiento del oponente, disminuyendo el uso de la marca impugnada la capacidad de las marcas reputadas YouTube de despertar una asociación inmediata con la empresa del oponente y, por tanto, provocando un perjuicio al carácter distintivo de los signos prioritarios; además y desde la perspectiva de la prohibición relativa que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas las diferencias entre los signos son claramente insuficientes para evitar el riesgo de confusión/asociación y el vínculo entre los signos comparados, existiendo un riesgo elevado de que el público relevante pueda creer que los productos para los que la marca impugnada ha sido solicitada provienen del oponente, o, en su caso, de una empresa vinculada económicamente con la recurrente, lo que constituye un riesgo de confusión.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, se acuerde la denegación de la marca núm. 3.683.083 "PIRO TUBERS" por incompatibilidad con las marcas de la mercantil actora.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir cierto parecido entre uno y otro signo pero no la suficiente identidad y semejanza requerida para aplicar la prohibición contenida en el artículo 6.1 Ley de Marcas toda vez que conforme a SSTS de 25 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2011, las letras y los números son elementos de uso común y no son susceptibles de ser utilizados por nadie en exclusiva, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.
Reputándose improcedente el recibimiento del pleito a prueba, por las razones expuestas en el Auto de fecha 30 de mayo de 2019, fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 28 de mayo de 2020.
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Comercial de Festes i Revetlles, S.L.. contra la dictada el 31 de mayo de ese mismo año, que había denegado el registro de la marca núm. 3.683.083, "PIRO TUBERS" (mixta) por su incompatibilidad con las marcas previas de la Unión Europea "YOU TUBE", en la clase 13 del Nomenclátor Internacional.
La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.
Comenzando con el análisis del defecto formal consistente en la falta de motivación de la resolución administrativa que denuncia la entidad actora cabe comenzar constatando cómo existe una obligación legal de motivar las resoluciones administrativas, pues el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas incluye, con carácter general, entre los requisitos de los actos administrativos el de motivación, con " sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho ", tratándose de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y de los resolutorios de recursos administrativos (en el mismo sentido artículo 88.3 del referido Cuerpo legal y artículos 54.1 y 89.3 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
En principio y como destaca la STC 72/1986, de 2 de junio " es necesario decir que no es doctrina de este Tribunal imputar en todo caso indefensión a los actos administrativos no sancionadores por causa de inmotivación de los mismos, dada su naturaleza y la exigencia de operatividad y eficacia propios de aquéllos, hasta el punto de predicarse de los mismos una presunción de legitimidad. Lo que sí se ha exigido, y así la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1981, de 17 de julio, es que la Administración en los supuestos de actos o disposiciones...
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