STSJ Comunidad de Madrid 717/2021, 20 de Diciembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 717/2021 |
| Fecha | 20 Diciembre 2021 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2020/0004813
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
P.O. Nº : 128/2020
SENTENCIA Nº 717 /2021
_____________
Ilustrísimos señores :
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 128/2020, interpuesto por Google LLC, representada por D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri y defendida por Dª. Mónica Lucía Polo Carreño en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 24 de febrero de 2020 D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri, en representación de Google LLC, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de enero de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 6 de noviembre de 2019, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 26 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 3 de julio de 2020 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: la marca núm. 4.001.704 "BRAULIO TUBER" fue solicitada por Ediciones Bolanda, S.L. el 16 de enero de 2019, para distinguir servicios en clase 41 de la Clasificación de Niza, formulándose oposición por Google LLC en base a las marcas prioritarias de la Unión Europea nº 17163932, 991364, 5227251, 5226964 y 897049 y a la marca española nº 2748754 ("YOUTUBE") registradas en la misma clase del Nomenclátor, entre otras, y siendo, finalmente, acordada la concesión del registro, resolución confirmada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en vía de alzada; con la concesión de la marca que nos ocupa se han aplicado incorrectamente las prohibiciones registrales previstas en los artículos 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas sin que, de hecho, las prohibiciones previstas en el último de los mencionados preceptos fueran ni tan siquiera mencionadas en la decisión recurrida, infringiendo la Oficina Española de Patentes y Marcas el deber de exponer las razones que expliquen a las partes por qué se tomó la medida para que su legalidad, si es necesario, pueda evaluarse en un eventual recurso ante los tribunales; los tipos de perjuicio a los que se refiere el artículo 8 de la Ley de Marcas pueden resultar de un menor grado de similitud entre las marcas en cuestión que en el caso de las prohibiciones que consagra el artículo 6.1.b), siempre que sea suficiente para que la sección relevante del público establezca una asociación entre dichas marcas, es decir, que pueda establecer un vínculo entre ellas, ostentando en este caso los signos enfrentados importantes similitudes que los consumidores españoles detectarán claramente, pues los signos coinciden en sus letras T-U-B-E-(*-), que constituyen la totalidad del elemento denominativo distintivo de la marca anterior "TUBE" y representan las cuatro primeras letras del elemento denominativo distintivo del signo controvertido "TUBER", mientras que difieren en la última letra "R" del signo controvertido "TUBER", siendo de tener en cuenta que el sufijo "ER" de la solicitud impugnada "BRAULIO TUBER", se puede identificar fácilmente como el significado de 'relacionado con/formando parte de'; además, la conclusión de que estos factores conducen a un hallazgo de similitud es coherente con declaraciones anteriores de la OEPM, en relación con las Marcas YOUTUBE y las marcas de terceros que incluyen la palabra "TUBER/S", incluso en los casos en que la marca impugnada era figurativa, la OEPM ha confirmado que existe una similitud con las Marcas YOUTUBE; aunque la OEPM, en primera instancia, reconoció que la reputación reivindicada fue debidamente acreditada, no evaluándola adecuadamente, la decisión recurrida no realizó ningún tipo de análisis en relación con la considerable prueba de reputación presentada durante los procedimientos administrativos, acreditando fehacientemente los documentos presentados que las marcas anteriores son renombradas y notoriamente conocidas por una parte significativa del público español en relación con los servicios relevantes; en consecuencia, en el presente caso, el uso sin causa debida de la marca 'BRAULIO TUBER' aprovecharía injustamente la reputación de las Marcas YOUTUBE y sería perjudicial para el carácter distintivo de las Marcas YOUTUBE; el hecho de que el solicitante utilice la marca 'BRAULIO TUBER' acompañada de un icono bastante similar a los que YouTube utiliza y protege como marca, evidencia fehacientemente la verdadera intención del solicitante, que no es otra que asociar su marca con los servicios de YouTube, beneficiándose indebidamente con ello del prestigio, reconocimiento y renombre que YouTube ostenta en el mercado; teniendo en cuenta la alta similitud entre las marcas en conflicto y la gran reputación de las marcas anteriores, existe el riesgo de que el público pueda creer que los servicios identificados con 'BRAULIO TUBER' tienen su origen en o que la marca se utiliza con el consentimiento de Google y, además, el uso de la marca impugnada disminuirá la capacidad de las marcas reputadas YouTube de despertar una asociación inmediata con la empresa del demandante; los signos, por otra parte, son claramente similares de acuerdo con el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, como también los servicios impugnados (Servicios de formación y entretenimiento) son idénticos y muy similares a los servicios para los que están registradas las marcas anteriores en la misma clase 41, por lo que concurren las dos condiciones sine qua non requeridas para la aplicación del referido precepto, resultando incuestionable que las marcas en cuestión no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que dos signos solo pueden coexistir en el mercado si no dan lugar a un riesgo de confusión por parte de los consumidores.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución recurrida y, en su lugar, se acuerde la denegación de la marca núm. 4.001.704/4 "BRAULIO TUBER" en clase 41 por incompatibilidad con las marcas de la recurrente.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por resultar perfectamente válida la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, puesto que entre las marcas en cuestión existen suficientes disparidades que impiden la confusión de los consumidores en el mercado, siendo que, como se expone en la resolución desestimatoria del recurso de alzada, si bien es cierto la existencia de identidad aplicativa para mismos servicios de la clase 41 también lo es que las denominaciones enfrentadas YOUTUBE y BRAULIO TUBER distan entre sí de manera suficiente como para que, a pesar de la notoriedad ya reconocida en primera instancia, puedan identificarse sus diferentes y respectivos orígenes empresariales configurándose como realidades suficientemente diferenciadas, todo ello en base a sus diferencias fonéticas, denominativas y de manera especial, conceptuales.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, siendo evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 25 de noviembre de 2021.
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de enero de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 6 de noviembre de 2019, de concesión de la marca núm. 4.001.704/4, "BRAULIO TUBER" (denominativa) en clase 41 del Nomenclátor Internacional ("servicios de formación y entretenimiento"), por reputarla compatible con las prioritarias (Nacional, Internacional y de la Unión Europea) "YOUTUBE" inscrita, entre otras, en la misma clase del Nomenclátor.
La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba