SAP Barcelona 1412/2019, 17 de Julio de 2019
| Ponente | JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO |
| ECLI | ES:APB:2019:9466 |
| Número de Recurso | 1325/2018 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 1412/2019 |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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N.I.G.: 0801947120170002703
Recurso de apelación 1325/2018 -1
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 261/2017
Parte recurrente/Solicitante: ARISTO PHARMA IBERIA S.L
Procuradora: Araceli Garcia Gomez
Abogada: Patricia Koch Moreno
Parte recurrida: SIMBEC IBERICA S.L
Procurador: Ignacio De Anzizu Pigem
Abogada: Sandra García Cabezas
Cuestiones.- Patentes. Acción de nulidad. Falta de actividad inventiva. Insuficiencia de la descripción.
SENTENCIA núm. 1412/2019
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
Barcelona, 17 de julio de 2019
Parte apelante: Aristo Pharma Ibérica, S.L.
Parte apelada: Simbec Ibérica, S.L.
Resolución recurrida: Sentencia.
Fecha: 13 de febrero de 2018.
Parte demandante: Aristo Pharma Ibérica, S.L.
Parte demandada: Simbec Ibérica, S.L.
El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: "DESESTIMAMOS íntegramente la demanda principal interpuesta por la representación procesal de Aristo Pharma Iberia, S. L., con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia".
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 10 de enero de 2019.
Ponente: JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.
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Aristo Pharma Iberia, S.L. (Aristo Pharma) interpuso demanda de juicio ordinario contra Simbec Ibérica, S.L. (Simbec) en la que solicitaba la nulidad de la patente ES 2380229 (ES'229), titulada "formas orales sólida de ebastina", que era la validación en España de la EP1944028 (EP'028).
La actora alegaba como causas de la nulidad la falta de actividad inventiva con apoyo en el dictamen pericial del Dr. Illescas, que sostiene que el estado de la técnica más próximo podría ser determinado a partir de la solicitud de la patente coreana KR 10-2005-0097026 (aportada por la actora como documento P1 e identificada a lo largo del procedimiento como la patente coreana).
También se plantea la novedad por insuficiencia descriptiva, dado que la composición en forma de matriz cubierta por la reivindicación 1 de la patente no estaba descrita de una manera lo suficientemente clara y completa como para que un experto del sector farmacéutico pudiera reproducir la pretendida invención en todo el ámbito reivindicado que dicha composición en forma de matriz supondría.
No había indicaciones respecto a los ingredientes adicionales presentes en dicha matriz, distintos a la ebastina y al tensioactivo no iónico, ni en cuanto a cómo conseguir estabilidad y disolución en la totalidad de los rangos reivindicados. En este punto se amparaba también en el dictamen pericial del Dr. Illescas.
Se cuestionaban todas las reivindicaciones de la patente, remitiéndose, respecto de las causas de nulidad que afectaban a las reivindicaciones distintas de la 1 a las conclusiones del dictamen pericial aportado.
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Simbec se opuso a lo pretendido de contrario conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, defendiendo la validez de la patente.
Se indicaba que tanto teniendo en cuenta la patente coreana referida por la actora, como considerando la EP1552851 (que fue el que tuvo en cuenta el examinador de la Oficina Europea de Patentes), la primera reivindicación de la patente cuestionada debería considerarse que suponía actividad inventiva.
También se oponía a la alegación de insuficiencia descriptiva.
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Tras los trámites correspondientes, el juzgado dictó sentencia desestimando las pretensiones de la parte demandante.
Respecto de la falta de actividad inventiva de la primera reivindicación, en la sentencia se indica que:
"A la vista de ES229 y del documento P1, podemos establecer que las diferencias entre las características técnicas reivindicadas en R1 y lo divulgado en el estado de la técnica más próximo representado por P1 son las siguientes:
- ebastina con un rango de concentración determinado,
- un tensioactivo no iónico con un rango concreto,
- que el HLB (balance hidrófilo lipófilo) del tensioactivo no iónico tenga un porcentaje determinado,
- que el punto de fusión de dicho tensioactivo no iónico sea específico,
- y que la composición sea en forma de matriz en la que la ebastina está dispersa en el tensioactivo no iónico.
3.37 Además, en P1 la ebastina no está dispersa en el tensioactivo no iónico, sino que la ebastina esta adsorbida en el adsorbente como también lo está el tensioactivo, de ahí que no estén formando una matriz como recoge la patente ES229.
3.38 Esto es consecuencia de que el procedimiento utilizado en P1 para elaborar las formulaciones sólidas de ebastina es muy diferente que el usado por ES229. Sin entrar en dicho procedimiento al no ser objeto de autos, hay que indicar que P1 utiliza para la elaboración de ebastina los siguientes componentes: ebastina, un tensioactivo no iónico (decantándose por polisorbato 80, lauril sulfato de sodio o polietilenglicol 6000) y un adsorbente (dióxido de silicio coloidal o dióxido de silicio). Además, P1 precisa de disolventes para obtener el producto, citando el cloruro de metileno y etanol.
3.39 El efecto técnico derivado de las diferencias técnicas existentes entre ES229 y P1 consiste en aumentar la velocidad de disolución del principio activo en medios acuosos, mejorando con ello la biodisponibilidad del principio y su estabilidad".
También se analiza si la invención cuestionada debía considerarse obvia, para concluir que no era obvia.
En la audiencia previa, se descartó analizar la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 2 a 14 por entender el juez que no estaban planteadas estas pretensiones de modo correcto en la demanda, al hacerse remisión directa a las conclusiones del dictamen pericial.
Sobre la insuficiencia de la descripción, se concluye que "el hecho de que el término "comprende" signifique que se pueden añadir otros ingredientes adiciones a la composición no impide que el experto en la materia pueda ejecutar la invención en toda su área reivindicada en R1 sin esfuerzo indebido, el propio conocimiento general común de dicho experto le indica cuales podrían ser los ingredientes adicionales que hipotéticamente puede añadir. Además, la actora y su perito no explican por qué no se puede ejecutar R1 si añades otro ingrediente adicional".
Respecto de la amplitud de rangos de la primera reivindicación, en la sentencia se afirma que "la propia patente en su parte descriptiva expone una gran cantidad de ejemplos de realización de la invención que le permiten al experto preparar la composición reivindicada de la patente sin necesidad de capacidad inventiva. Además, las reivindicaciones 2 y 3 de la patente contienen una limitación de los rangos de porcentajes en peso de los componentes de la matriz contenidos en la R1".
Tras analizar la demanda y el dictamen pericial, se concluye que la descripción también es suficiente respecto del resto de reivindicaciones, deteniéndose especialmente en la reivindicación 4.
Principales hechos que sirven de contexto.
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En el fundamento jurídico primero de la sentencia se establece la siguiente relación de hechos no controvertidos:
"1.1.- La demandada Simbec es titular de la Patente Española ES 2380229 (en adelante, ES229), que lleva por título "Formas orales sólida de ebastina", validación en España de la patente europea EP 1944028, concedida por la Oficina Europea de Patentes.
1.2.- La patente europea fue solicitada el 20 de octubre de 2006, se le asignó el número 06830886.5 y reivindica la prioridad de la patente ES 200502686 de 4 de noviembre de 2006.
1.3.- La solicitud de patente europea fue publicada el 16 de julio de 2008 y la fecha de publicación de la mención en el BOPI y la fecha de publicación del folleto de la patente fue el 9 de mayo de 2012.
1.4.- La patente ES229 consta de quince reivindicaciones, todas ellas
de producto, siendo las reivindicaciones 1, 6, 7 y 11 independientes, mientras que el resto son dependientes o multidependientes.
1.5.- La solicitud de la patente coreana KR 10-2005-0097026 (en adelante P1) fue publicada en 7 de octubre de
2005, con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada por ES229.
1.6.- Formaba parte del conocimiento general común con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente litigiosa la existencia de una larga lista de tensioactivos no iónicos (líquidos y sólidos) con muy diferentes y variados HLB y puntos de fusión".
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Esta relación de hechos no controvertidos debe completarse con las reivindicaciones de la propia patente:
"1.- Composición útil para preparar formas farmacéuticas orales sólidas de ebastina, estando dicha composición en forma de una matriz que comprende:
(i) de 10% a 90% en peso de ebastina, y
(ii) de 10% a 90% en peso de uno o más tensioactivos no iónicos farmacéuticamente aceptables que posean un HLB (balance hidrófilo lipófilo) comprendido entre 10 y 20 y un punto de fusión comprendido entre 30º C y 70º C, de manera que la ebastina se encuentra dispersa, en una fase sólida, en el tensioactivo no iónico.
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- Composición según la reivindicación 1 caracterizada...
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ATS, 15 de Marzo de 2022
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