STSJ Comunidad de Madrid 635/2019, 11 de Octubre de 2019
| Ponente | JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ |
| ECLI | ES:TSJM:2019:11183 |
| Número de Recurso | 825/2018 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 635/2019 |
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0022061
RECURSO Nº 825/2018
SENTENCIA Nº 635/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid a once de octubre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 825 de 2018 interpuesto por Paulino representado por el Procurador don Leopoldo Morales Arroyo y asistido por el Letrado Don por Paulino contra la resolución de 9 de julio de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de enero de 2018 que denegó la inscripción de la marca nacional 3.661.517 Zahara (gráfico denominativa) para proteger productos de la clase 25ª del nomenclátor internacional. Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandada la entidad "Industria del Diseño Textil S.A. (INDITEX ) ", representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén y asistido por la Letrada doña Leticia Martín Ferreiro.
Que previos los oportunos trámites el Procurador don Leopoldo Morales Arroyo en nombre y representación de Paulino formalizó demanda el día 15 de noviembre de 2.018 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, y terminó solicitando que se tuviera, tenga por formalizada demanda en el recurso contencioso administrativo referenciado contra la resolución de recurso de alzada acordada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 9 de Julio de 2.018, que confirma la resolución de denegación total de la marca nacional, Número 3661517, Clase Solicitada 25, Distintivo ZAHARA, Tipo Mixta, de fecha 9 de Enero de 2.018 y, previos los trámites procesales de rigor, se dicte sentencia por la que estimándose el presente recurso se proceda a dejar sin efecto la citada resolución, procediéndose en consecuencia a la concesión de la marca ZAHARA con número de solicitud de registro M-3661517que tuvo entrada el día 12 de Abril de 2.017, número de registro 1295456, para la clase 25, a favor de don Paulino .
Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentada el 11 de diciembre de 2018, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que se desestimara íntegramente el recurso contencioso- administrativo interpuesto y se declararan conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, con condena en costas al actor.
Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de la entidad "Industria del Diseño Textil S.A. (INDITEX)", se presentó escrito el día 18 de enero de 2.018, contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte termino solicitando que se tuviera tenga por formulada contestación a la demanda formulada por D. Paulino ; y, previos los trámites legales oportunos, en su día dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda adversa declarando ser conformes a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 9 de enero de 2018 (BOPI 15 de enero de 2018), que denegó la solicitud de marca n° 3661517 "ZAHARA y de la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de julio 2018 (BOPI 12 de julio de 2018), con imposición de las costas a la parte contraria.
Por auto de fecha 22 de enero de 2019 se acordó no haber lugar a recibir el recurso a prueba .
Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 10 de octubre de 2019 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.
El Procurador don Leopoldo Morales Arroyo en nombre y representación de Paulino interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 9 de julio de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de enero de 2018 que denegó la inscripción de la marca nacional 3.661.517 Zahara (gráfico denominativa) para proteger productos de la clase 25ª del nomenclátor internacional.
Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la marca nacional 3.551.923 Zahara (gráfico denominativa) con las marcas cuya titularidad ostenta la entidad "Industria del Diseño Textil S.A. (INDITEX) " en concreto la marca española 881.440 y 2.929.130 ZARA . Se alega la existencia de infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que en el caso son los siguientes: la marca solicitada " ZAHARA " y las marcas prioritarias oponentes del mismo titular M-881440 ZARA y M-2929130 ZARA.
Desde un punto de vista denominativo, fonético y conceptual, entre las marcas enfrentadas, solicitada " ZAHARA " y oponentes "ZARA", existe una evidente semejanza entre las mismas, causando los vocablos enfrentados así conformados una impresión de conjunto auditiva y visual muy próxima.
Especialmente desde el punto de vista fonético y auditivo existe una cuasi- identidad entre las palabras " ZARA" y " ZAHARA", ya que la consonante "h" es muda. Sin que sean suficientes las diferencias gráficas entre las mismas, para evitar el riesgo de confusión.
En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clase 25 para "prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. ". Y los signos prioritarios están registrados en clase 25, entre otras, para "prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño (excepto vestidos), calzados (excepto ortopedicos) y sombrereria.".
Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos.
Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior . De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.de forma que si la marca prioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados y si la marca prioritaria es renombrada, esto es sean conocidos por el público en general el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o...
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