ATS, 26 de Junio de 2019
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2019:7213A |
| Número de Recurso | 2622/2017 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 26/06/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 2622/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 15 DE BARCELONA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: SGG/MJ
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2622/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 26 de junio de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
La representación procesal de Gallery Center S.A. presentó escrito formulando recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Décimo Quinta), de fecha 5 de mayo de 2017, en el rollo de apelación núm. 675/2015 , dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 964/2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.
Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
La procuradora D.ª Susana García Abascal presentó en representación de Gallery Center S.A. escrito de fecha 27 de junio de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.
El procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas presentó en representación de Corporación H10 Hotels S.L. escrito de fecha 20 de junio de 2017 personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de fecha 22 de mayo de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.
La parte recurrente formuló alegaciones mediante escrito presentado el 4 de junio de 2019. La parte recurrida formuló alegaciones por medio de escrito presentado en fecha 10 de junio de 2019, en el que se mostraba conforme respecto de las causas de inadmisión.
La parte recurrente constituyó el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
La parte recurrente formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4º LEC ), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC , acreditando la existencia de interés casacional.
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC , debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC .
Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.
La Audiencia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Se consideró que no se produce una infracción marcaria, pues no existe identidad ni semejanza entre los signos empleados. A pesar de la coincidencia en el empleo del concepto "gallery", en la marca de la demandante predomina el elemento H10, que además está debidamente resaltado y es lo que identifica a la cadena hotelera. Además el concepto "gallery" es frecuentemente empleado en el sector de restauración y habitación, y tiene un carácter descriptivo al ir acompañado del término "art", que se refiere a la temática del hotel.
La parte recurrente considera que los signos deben ser valorados de forma global. Y existe una coincidencia en el concepto de "gallery" y en tanto que ambas marcas identifican servicio de hotel, se produce un evidente riesgo de confusión, para los consumidores.
El recurso de casación se formula al amparo del art. 477.1 en relación con el art. 477.2.3º LEC y se estructura en cuatro motivos.
Los motivos primero y segundo se analizarán de forma conjunta, en atención a la conexión y vinculación de sus argumentos.
En el primer motivo, se denuncia la infracción del art. 34.2 b) en relación con los arts. 5.1 b ) y c) LM , y la jurisprudencia que lo interpreta en relación con el requisito de distintividad de las marcas, en concreto las sentencias de esa Sala, núm. 777/2010, de 9 de diciembre y núm. 151/2017, de 2 de marzo y la sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 2004.
En el motivo, se defiende la distintividad del término "Gallery" por cuanto identifica el servicio hotelero de la recurrente.
En el segundo motivo, se denuncia la infracción del art. 34.2 b) y el art. 37 a) LM y la jurisprudencia nacional y comunitaria que lo interpreta, en relación con los criterios determinantes del juicio comparativo entre los signos; en concreto, las sentencias del Tribunal Supremo núm. 302/2016, de 9 de diciembre, núm. 151/ 2017, de 2 de marzo, núm. 916/2011, de 21 de diciembre y las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Life vs. Thomson Life) y la de 18 de diciembre de 2008 ( Torres).
En el motivo se pone de manifiesto que la Audiencia no valora la importancia del nombre "gallery" en la marca de la demanda, de forma que ello supone vulnerar los criterios que deben tener en cuenta para comparar las marcas enfrentadas. Así deben valorarse de forma conjunta, sin desintegrar los vocablos que las componen.
Ambos motivos incurren en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida y hacer petición de principio o supuesto de la cuestión; esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar o afirmando lo contrario a lo declarado como cierto en la instancia, tal y como ha venido sosteniendo la doctrina jurisprudencial ( SSTS 286/2011, de 29 de abril ; 329/2013, de 6 de mayo y 159/2016, de 16 de marzo ).
En el recurso no tiene en cuenta la base fáctica de la resolución; por un lado, se prescinde de que el concepto "gallery" tiene un grado de distintividad limitado porque es un término utilizado de forma frecuente en el sector del turismo, lo que es decisivo para comparar las marcas y el riesgo de confusión. Pero además, se omite que el término "gallery" va precedido del vocablo "art", lo que refuerza el carácter descriptivo del término. El primer motivo, especialmente, se centra en oponerse a la valoración del concepto "gallery" que realiza la Audiencia, ya que en contra de sus conclusiones se incurre en petición de principio, al considerar que tiene carácter distintivo.
Por otro lado, tampoco se tiene en cuenta la propia disposición gráfica de la marca de la demandada. A pesar de que, en el motivo, se defiende que ha de valorarse la denominación de la marca de forma global, se realiza de forma interesada, puesto que no se valora la disposición gráfica de los términos que forman parte de la marca, que resulta determinante para estimar que el vocablo "H10" predomina respecto del término "gallery". Por tanto, la parte recurrente efectúa una valoración interesada, prescindiendo de elementos decisivos. Y ello porque de conformidad con la valoración probatoria, se deriva que el término H10 se sitúa al comienzo de la marca de la demanda y además aparece destacado en letras de mayor tamaño y negrita.
Y en atención a tales conclusiones, la Audiencia explica:
"La coincidencia del elemento distintivo de las marcas de la actora en la marca de la demandada "gallery", dado su grado reducido de distintividad y que en la marca de la demandada no sea el elemento dominante y tenga, además, un carácter descriptivo, conlleva que deba afirmarse la no semejanza entre los signos enfrentados. La impresión de conjunto producida por la marca de la demandada, que forma parte de una familia de marcas, está dominada por el elemento H10, sobre el que el consumidor centrará su atención, y el elemento coincidente "gallery", que va acompañado del vocablo "art" ocupa una posición accesoria y descriptiva, y por tanto, insignificante en dicha marca.".
En definitiva, deben inadmitirse los motivos pues carecen de fundamento, por cuanto la parte recurrente prescinde de diversos elementos fácticos, decisivos para resolver que la marca de la parte recurrida no infringe la marca de la demandante y recurrente, por cuanto no hay semejanza entre los signos empleados por las partes.
En el tercer motivo se denuncia la infracción del art. 34.2 b) LM y la jurisprudencia nacional y comunitaria que lo interpreta, en relación con los criterios determinantes del juicio confusorio entre los signos, en concreto, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 95/2014, de 11 de marzo y la sentencia núm. 352/2012, de 12 de junio y la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005( Life vs. Thomson Life).
El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3º LEC , de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta Sala, y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por hacer supuesto de la cuestión.
Al respecto, la sentencia 240/2017 de 7 de abril de 2017 recoge la jurisprudencia de esta sala sobre las directrices que seguirse en el juicio comparativo para comprobar si concurre riesgo de confusión y cita las sentencias 95/2014, de 11 de marzo, 382/2016, de 19 de mayo, y 151/2017, de 2 de marzo, y la doctrina en los siguientes términos:
"ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].
"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].
"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).
"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".
Pues bien, el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. A pesar de lo defendido en el recurso por cuanto se defiende que la imposibilidad de analizar los distintos términos de la marca y su relevancia en la misma, lo cierto es que tal y como se expone, la visión de conjunto de la marca, no excluye el estudio analítico y comparativo de los distintos elementos integrantes de los respectivos signos.
En el fundamento de derecho cuarto se analiza la concurrencia del riesgo de confusión, y a tales efectos se remite a las valoraciones efectuadas respecto de la infracción marcaria - como se han expuesto en el fundamento de derecho anterior de esta resolución-. Se descarta el riesgo de confusión, lo que determina que el recurso incurra en supuesto de la cuestión, al considerar acreditada su concurrencia. La Audiencia insiste en que el elemento denominado H10 es predominante y aparece destacado respecto de los términos "art gallery" y por tanto, el concepto "gallery" no es suficiente para originar confusión entre los destinatarios por cuanto es un elemento meramente descriptivo, sin posición dominante y en definitiva, sin carácter distintivo. Por todo ello, se rechaza la concurrencia de un riesgo de confusión, por lo que el motivo debe inadmitirse pues no existe contradicción de la doctrina jurisprudencial y se da por acreditada una premisa que se niega expresamente.
En el cuarto motivo, se denuncia la infracción del art. 52.1.b) en relación con el art. 6.1 b) LC y la jurisprudencia que lo interpreta, en concreto las sentencias del Tribunal Supremo núm. 352/2012, de 12 de junio y núm. 302/2016, de 9 de mayo .
Se reiteran argumentos expuestos en el motivo anterior, por cuanto se considera que el empleo del término "Gallery" genera un riesgo de asociación, en relación al origen empresarial, lo que supone un detrimento de los derechos de propiedad industrial de la demandante.
Por tanto, el motivo incurre en las mismas causas de inadmisión que el precedente, por cuanto se insiste en la concurrencia de riesgo de confusión y riesgo de asociación -de forma indistinta- y se interpreta la doctrina jurisprudencial conforme sus propios intereses, no así en los términos expuestos anteriormente acordes con la sentencia recurrida.
La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC .
Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.
En consecuencia, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada procede imponer las costas a la parte recurrente.
La inadmisión del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido ( DA 15.ª.9 LOPJ ).
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Gallery Center S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Décimo Quinta), de fecha 5 de mayo de 2017, en el rollo de apelación núm. 675/2015 , dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 964/2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.
-
) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, quién perderá el depósito constituido.
-
) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
