STSJ Comunidad de Madrid 303/2019, 10 de Abril de 2019
| Ponente | FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS |
| ECLI | ES:TSJM:2019:3267 |
| Número de Recurso | 84/2018 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 303/2019 |
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33010310
NIG: 28.079.00.3-2017/0010875
RECURSO Nº 84/2018
SENTENCIA NÚMERO 303
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid, a diez de abril de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso de apelación número 84/2018, interpuesto por la mercantil Frieslandcampina Nederland BV, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Inmaculada Ibáñez de la Cadinière Fernández, contra la resolución de 22 de noviembre de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 31 de mayo de 2017 que resuelve conceder la inscripción de la marca número 3633847 "FRICORSA (mixta)", en las clases 29, 35 y 39. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.
Por la mercantil Frieslandcampina Nederland BV se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 26 de enero de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera
demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se anule y se deje sin efecto las resoluciones impugnadas, acordando la concesión de los visados de estancia solicitados.
La representación procesal de la Administración General del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la desestimación del recurso.
No habiéndose admitido el recibimiento del pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, con fecha 4 de abril de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
Por Acuerdo de 26 de marzo de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.
Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 10 22 de noviembre de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 31 de mayo de 2017 que resuelve conceder la inscripción de la marca número 3633847 "FRICORSA (mixta)", en las clases 29, 35 y 39.
La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerda la concesión del registro de la marca señalando lo siguiente:
"EI Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha mantenido que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados (STJCE 039/97, Canon, párrafo 17 et seq,),
A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec, p. 1-4657, párrafo 3 1), Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( Sentencia del Tribunal de Justicia, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer &Co. GmbHv. Klijsen Handel B. V., párrafo 26),
Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los elementos denominativo y gráfico, de los signos anteriormente examinados y a pesar de la coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores.
La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que su marca "FRICO" es notoria en el sector de la alimentación y las autorizadas presentan una grave semejanza con las suyas caracterizadas todas ellas por el término común "FRICO".
Añade que la marca impugnada está incursa en la prohibición relativa de registro del art. 61.b) de la Ley de Marcas, pues concurre una grave semejanza entre los signos enfrentados que no desaparece por el especial diseño gráfico que incorpora la nueva marca, habida cuenta de que es el elemento denominativo el que predomina y prevalece en el tráfico mercantil y además se trata de un elemento gráfico totalmente secundario y apenas relevante, al consistir únicamente en la especial disposición de la denominación, con una caligrafía especifica.
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.
No se personó en las actuaciones, pese a ser emplazada, la titular de la marca concedida.
Resulta conveniente traer a colación el artículo 8.1 de la Ley de Marcas, según el cual: "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos
signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".
En definitiva, conforme a esta previsión legal, tal como nos enseña la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, rec. 3712/2015, "las marcas notorias o renombradas prioritarias gozarán de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras. De modo que, en el caso de entenderse que nos encontramos ante una marca notoria o renombrada, no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria, tal y como afirma la sentencia de instancia, la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes".
En este sentido, la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013, nos recuerda que "Ciertamente la notoriedad de las marcas que ostentan tal carácter supone en el designio del legislador una protección reforzada en dos aspectos, a los cuales se refiere la parte recurrente en su motivo. Por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece -tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas, tal como se recoge expresamente en el propio artículo 8 que se invoca ".
Ahora bien, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, rec. 5395/2017, la aplicación del artículo 8.1 de la Ley de Marcas requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.
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