ATS, 3 de Abril de 2019

La representación procesal de Pfizer Inc. y Pfizer S.L.U. presentó escrito formulando recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta) de fecha 20 de julio de 2016, en el rollo de apelación núm. 215/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 613/2011, del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona.

Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

El procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas en representación de Pfizer S.L.U. y Pzifer Inc. presentó escrito de fecha 24 de octubre de 2016 personándose en concepto de parte recurrente.

El procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de Kern Pharma S.L., Laboratorios Cinfa S.A., Tecnimede España Industria Farmacéutica S.A., Mabo Pharma S.A., Farmalider S.A., Apotex España S.L., Laboratorios Normon S.A. e Ibermedgen S.A., presentó escrito de fecha 8 de noviembre de 2016 personándose en concepto de parte recurrida.

Por providencia de fecha 23 de enero de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 29 de diciembre de 2018. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 11 y 13 de febrero de 2019.

La parte recurrente constituyó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

La parte recurrente formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC ), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC , acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC , debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC .

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

La demandante Pfizer ejercitó una acción de infracción de patente y certificado complementario de protección y acción de competencia desleal contra diversas farmacéuticas, derivadas de la comercialización de un medicamento.

Respecto de la primera acción, se defendía que los medicamentos genéricos que incorporan Sildenafilo, como principio activo, invadían el ámbito de protección del Certificado Complementario de Protección 00990010 (CCP010) sobre la Patente Española 2.071.919 (en adelante, EP 919), en concreto, de las reivindicaciones primera y cuarta que extienden su protección al sildenafilo y sus sales, así como la reivindicación quinta que protege cualquier composición farmacéutica que comprenda una sal farmacéuticamente aceptable.

Respecto de la segunda acción, se consideraba que el acto de comercialización de los medicamentos genéricos por las demandadas supone una conducta desleal conforme el art. 11.2 LCD y un acto de obstaculización del art. 11.4 LCD ; y subsidiariamente se alega la vulneración del art. 4 LCD , por ser una conducta contraria a las exigencias de la buena fe.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida.

En la sentencia, el Tribunal analiza el alcance del Acuerdo ADPIC, en cuanto a su aplicación a la patente defendida, vigente la reserva española al CPE. En términos sintéticos, se desestima la demanda porque se concluye que la patente concedida a la demandante y recurrente queda limitada a las reivindicaciones de procedimiento. La entrada en vigor del Acuerdo ADPIC no permite ampliar el ámbito de protección a las reivindicaciones de producto, de la patente concedida únicamente respecto de las reivindicaciones de procedimiento, conforme el art. 70.7 ADPIC.

A tales conclusiones se llega, tras realizar una interpretación y valoración de la STJUE de fecha 18 de julio de 2013 y de los autos del TJUE de 30 de junio de 2014, por la que se debe modificar la doctrina jurisprudencial mantenida hasta el momento, por lo que la Audiencia resuelve en este sentido. El TJUE determina que no debe considerarse, en aplicación de los arts. 27 y 70 ADPIC, que una patente de procedimiento obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación, como del producto en sí mismo -pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación- protege a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo - 25 de enero de 1995-, la invención de dicho producto farmacéutico. Por tanto, se rechaza la extensión o ampliación de la protección a la invención derivada del procedimiento.

Se interpreta que la STJUE de 18 de julio de 2013, está referida a la "materia existente", es decir, que el Acuerdo ADPIC afectará únicamente a aquellas invenciones con una protección efectiva en el momento de su entrada en vigor, no afectará a aquellas patentes pendientes de concesión.

Rechazada la protección pretendida por la demandante, y por tanto, ningún derecho de exclusiva sobre el mismo, se rechaza la acción de infracción de patente, así como las acciones de competencia desleal y resarcimiento de daños y perjuicios.

El recurso de casación se estructura en cinco motivos y se formula al amparo del art. 477.2 LEC en relación con el art. 477.3 LEC , por razón de interés casacional.

En el primer motivo se denuncia la infracción del art. 70.7 Acuerdo ADPIC y aplicación indebida de la STJUE de 18 de julio de 2013 y de los autos del TJUE de 30 de enero de 2014. Se defiende la vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 631/2012, de 26 de octubre de 2012 , núm. 309/2011, de 10 de mayo , núm. 719/2012 de 5 de diciembre .

En el segundo motivo se denuncia la infracción del art. 267 TFUE y de la doctrina del TJUE que lo interpreta, la cual tiene declarado que la modificación material de las cuestiones prejudiciales sería incompatible con la función que el art. 267 TFUE , confiere al TJUE. Se advierte que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta que el TJUE "tiene prohibido contestar cuestiones distintas de las que se le han formulado, así como modificar materialmente las cuestiones que se le han formulado".

Ambos motivos serán analizados de forma conjunta por su conexión material.

En términos sintéticos -debido a la extensión del recurso- se resumen los argumentos de la parte recurrente en los siguientes términos:

Se parte del hecho probado que la patente ES919, titularidad de la recurrente estaba pendiente de concesión en el momento de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, el día 25 de enero de 1995. Sobre ello:

1. - Se defiende que conforme la doctrina jurisprudencial existente, debe aceptarse la ampliación de la protección de la patente ES 919 e incorporar sus reivindicaciones de producto, al amparo del art. 70.7 ADPIC. Por lo tanto, sería posible adicionar las reivindicaciones de producto de patentes pendientes de concesión en el momento de entrada en vigor del Acuerdo.

2. - Se niega la aplicación de la STJUE de 18 de julio de 2013, porque no se pronunció sobre las patentes pendientes de concesión, conforme el art. 70.7 ADPIC, ya que no era el supuesto de hecho objeto del procedimiento en el que se basó la resolución del tribunal. La STJUE está referida a las patentes que ya habían sido concedidas cuando el ADPIC entró en vigor, es decir se aplica el art. 70.2 ADPIC.

3. - Respecto de los autos de fecha 30 de enero de 2014 del TJUE, relativos a supuestos en los que las patentes estaban pendientes de concesión, el Tribunal griego preguntó nuevamente sobre las patentes concedidas. Los autos no dan ninguna respuesta a la pregunta de si cabe modificar solicitudes que estuvieran pendientes cuando el ADPIC entró en vigor para reivindicar la mayor protección que permite este.

4. - Se alega la vulneración del art. 167 del Convenio Europeo de Patente (CPE), ya que solo se aplicaba a las patentes concedidas no a las solicitudes pendientes. Por lo que la solicitud de Pfizer no se encontraría afectada por la reserva y se defiende las conclusiones obtenidas en las resoluciones contencioso-administrativas.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC , de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta sala.

A pesar de los esfuerzos argumentativos de la parte recurrente, la controversia planteada en el recurso es análoga a la resuelta en la sentencia de esta sala, núm. 568/2017, del 20 de octubre , que resulta de aplicación al presente caso, sin que se exista contradicción entre la misma y la sentencia recurrida puesto que la resolución es la misma; y por tanto el motivo incurre en causa de inadmisión.

En el fundamento de derecho quinto dicha sentencia, explicábamos que:

"Cuestión distinta es que esa doctrina del TJUE sirva también para resolver los casos del art. 70.7 ADPIC, cuando la concesión de la patente fue posterior a la entrada en vigor del ADPIC y la validación en España de la patente se hizo mediante un pliego de reivindicaciones de procedimiento, sin que se hubiera hecho uso de la facultad que el art. 70.7 ADPIC reconocía al solicitante de la patente para modificar su solicitud de patente pendiente de concesión.

El art. 70.7 ADPIC legitimaba a la solicitante de la patente europea para cambiar el pliego de reivindicaciones de procedimiento previstas para su validación en España y sustituirlas por las reivindicaciones de producto solicitadas para el resto de los países no afectados por esta clase de reserva. Pero si, como ocurre en nuestro caso, el solicitante de la patente no hizo uso de esa facultad de modificación y la posterior validación de la patente en España se hizo mediante un pliego de reivindicaciones de procedimiento, resulta de aplicación la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 18 de julio de 2013 y en los dos autos de 30 de enero de 2014. Reconocida en España una patente de procedimiento, como consecuencia de que al tiempo de la solicitud regía la reserva respecto de las patentes de producto farmacéutico, el acuerdo ADPIC no legitima para extender la protección de aquella patente a la invención del producto farmacéutico.

La diferencia de los efectos de la entrada en vigor del acuerdo ADPIC respecto de los supuestos del apartado 2 y del apartado 7 del art. 70 ADPIC, es que en los supuestos del apartado 7 el ADPIC se permitía modificar la solicitud para obviar la reserva, y lograr así la validación en España de las reivindicaciones de producto. Pero si, pudiendo hacer uso de esta facultad no se hizo en su momento (antes de la concesión), por las razones que sean, la validación en España de la patente sólo con las reivindicaciones de procedimiento coloca a la patente en la misma situación respecto de la que se pronuncia el TJUE en la sentencia de 18 de julio de 2013 y en los dos autos de 30 de enero de 2014. El art. 70.7 ADPIC, en relación con las patentes afectadas por la vigencia de la reserva al tiempo de su solicitud, permitía modificar la solicitud de patente antes de su concesión, no que después de la concesión y validación en España con las reivindicaciones de procedimiento esta patente pasase a proteger la invención del producto farmacéutico".

Tal y como defiende la parte recurrente, en sus alegaciones, el TJUE en su sentencia de 18 de julio de 2013 y los autos de 30 de febrero de 2014 resolvían sobre aquellas patentes farmacéuticas solicitadas bajo la reserva y concedidas con anterioridad de la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC.

Sin embargo, se obvia que esta sala, en aplicación de dicha doctrina, resuelve -en la sentencia expuesta- sobre aquellas patentes concedidas con reivindicaciones de procedimiento, con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, como sucede en el presente caso; y ello es consecuencia del criterio que adopta que esta sala realiza a partir de la STJUE de 18 de julio de 2013.

La sentencia recurrida es de fecha 20 de octubre de 2016 , por lo tanto, previa a la resolución de esta sala. No obstante, ya acoge la interpretación defendida por este Tribunal, como consecuencia de la doctrina mantenida por el TJUE.

Y precisamente, en el fundamento de derecho décimo quinto, se explica:

"Al igual que en el caso de Escitalopram, en este caso, la patente europea solicitada con reivindicaciones de producto y de procedimiento, pero con un juego específico de reivindicaciones para España, fue concedida únicamente con las reivindicaciones de procedimiento. La ampliación de la protección a las reivindicaciones de producto, se realizó con fundamento en los arts. 27.1.º y 70.1.º y 2.º del Acuerdo ADPIC, supuesto idéntico al contemplado en la Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013. Esta, contrariamente a lo que hasta entonces veníamos entendiendo señala que no es posible ampliar el ámbito de protección con fundamento en aquellos preceptos, " dado que no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el art. 70 Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo ". Lo mismo cabe decir si partiéramos del hecho de que la patente estaba pendiente de concesión al entrar en vigor el ADPIC y se sujetaba al régimen previsto en la regla 7ª del art. 70, dado que los Autos de 30 de enero de 2014 dan la misma respuesta a supuestos de patentes solicitadas vigente la reserva que fueron concedidos con reivindicaciones de productos años después, supuestos que van mucho más allá que el enjuiciado (insistimos, la patente ES 919 no fue modificada durante su tramitación y se concedió únicamente con reivindicaciones de procedimiento)".

La Audiencia se hace eco de los argumentos expuestos en nuestra sentencia núm. 722/2015, de fecha 21 de diciembre de 2015 , que si bien el supuesto de hecho era distinto al presente, ya se puso de manifiesto la afectación de la doctrina jurisprudencial mantenida como consecuencia de la doctrina del TJUE y por ello finalmente, rechaza que pueda ampliarse la protección de la patente, que debe quedar limitada a las reivindicaciones de procedimiento, no de producto farmacéutico.

En definitiva, deben inadmitirse los motivos, ya que como se ha expuesto el criterio de esta Sala es coincidente con el mantenido por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sin que por tanto exista interés casacional en el presente caso.

Los tres últimos motivos del recurso se basan en invocar la infracción de la normativa de competencia desleal. La inadmisión de los motivos anteriores por los cuales se deniega la protección de la patente en los términos deseados por la parte recurrente, conlleva necesariamente su inadmisión. Ello porque la comisión de actos de competencia desleal se basa en la infracción de la patente, es decir, en una premisa no acreditada, como se expondrá a continuación.

En el tercer motivo, se denuncia la infracción del art. 15.1 LCD , pues se ha vulnerado por la sentencia recurrida, ya que las demandadas se han prevalido de una ventaja competitiva significativa en el mercado, derivado de la utilización de su medicamento.

En el cuarto motivo, se alega que la actuación de las demandas es contraria al art. 11 LCD .

Ambos motivos incurren en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2.º LEC de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso, de los requisitos de desarrollo de los motivos, por falta de acreditación del interés casacional y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por hacer supuesto de la cuestión.

La parte recurrente, a lo largo del recurso se centra únicamente en acreditar el interés casacional en relación con los dos primeros motivos de su recurso derivados del ejercicio de la acción de propiedad industrial, no así respecto de los tres restantes, destinados a defender la infracción de diversos preceptos de la LCD.

Es necesaria la acreditación del interés casacional, respecto de alguna de las modalidades legalmente establecidas, de todos y cada uno de los motivos formulados en el recurso, lo que en el presente caso no sucede, puesto que como se ha expuesto, el recurso de casación se centra fundamentalmente en los dos primeros motivos. Ello no exime a la recurrente de cumplir los requisitos de este recurso en cada motivo formulado.

Respecto de la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina de esta sala, el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de este tribunal sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017 recoge lo ya dicho en el anterior acuerdo de 30 de diciembre de 2011 en lo que a la acreditación del interés casacional se trata, requiriendo cuando se alega la contradicción a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que se mencionen al menos dos sentencias o una sentencia de Pleno, se identifique la doctrina que se considera infringida, y además se concrete cómo y de qué manera se ha infringido la misma por la sentencia recurrida.

La parte recurrente únicamente cita una sentencia de esta sala en cada motivo, que no son de Pleno, en concreto de fecha 28 de noviembre de 2003 - en el tercer motivo- y núm. 1032/2007 de 8 de octubre -en el cuarto motivo-, sin que tampoco se efectúe un desarrollo del interés casacional adecuado en ninguno de los motivos, y sin que se determine la doctrina jurisprudencial que se infringe por la sentencia recurrida.

Además, como se ha expuesto, los motivos carecen de fundamento, porque se basan en una premisa que no se comparte con la sala, que es la protección del producto farmacéutico, cuando debe quedar limitada a la patente con reivindicaciones de procedimiento.

En el quinto y último motivo, se denuncia que la actuación de las demandadas es objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe, es decir que se infringe el art. 4 LCD .

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento, por hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar o afirmando lo contrario a lo declarado como cierto en la instancia, tal y como ha venido sosteniendo la doctrina jurisprudencial ( SSTS 286/2011, de 29 de abril ; 329/2013, de 6 de mayo y 159/2016, de 16 de marzo ).

Se sostiene que los actos desarrollados por las demandadas son actos de obstaculización del mercado, al interferir en la posición de exclusividad que ostentaba la recurrente en el mercado español, se produjo una lesión de la posición concurrencial.

La parte recurrente hace supuesto de la cuestión, ya que parte de una premisa que no ha resultado probada y que la AP expresamente rechaza, en concreto que es titular de un derecho de exclusiva sobre el medicamento. No se ha acreditado la protección conferida, por lo tanto, el fundamento del motivo carece de fundamento.

Además, resulta de aplicación la causa de inadmisión de los motivos anteriores, ya que si bien la parte recurrente cita resoluciones del Tribunal Supremo, relativas a la interpretación del art. 4 LCS , lo cierto es que no existe una oposición de la resolución recurrida a la misma, sino que dependerá de las circunstancias fácticas del caso.

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC .

Por último, respecto de la petición de la parte recurrente de formular una cuestión prejudicial ante el TJUE, debe darse una respuesta negativa ya que, como se deriva de la presente resolución, no es esencial para resolver la controversia, en la medida en que el asunto es inadmisible y en tanto que dicha cuestión ya fue objeto de resolución en la sentencia núm. 568/2017, de 20 de octubre , que denegó la formulación de la cuestión prejudicial sobre los mismos motivos, tal y como se expone en el fundamento de derecho cuarto de dicha resolución:

"A juicio de esta sala, tal y como se ha planteado la controversia en casación, tan sólo tendría relevancia la cuestión relativa a si la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 18 de julio de 2013 y en los autos de 30 de enero de 2014, resulta de aplicación sólo a los casos del art. 70.2 ADPIC o también lo es a los casos del art. 70.7 ADPIC. Pero como se desprende de las razones que expondremos al resolver el recurso, esa cuestión no suscita dudas que requieran el planteamiento de una cuestión prejudicial.

Resulta de aplicación la doctrina establecida por el TJUE en su Sentencia de 6 de octubre de 1982 (caso Cilfit ), de que no procede plantear la cuestión prejudicial cuando estamos ante un "acto aclarado". Esto es, cuando la correcta interpretación del derecho de la Unión Europea se impone con tal evidencia, que no deja lugar a ninguna "duda razonable" sobre la manera de resolver la cuestión planteada, en cuanto que la interpretación de la norma sería idéntica tanto para un juez nacional, con independencia del Estado miembro al que pertenezca, como para el TJUE.

Aunque el TJUE, en las resoluciones de referencia, no especifique los supuestos del apartado 70.7 del acuerdo ADPIC, esta sala no tiene duda de que, por las razones que luego expondremos, también resulta de aplicación a esos supuestos esa jurisprudencia".

Conforme a los mismos argumentos y en tanto que la doctrina aplicada en ambos supuestos es la misma, debe rechazarse la formulación de la cuestión prejudicial solicitada.

Por ello, los recursos han de resultar inadmitidos en su integridad, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.

En consecuencia, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y en tanto que se han presentado alegaciones por las recurridas, procede imponer las costas a la parte recurrente.

La inadmisión del recurso conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15ª.9 LOPJ ).