ATS, 30 de Enero de 2019
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2019:708A |
| Número de Recurso | 2419/2016 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 30/01/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 2419/2016
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 1 DE ASTURIAS
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
Transcrito por: AGS-SGG/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2419/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 30 de enero de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
La representación procesal de Fromageries Bel S.A. y Grupo Fromageries Bel España S.L.U. interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada, con fecha de 21 de abril de 2016, por la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1.ª), en el rollo de apelación n.º 39/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 127/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo.
Mediante diligencia de ordenación de 7 de julio de 2016 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, la procuradora doña María Dolores de la Plata Corbacho, en nombre y representación de Fromageries Bel S.A. y Grupo Fromageries Bel España S.L.U., presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. La procuradora doña María Lydia Leiva Cavero, en nombre y representación de Industrias Lácteas Asturianas S.A., presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de 27 de junio de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Mediante escrito de 13 de julio de 2018, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad e interesó la admisión del recurso; mientras que la parte recurrida por escrito de 14 de julio de 2018, mostró su conformidad con las posibles causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .
Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, tramitado por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
La parte demandante, reconvenida y apelante, ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional. El recurso se articula en tres motivos, que se formulan al amparo del art. 477.2.3.º LEC .
El motivo primero se funda en la infracción del art. 6.1.b), en relación con los arts. 52.1 y 34.2.b) LM sobre acciones de nulidad y cesatoria, cuando la marca registrada o usada por el demandado es confundible con la marca registrada del demandante, y de la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 101/2016, de 25 de febrero y 95/2014, de 11 de marzo , en cuanto el riesgo de confusión ha de ser apreciado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, algunos de los cuales no han sido tomados en consideración en la sentencia, que no ha analizado la similitud entre las marcas, al haber rechazado que las marcas de Bel protegieran la forma del producto. También alega que no se ha reconocido la identidad de los respectivos productos o, al menos, no ha extraído de ello ninguna consecuencia. Seguidamente añade que la sentencia recurrida no ha apreciado la notoriedad de las marcas de Bel reconocida por Industrias Lácteas Asturianas S.A. en la contestación a la demanda, no ha analizado el tipo de consumidor al que se dirigen los productos. Y, finalmente que, debido a tales carencias, no ha puesto en relación la interdependencia de todos estos factores, y en especial la similitud entre las marcas y lo productos.
El motivo segundo se funda en la infracción del art. 8.1 LM , en relación con los arts. 52.1 y 34.2.b) LM sobre acciones de nulidad y cesatoria, cuando la marca registrada de la actora es notoria o renombrada, y de la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 505/2012, de 23 de julio , y 95/2014, de 11 de marzo , en cuanto dichos preceptos de la ley de Marcas se aplican cuando la marca anterior es notoria o renombrada y que su aplicación no requiere la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, sino que la posterior presente un grado de similitud con la anterior que dé lugar al establecimiento de un vínculo entre ellas por parte del público pertinente, mientras que la sentencia recurrida no ha apreciado la notoriedad de las marcas de Bel, reconocida por Industrias Lácteas Asturianas, S.A. en la contestación a la demanda y ha examinado el riesgo de asociación entre las marcas, en lugar de si el público puede establecer un vínculo entre ellas.
El motivo tercero se funda en la infracción del art. 51, apartado 1, letra b) LM , sobre nulidad absoluta de las marcas solicitadas de mala fe, y de la doctrina de la sala, con cita de las SSTS 414/2011, de 22 de junio y 988/2011, de 13 de enero , en cuanto la aplicación de dicha causa de nulidad absoluta requiere que se tenga en cuenta el modelo de conducta que, en la situación concreta, fuera socialmente exigible, y factores tales como la concurrencia de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro, si se intenta aparentar una inexistente conexión entre los productos de la marca a anular y los del actor, y el hecho de que el solicitante de la marca conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión; todo ello con independencia del riesgo de confusión entre las marcas de ambas partes, que es lo que evalúa la sentencia recurrida y que constituye una causa de nulidad relativa.
Así planteado el recurso, no procede su admisión según se razona seguidamente:
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El motivo primero en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento, al incurrir en petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar ( art. 483.2. 2 .º y 4.º LEC , en relación con el art. 477.1 LEC ).
El motivo primero se funda en la infracción del art. 6.1.b) LC , en relación con los arts. 52.1 y 34.2.b) LM sobre acciones de nulidad y cesatoria, cuando la marca registrada o usada por el demandado es confundible con la marca registrada del demandante.
En efecto, el recurso comienza efectuando alegaciones sobre el riesgo de confusión, que ha de ser apreciado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, y aduce que algunos de los cuales no han sido tomados en consideración en la sentencia, que no ha analizado la similitud entre las marcas, al haber rechazado que las marcas de Bel protegieran la forma del producto. También alega que no se ha reconocido la identidad de los respectivos productos o, al menos, no ha extraído de ella ninguna consecuencia. Seguidamente añade que la sentencia recurrida no ha apreciado la notoriedad de las marcas de Bel reconocida por Industrias Lácteas Asturianas S.A. en la contestación a la demanda, no ha analizado el tipo de consumidor al que se dirigen los productos. Y, finalmente que, debido a tales carencias, no ha puesto en relación la interdependencia de todos estos factores, y en especial la similitud entre las marcas y lo productos.
A este respecto, la sentencia recurrida
"Llegados a este punto, debe también ratificarse los tres apartados en que apoya la sentencia su rechazo de la confusión y su apoyo a la diferenciación empresarial de ambos productos: por un lado por la generalización de los quesos de pequeño tamaño sobre los que no existe monopolio posible; el valor diferenciador de los quesos "minibabybel" que está constituido por dos de sus características; el color del parafinado y el sistema de cierre; pero debe decirse que el rojo de su parafinado no es utilizado por la entidad demandada en estos momentos y sí cuando surgió el procedimiento anterior que resolvió el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, sino que utiliza un parafinado del color del queso o el de la parafina, sin que sobre la parafina tenga la entidad ahora apelante exclusividad alguna; y en cuanto al cierre, también establece la sentencia impugnada que no está amparado por marca alguna sino que se trata de un modelo de utilidad caducado en 1.992. Por último, incluso la forma de ofrecerse el producto tiene diferencias ciertamente significativas, como puede apreciarse tanto en el propio escrito de demanda (páginas 27 y 30, folios 30 y 33 de los autos) como en el folio 194 (documento número 24 acompañado con la demanda, dentro de un acta notarial fechado el 30 de mayo de 2.012), donde puede verse de inmediato que mientras los pequeños quesos de la entidad actora se ofrecen en bolsas de malla, los de la demandada se presentan en bolsas de celofán con sistema que permite su cerrado tras la apertura".
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El motivo segundo en que se articula el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento, al incurrir en petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar ( art. 483.2.2 .º y 4.º LEC , en relación con el art. 477.1 LEC ).
El motivo segundo se funda en la infracción del art. 8.1 LM , en relación con los arts. 52.1 y 34.2.b) LM sobre acciones de nulidad y cesatoria, cuando la marca registrada de la actora es notoria o renombrada.
Así, aduce que, cuando la marca anterior es notoria o renombrada, la aplicación del precepto no requiere la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, sino que la posterior presente un grado de similitud con la anterior que dé lugar al establecimiento de un vínculo entre ellas por parte del público pertinente. También argumenta que la sentencia recurrida no ha apreciado la notoriedad de las marcas de Bel, reconocida por Industrias Lácteas Asturianas, S.A. en la contestación a la demanda, y ha examinado el riesgo de asociación entre las marcas, en lugar de si el público puede establecer un vínculo entre ellas.
"El segundo motivo del recurso, vinculado a las acciones marcarias, pretende apoyarse en que aun cuando no se concluya el riesgo de confusión, debe reconocerse un tipo de semejanza que posibilita la asociación entre signo y marca, vinculándolo a la reconocida como renombrada. Con la contestación a la demanda se acompañaban como documentos números 9 y 10 los expedientes administrativos de las dos marcas que tiene debidamente registradas la entidad demandada, lo que acredita la posibilidad de convivencia entre las marcas de ambas entidades litigantes. Pero es que dicha asociación tampoco se aprecia en los términos pretendidos desde el momento en que el conjunto de circunstancias distintivas de la comercialización de unos y otros quesos alejan esa consecuencia asociativa desde el momento en que se señala que los datos distintivos de las marcas de la actora son el parafinado rojo inexistente en los de la demandada y el sistema de cierre, modelo de utilidad ya caducado.
"En definitiva este riesgo de asociación tampoco puede acogerse desde el momento en que se comprueba la tipografía empleada para identificar cada uno de los productos, el color del parafinado y las presentaciones en malla o en bolsa de plástico, lo que permite distinguir el origen empresarial diferente".
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El motivo tercero incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la LEC ), por falta de respeto a la razón decisoria de la sentencia recurrida.
Así, el motivo tercero se funda en la infracción del art. 51, apartado 1, letra b) LM , sobre nulidad absoluta de las marcas solicitadas de mala fe, en cuanto la aplicación de dicha causa de nulidad absoluta requiere que se tenga en cuenta el modelo de conducta que, en la situación concreta, fuera socialmente exigible, y factores tales como la concurrencia de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro, si se intenta aparentar una inexistente conexión entre los productos de la marca a anular y los del actor, y el hecho de que el solicitante de la marca conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión; todo ello con independencia del riesgo de confusión entre las marcas de ambas partes, que es lo que evalúa la sentencia recurrida y que constituye una causa de nulidad relativa.
De forma que elude que la sentencia recurrida confirma la de primera instancia; y que pone de manifiesto que:
"Idéntica suerte desestimatoria ha de correr la acción de nulidad de una de las marcas de la actora -nº 650.319- por mala fe en el registro y ausencia de carácter distintivo, toda vez que esa marca fue, precisamente, la infringida en el procedimiento seguido ante el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, que culminó con una acuerdo transaccional en cuya virtud, la hoy reconviniente, se comprometía a abstenerse a comercializar, fabricar, exhibir, exportar, importar o vender miniquesos o cualquier otro producto idéntico que suponga vulneración de la marca internacional cuya validez ahora cuestiona, lo que sin duda ha de reputarse contrario a los propios actos".
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC .
Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia, previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.
La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Fromageries Bel S.A. y Grupo Fromageries Bel España S.L.U. contra la sentencia dictada, con fecha de 21 de abril de 2016, por la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1.ª), en el rollo de apelación n.º 39/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 127/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Con imposición de costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
