SAP Madrid 415/2018, 13 de Julio de 2018
| Ponente | FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES |
| ECLI | ES:APM:2018:12231 |
| Número de Recurso | 540/2016 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 415/2018 |
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28ª (de lo mercantil)
C/Santiago de Compostela nº 100, planta 9, 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0009562
Rollo de apelación nº 540/2016
- Materia : Derecho de marcas, caducidad por falta de uso, prueba.
- Órgano judicial de origen : Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid
- Autos de origen : Juicio ordinario 209/2015
- Parte Apelante : Dª. María Antonieta
Procurador/a: Dª. Margarita Contreras Herradon
Letrado/a: D. Juan A. García Solano
- Parte Apelada : HIJOS DE RIVERA S.A
Procurador/a: D. Ramón Rodríguez Nogueira
Letrado/a: Dª. Isabel Pascual de Quinto
SENTENCIA nº 415/2018
Ilmos Srs. Magistrados :
D. Gregorio Plaza González
D. José Manuel De Vicente Bobadilla
D. Francisco de Borja Villena Cortés (ponente)
En Madrid, a 13 de julio de 2018.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados arriba indicados, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 540/2016, los autos 209/2015, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.
(1).- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO:
ACUERDO estimar la demanda interpuesta por HIJOS DE RIVERA, S.A. contra DÑA. María Antonieta .
ACUERDO declarar la caducidad por falta de uso de la marca núm. 2439540 "ESTRELLA DE ASTURIAS" para cervezas en la clase 32 del Nomenclátor Internacional.
ACUERDO condenar a la parte demandada al pago de las costas del presente procedimiento"
(2).- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día 12 de julio de 2018.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja Villena Cortés
Contexto de la controversia en primera instancia.
(1).- Se dictó Sentencia en la primera instancia por el Juzgado Mercantil Nº 2 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario instado por demanda de HIJOS DE RIVERSA SA, como parte actora, frente a María Antonieta, parte demandada, en la que se deducía acción declarativa de caducidad por falta de uso de derecho de marca. Tal Sentencia contiene los pronunciamientos del Fallo siguientes:
(i).- Se estima íntegramente la demanda de HIJOS DE RIVERSA SA, y se declara la caducidad por falta de uso de la marca nº 2439540, " Estrella de Asturias ", para cervezas.
(ii).- Se impone el pago de las costas de la primera instancia a la parte demandada.
(2).- Para realizar esos pronunciamientos, la Sentencia se basa, resumidamente, en las conclusiones y fundamentos siguientes:
(i).- HIJOS DE RIVERSA SA se encuentra legitimada para el ejercicio de la acción de caducidad, al ostentar un interés legítimo, por resultar titular de otras marcas para cerveza de contenido similar al signo atacado.
(ii).- Consta que la marca cuestionada, " Estrella de Asturias ", fue concedida en el año 2001 y que nunca ha sido usada, incluso con la transmisión del derecho a la nueva titular, ahora demandada, al menos con un uso real y efectivo, no meramente simbólico o aparente.
(iii).- El uso de la marca que acredita María Antonieta se produce una vez han transcurrido los cinco años de la caducidad, por lo que dichos actos no tienen ya relevancia alguna.
(iv).- Y en todo caso, al estar hechos en fechas próximas a la presentación de la demanda, es posible que fueran ejecutados tales actos en atención a la presentación próxima de ese escrito de demanda.
Objeto del recurso de apelación .
(3).- Apelación . Por María Antonieta se interpone recurso frente a dicha Sentencia, en el que insta la total revocación de la misma y la desestimación de las pretensiones de la demanda.
A tal fin, el recurso de apelación se sustenta, resumidos a los meros efectos de enmarcar el debate, ya que más adelante se desarrollarán por separado, en los motivos siguientes:
(i).- Error en la valoración de prueba, sobre la realidad del uso de la marca.
(iii).- Error en la valoración de la prueba, sobre el contenido y forma de tal uso.
(4).- Oposición al recurso . Por HIJOS DE RIVERSA SA se presentó escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la parte contraria, e instó la ratificación de la Sentencia apelada, con imposición de costas de la alzada a la misma. Para ello, tal parte se reiteró sustancialmente en los argumentos expuestos en su demanda.
Motivo segundo: error en la valoración de la prueba sobre el uso de la marca .
(5).- Exposición del motivo . Indica el recurso de María Antonieta que la Sentencia apelada yerra al tener por no acreditado el uso de la marca " Estrella de Asturias " en un periodo relevante a los efectos de evitar su declaración de caducidad, en los términos temporales previstos en el art. 58 LM, ya que pese a existir un periodo inicial de inactividad, realizado por el primer titular de la marca, una vez transmitida la misma a la nueva titular, sí se produce un uso efectivo de la misma en el intervalo previo a la presentación de la demanda
de HIJOS DE RIVERSA SA, como se acredita con la prueba aportada a los autos, y de hecho es reconocido por la propia Sentencia apelada, que le niega validez por falta de relevancia, con criterio también equivocado, afirma el recurso.
(6).- Signo objeto del litigio . Debe dejarse sentado que por HIJOS DE RIVERSA SA se interpone demanda de caducidad por falta de uso contra la marca denominativa " Estrella de Asturias ", con número 2.439.540 de la OEPM, concedida para cervezas, dentro de la clase 32 del Nomenclátor Internacional. Tal concesión tuvo lugar en fecha de 5 de agosto de 2002, y se publico en el BOPI en fecha de 16 de septiembre de 2002, a favor de su solicitante, Luis [f. 38 de los autos, certificación de la OEPM].
Tras expediente de renovación de tal título, publicado en el BOPI en fecha de 15 de diciembre de 2011, se procedió por Luis a la transmisión del derecho de marca a favor de María Antonieta, en contrato privado de fecha 5 de junio de 2014, contrato sobre el cual se solicitó a la OEPM la transferencia de tal derecho, en fecha de 1 de agosto de 2014.
Finalmente ha de recordarse que por HIJOS DE RIVERSA SA se presentó la demanda de caducidad de tal marca en fecha de 9 de julio de 2014.
(7).- Valoración del tribunal (I): prueba del uso . Ha de partirse de la disposición del art. 58 LM, en materia de caducidad por falta de uso, el cual dispone que " en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca ; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada ."
El segundo inciso del precepto permite rechazar ya una de las conclusiones de la Sentencia apelada. Ésta estima que aun cuando María Antonieta realizó un uso de la marca cuestionada, esto tuvo lugar tras expirar el periodo de 5 años sin uso, por lo que la caducidad se habría consumado, y tal uso posterior sería ya irrelevante. En contra de tal conclusión de la Sentencia de la primera instancia, el precepto deja sentado que sí es válido a efectos conservativos de la marca el uso de la misma realizado en el periodo de tiempo que abarca desde la finalización del plazo de 5 años sin uso, hasta el momento de presentación de la demanda de caducidad.
Como salvedad a esa previsión, no podrá tenerse en cuenta la actividad conservativa de la marca que consista en un uso reactivo de la misma, hecho por su titular como reacción al conocimiento de la inminencia de la presentación de la demanda de caducidad, siempre y cuando ello tenga lugar en los 3 meses anteriores a la presentación de tal demanda. Por tanto, la apreciación de esta salvedad requiere dos requisitos cumulativos:
(i).- que el uso o los actos preparatorios de tal uso del signo obedezcan al conocimiento del titular de que se pretende presentar demanda de caducidad, y (ii).- que ello tenga lugar precisamente en los 3 meses previos a la fecha de presentación de la demanda. La prueba de ambos requisitos corresponderá a quién niegue efecto alguno a tal uso o actos preparatorios.
(8).- Desechada esa primera conclusión de la Sentencia apelada, se ha de analizar la prueba aportada sobre si existe o no uso...
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