SAP Barcelona 376/2018, 5 de Junio de 2018
| Ponente | JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO |
| ECLI | ES:APB:2018:5125 |
| Número de Recurso | 258/2017 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 376/2018 |
| Fecha de Resolución | 5 de Junio de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 258/2017 -1
Materia: Juicio ordinario propiedad industrial
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 912/2015
Parte recurrente/Solicitante: FEDALAN VICRIS, S.L., Florian
Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini, Angel Joaniquet Tamburini
Abogado/a:
Parte recurrida: TENACTA GROUP, S.P.A. (TENACTA), Millán, Esperanza
Procurador/a: Inmaculada Lasala Buxeres, Angel Quemada Cuatrecasas
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 376/2018
Cuestiones.- Marcas. Contrato de compraventa de marcas. Interpretación del contrato. Incidencia de un proceso concursal de venta de unidad productiva que afectaba a la licencia de uso de esa marca.
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
Barcelona, a cinco de junio de dos mil dieciocho.
Parte apelante: Florian y Fedelan Vicris, S.L.
Letrado: Albert Faus Rosanas.
Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini,
Parte apelada: Tenacta Group, S.p.A.
Letrado: Borja Sainz de Aja Tirapu.
Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas.
Resolución recurrida: Sentencia.
Fecha: 8 de noviembre de 2016.
Parte demandante: Tecnata Group, S.p.A.
Parte demandada: Dedalan Vicris, S.L., Millán, Esperanza y Florian .
El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « que ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por parte de la entidad TENACTA GROUP, S.p.A. contra D. Millán, Dña. Esperanza, la entidad FEDELAN VICRIS, S.L. y contra Florian, por la que:
-
se declara la vigencia de los dos contratos de transmisión de marca suscritos el día 28 de noviembre de 2013, entre la entidad TENACTA GROUP, S.p.A. y los demandados;
-
se condena a los demandados a transmitir la propiedad de las marcas DAGA a la actora mediante el correspondiente otorgamiento de la escritura pública de compraventa (es decir, las marcas españolas número 0146951, 1644084 y 2347066 y las marcas comunitarias números 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087) de marcas a cambio del precio pactado (1.900.000 euros).
-
De igual modo, se condena a los demandados a indemnizar solidariamente a la actora por el importe correspondiente a los royalties dejados de percibir de la entidad B & B, conforme a las bases fijadas en el hecho quinto, apa. 1, en relación con el ap. 5.1 del Informe Blanquer (documento número 39 de la demanda) más los intereses establecidos en el artículo 7 de la ley 3/2004 devengados por estas cantidades desde la fecha en la que debieron ser abonados a la actora, y todo ello, según se determinará en fase probatoria, en concepto de lucro cesante.
-
Subsidiariamente, para el caso de que la entrega de las marcas DAGA por cualquier razón no pudiera verificarse, se condena a los demandados a abonar a la actora la cantidad de 3.928.547 euros en concepto de equivalente pecuniario y lucro cesante correspondiente al incumplimiento de los dos contratos de transmisión de marcas suscritos el día 28 de noviembre de 2013, entre TENACTA GROUP y los demandados, así como la cantidad de 10.255 euros en concepto de daño emergente por los gastos incurridos por la actora en la negociación y redacción de los contratos de transmisión de marca suscritos el día 28 de noviembre de 2013, más los intereses.
-
Se condena a los demandados al pago de 15.603,61 euros en concepto de daños y perjuicios adicionales relativos a los gastos asumidos por la actora en aras a solucionar la controversia extrajudicialmente.
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Con relación a D. Florian, se declara que la existencia de las marcas extranjeras número 409577 RU, y 7333057 CN titularidad de D. Florian, supone un incumplimiento contractual de lo dispuesto en la cláusula 4 del contrato de transmisión de marca suscrito el día 28 de noviembre de 2013 y en consecuencia se condena de D. Florian a transmitir la propiedad de esas marcas extranjeras a la actora mediante el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de marcas y otorgar los correspondientes documentos necesarios de conformidad a la legislación rusa y china a estos efectos y,
-
Subsidiariamente, se condena a D. Florian a cancelar esas marcas extranjeras presentando los documentos necesarios ante las Oficinas de Marcas rusa y china competentes, en el plazo de 10 días hábiles o, en caso de que estén siendo utilizadas por B & B TRends, S.L. bajo nueva licencia, en los diez días hábiles posteriores a la terminación de la la nueva licencia; y, en todo caso, condene al Sr. Florian a abstenerse en el futuro de usar y registrar a su nombre cualquier marca, nombre comercial o nombre de dominio que incluya la palabra DAGA o cualquier otro signo similar que pueda inducir a confusión.
Se imponen las costas de la reclamación a los demandados opuestos a la reclamación, en suma, la entidad FEDALAN VICRIS, S.L. y D. Florian ».
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por los codemandados Fedelan Vicris, S.L. y Sr. Florian, por escrito de 13 de diciembre de 2016. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito el 9 de enero de 2017, oponiéndose y solicitando la confirmación de
la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 23 de noviembre de 2017.
Ponente: magistrado JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia
-
- Tenacta Group, S.p.A. (Tenacta) interpuso demanda de juicio ordinario contra Fedalan Vicris, S.L. (Fedalan) y contra Millán, Esperanza y Florian solicitando que se declarara la plena vigencia de dos contratos firmados el 28 de noviembre de 2013, referidos a la transmisión de diversas marcas identificadas como marcas DAGA (las marcas españolas número 0146951, 1644084 y 2347066, las marcas comunitarias números 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087).
Como consecuencia de esa pretensión principal, solicitaban que se declarara la propiedad de Tenacta sobre ese grupo de marcas, subsidiariamente se realizaban una serie de peticiones para el caso de que las marcas en cuestión hubieran sido licenciadas a favor de terceros y para el caso de que no pudiera hacerse efectiva la transmisión de las marcas.
La demanda se amplió a la marca rusa nº 409577, mixta, para las clases 9 y 11, y la marca china nº 7333057, mixta, para la clase 11. Marcas registradas a nombre del Sr. Florian .
-
- Millán y Esperanza se allanaron a lo pretendido de contrario.
Florian y Fedalan se opusieron a lo pretendido de contrario, considerando que los contratos en cuestión debían considerarse resueltos por cuanto resultaba imposible el cumplimiento de las condiciones incluidas en los contratos.
En la contestación a la demanda se hacía referencia a las circunstancias en las que se habían firmado los contratos y la incidencia que tuvo la situación de concurso de Especialidades Eléctricas Daga, S.A. (EED), sociedad titular de las licencias de explotación de las marcas de referencia, declarada en concurso voluntario por auto del Juzgado Mercantil 4 de Barcelona el 19 de febrero de 2013 .
-
- Tras los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona dictó sentencia en la que se estimó íntegramente la demanda.
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- Son hechos relevantes para resolver el presente recurso los siguientes:
4.1. Especialidades Eléctricas Daga, S.A. (EED) es una empresa fundada en 1921, dedicada a la fabricación y distribución de productos vinculados al denominado calor textil (mantas térmicas, almohadillas, calienta camas ...). Era una empresa de estructura familiar vinculada a la familia Millán .
4.2. A partir de 2004 el socio mayoritario es la sociedad patrimonial Fedalan Vicris, controlada por los Sres. Millán .
4.3. La titularidad de las marcas usadas por Daga era de los accionistas de la compañía. Se trata de marcas denominativas, que recogían el término Daga, o marcas mixtas que empleaban el término Daga junto con elementos de fantasía (un relámpago subrayando la palabra DAGA, o el término DAGA enmarcado en un círculo y subrayado por el dibujo de un rayo). Las marcas de referencia eran las españolas número 0146951, 1644084 y 2347066, las marcas comunitarias números 003542651, 005046164, 007262736, 007263007 y 007429087.
4.4. Daga pasó por diversas vicisitudes empresariales y económicas que la llevaron a solicitar concurso voluntario ante los juzgados mercantiles de Barcelona, declarándose el concurso voluntario por auto del Juzgado Mercantil 4 de Barcelona de 19 de febrero de 2013 .
4.5. Daga no pudo llegar a un acuerdo con sus acreedores para continuar su actividad, por lo que el 19 de noviembre de 2013 se abrió la fase de liquidación y disolución de la compañía, iniciándose el correspondiente trámite de venta de los principales activos de la compañía, entre los que se encontraban las licencias de uso de las marcas de referencia.
4.6. Tenacta es una empresa que opera en el mismo sector que Daga, el del denominado calor textil. Tenacta es una empresa italiana que había mostrado su interés en adquirir las marcas Daga con el fin de poder implantarse en el mercado español.
4.7. Como consecuencia de la situación de concurso de Daga, Tenacta entró de nuevo en contacto con los accionistas de Daga con el fin de adquirir las marcas de referencia.
4.8. Fruto de esas conversaciones, el 28 de noviembre de 2013 se suscribieron dos contratos de transmisión de derechos de marca (documentos nº 7a y 7b de la demanda).
4.8.1. El primero de los contratos (doc. 7 a) lo firman como...
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