SAP Barcelona 209/2018, 4 de Abril de 2018
| Ponente | ANTONIO MANUEL GARCIA LOPEZ |
| ECLI | ES:APB:2018:2142 |
| Número de Recurso | 151/2016 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 209/2018 |
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 151/2016 -3
Materia: Juicio ordinario otros supuestos
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 510/2013
Parte recurrente/Solicitante: D-LA ASSESSORS OSONA, S.L.
Procurador/a: Alberto Inguanzo Tena
Abogado/a: SANDRA CALONGE CALZADILLA
Parte recurrida: L.R.S. FORMULA, SARL
Procurador/a: Ivo Ranera Cahis
Abogado/a: JORDI GÜELL SERRA
SENTENCIA núm. 209/2018
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
DON Antonio Manuel Garcia Lopez
En Barcelona a cuatro de abril de dos mil dieciocho.
Parte apelante: D-LA ASSESSORS OSONA S.L.
-Letrado: Sandra Calonge Calzadilla
-Procurador: Alberto Inguanzo Tena
Parte apelada: LRS FORMULA S.A.R.L.
-Letrado: Jordi Güell Serra
-Procurador: Ivo Ranera Cahís
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 21 de diciembre de 2015
-Demandante: LRS FORMULA S.A.R.L.
-Demandado: D-LA ASSESSORS OSONA S.L.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad LRS FORMULA SARL y declaro que el registro efectuado por la demandada, fue solicitado en fraude de los derechos de la actora y acuerdo se transfiera la titularidad de la marca española Nº 3007637 "LRS FORMULA" (clases 35 y 41) a la demandante L.R.S. FORMULA SARL, y en consecuencia, se ordena a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a anotar el cambio de titularidad y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello con expresa condena en costas".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 27 de abril de 2017.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON Antonio Manuel Garcia Lopez
Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados.
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La demandante LRS FORMULA SARL, titular en Francia de la marca francesa "LRS FORMULA LAURENT REDON SPORT", ejercitó acción reivindicatoria de la marca española núm. 3007637 "LRS FORMULA", al considerar que había sido registrada por la demandada D-LA ASSESSORS OSONA S.L. (antes SIP CONSULTORES SCCL) en fraude de sus derechos. De forma subsidiaria ejercitó acción de nulidad por mala fe al solicitar el registro. Para la resolución del recurso estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados contenidos en la sentencia apelada (fundamento segundo), que en su mayor parte no son cuestionados en esta segunda instancia, en la medida que nos permite contextualizar la controversia. Valoraremos, ello no obstante, aquellos hechos que son discutidos en el recurso. En este sentido, la sentencia tiene por probados los siguientes hechos:
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La entidad actora L.R.S. FORMULA SARL fue constituida por el piloto de carreras Rodrigo como escuela de pilotos y organizador de jornadas de conducción deportiva, la cual utiliza el logo LRS FORMULA. (así se aprecia en el doc. nº 1 de la demanda consistente en un pantallazo de la web española www.lrsformula.es, y del doc. 2 de la demanda consistente en la web internacional www.lrs-formula.com en la que también aparece el logo utilizado para la prestación de sus servicios).
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Las siglas de la empresa y del logo utilizado se corresponden con las iniciales de su creador, LRS Laurent Redon Sport, tal y como el propio Sr. Rodrigo manifestó en el acto de juicio.
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La creación de logo fue encargado por la sociedad actora en el año 2007 a la empresa Rhino Universal (doc. 3 de la demanda).
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La denominación y logo LRS FORMULA ha sido utilizada durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda por la entidad actora para identificar sus servicios (doc. 4, 5 y 6 de la demanda).
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La entidad actora es titular de la marca francesa nº 3460109 "LRS FORMULA LAURENT REDON SPORT" solicitada el 31 de octubre de 2006 (doc. 7 y 8 de la demanda).
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Desde febrero de 2010 el Sr. Cesareo es titular de los nombres de dominio www.lsrformula.es y www.lrsformula.es (doc. 9 de la demanda).
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La sociedad SIP CONSULTORS SCCL es una sociedad cooperativa catalana constituida el 1 de enero de 1999 y cuya actividad principal es la asesoría contable y jurídica a empresas (doc. 10 de la demanda).
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Uno de los clientes de SIP CONSULTORS SCCL es OSONA TEAM COMPETICIO S.L., sociedad dedicada al alquiler de vehículos terrestres, consumibles y recambios para realizar carreras o campeonatos nacionales e internacionales, cursos de formación, servicios de publicidad a empresas, etc (hecho no controvertido).
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Las partes, Cesareo y OSONA TEAM COMPETICIO S.L. mantuvieron negociaciones para la compra de la sociedad española LRS FORMULA ESPAÑA S.L., suscribiendo antes de la firma de la escritura pública un contrato privado de 29 de septiembre de 2011 (doc. 3 de la contestación).
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La entidad OSONA TEAM COMPETICIO S.L. adquirió mediante escritura pública de fecha 17 de octubre de 2011 la totalidad de las participaciones de la entidad LRS FORMULA ESPAÑA S.L., sociedad participada al 85% por el Sr. Rodrigo y al 15% por el Sr. Cesareo (doc. 12 de la demanda).
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El 16 de octubre de 2011 el Sr. Cesareo envió mail a la entidad SIP CONSULTORS adjuntado copia de la marca francesa que tenía registrada la sociedad actora (doc. 13 de la demanda).
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En el contrato de compraventa de participaciones se pactó:
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(pág. 20) "La parte vendedora o el titular de la marca comercial LRS FORMULA cederá en exclusividad el uso de esta marca en España y Portugal sin limitaciones a la sociedad mercantil LRS FORMULA ESPAÑA S.L. cuyo valor será determinado por ambas partes y durante un plazo de 7 años. La cesión de marca se formalizará simultáneamente a la formalización de la escritura de compraventa de participaciones. La parte compradora se compromete a utilizar la marca LRS FORMULA GT para la comercialización de actividades con GT en España y Portugal".
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(pág. 31) "Tiene lugar simultáneamente a la formalización de la compraventa de participaciones, la formalización de la cesión en exclusiva del derecho de uso por parte del titular de la marca comercial LSR FORMULA a favor de la compradora. Dicha cesión de derecho de uso de la marca en exclusiva será para la zona geográfica de España y Portugal, sin limitaciones y cuyo valor será determinado por ambas partes y durante un plazo de siete años".
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Tras la compraventa las partes inician conversaciones para fijar el precio de la cesión en exclusiva del uso de la marca propinándose un contrato que se acompaña como documento nº 14 de la demandada referida en un mail del 21 de noviembre de 2011.
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El 25 de noviembre de 2011, a las 11.22 min y 46" la entidad SIP CONSULTORS solicitó el registro de la marca LRS FORMULA, mixta, nº 3007637 para designar "servicios de asistencia a la dirección de negocios comerciales e industriales, servicios de administración comercial; representaciones comerciales y ventas exclusivas; servicios de venta al mayor, venta al menor en comercios y a través de redes mundiales de informática; servicios de publicidad, importación, exportación, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia" (clase 35) y "servicios de organización de actividades deportivas y culturales; educación, formación y esparcimiento" (clase 41). La marca se concede el 28 de febrero de 2012 (doc. 15 de la demanda).
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Consta un mail enviado por SIP CONSULTORS al Sr. Cesareo el 25 de noviembre de 2011 a las 12.08 (doc. 16 de la demanda).
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La entidad SIP CONSULTORS cede el uso de la marca registrada a OSONA TEAM COMPETICIO S.L. en virtud de contrato de 28 de febrero de 2012 (doc. 7 de la contestación).
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La entidad SIP CONSULTORS no comunicó la solicitud de marca a la actora durante el año 2012 a pesar de existir comunicaciones entre ellas por las condiciones pactadas en el contrato de compra venta (doc. 17 de la demanda).
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El 14 de diciembre de 2012 la actora presentó la solicitud de marca comunitaria nº 11427201 "LRS FORMULA Rodrigo SPORT" mixta reivindicando antigüedad de la marca francesa nº 3460109 de 31 de octubre de 2006 y fue en la tramitación de esta marca cuando se percata de la existencia de la marca española a favor de SIP CONSULTORS, entidad que además presentó oposición contra la solicitud de marca (doc. 18 y 19 de la demanda).
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La entidad OSONA TEAM COMPETICIO S.L. presentó en marzo de 2013 demanda de reclamación de cantidad contra la aquí actora (doc. 20 y 21 de la demanda).
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El 4 de julio de 2014 SIP CONSULTORS transmitió la titularidad de la marca a D-LA ASSESSORS OSONA S.L. (documento aportado en el acto de juicio).
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Ha habido comunicaciones entre las partes (doc. 22 y 23 de la demanda)."
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La parte actora alegó que la demandada había obtenido el registro de mala fe, dado que era perfectamente consciente que la marca no fue objeto de transmisión en el contrato de compraventa de las participaciones sociales, que sólo contemplaba la cesión en exclusiva de un derecho de uso por parte de la titular de la marca.
Asimismo, añadió que la demandada conocía que LRS FORMULA S.A.R.L. nunca hubiera renunciado a sus derechos sobre la marca en España y, por tanto, tampoco habría autorizado el registro. Por todo ello solicitó que se ordenará la transmisión de la titularidad del registro y,...
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ATS, 21 de Abril de 2021
...del art. 47 LM. Señala como resoluciones, la recurrida y la SAP Álava, Sección 1.ª, n.º 103/1999, de 17 de marzo; y las SAP Barcelona, Sección 15.ª, de 4 de abril de 2018; SAP Barcelona, Sección 15.ª, de 11 de febrero de 2013; y SAP Madrid, Sección 28.ª, de 18 de enero de 2013. Expone, brev......